Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2022 г. N 09АП-87570/21 по делу N А40-215387/2021

г. Москва

23 июня 2022 г.

Дело N А40-215387/21

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июня 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 июня 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

судьи Т.В. Захаровой (единолично),

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Роговым И.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке упрощенного производства дело N А40-215387/21

по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Максимус" (ОГРН 1217700029942) и FORIANELLI TRADING LIMITED

к Обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" (ОГРН 5147746145730)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 527696

при участии в судебном заседании:

от ООО "Максимус": Семенов А.В. по доверенности от 01.03.2021;

от FORIANELLI TRADING LIMITED: Семенов А.В. по доверенности от 19.12.2021;

от ответчика: Никитина Д.М. по доверенности от 12.01.2022;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Максимус" (далее - истец1) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Здоровье" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 527696 в размере 800 000 руб.00 коп.

Определением арбитражного суда первой инстанции от 13.10.2021 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), о чем стороны извещены надлежащим образом.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.12.2021 исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятым решением, истец1 подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, удовлетворить исковые требования.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в деле доказательствам.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно проверив в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, установил, что имеются основания для перехода к рассмотрению дела судом апелляционной инстанции по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в силу следующего.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, указал, что у истца отсутствует право на иск, поскольку представленный истцом договор цессии N 23/08-21 от 23 августа 2021 года, на основании которого предъявлены исковые требования, не зарегистрирован в установленном законом порядке в нарушение разъяснений, изложенных в абзаце третьем пункта 70 постановления N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Предметом договора цессии является уступка компанией FORIANELLI TRADING LIMITED (цедентом) ООО "МАКСИМУС" (цессионарию) права (требования) возмещения убытков и выплаты компенсации за нарушения ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 527696 за период с 19 октября 2017 года по 23 августа 2021 года.

Вывод суда о том, что права по договору уступки права требования не перешли истцу от компании FORIANELLI TRADING LIMITED (цедентом), затрагивает права и обязанности компании FORIANELLI TRADING LIMITED, в связи с чем, суд апелляционной инстанции считает, что указанная компания должна быть привлечена к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора.

Согласно пункту 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции.

С учётом изложенного, судом апелляционной инстанции установлены обстоятельства, которые по смыслу пункта 4 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации являются безусловным основанием для отмены судебного акта.

В соответствии с частью 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене решения по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным указанным Кодексом для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о необходимости перейти к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, и привлечь к участию в деле в качестве третьего лица компанию FORIANELLI TRADING LIMITED.

Пунктом 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" разъяснено, что о переходе к рассмотрению дела по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, на основании части 6.1 статьи 268 Кодекса арбитражный суд апелляционной инстанции выносит определение. Возражения в отношении данного определения в силу частей 1, 2 статьи 188 Кодекса могут быть заявлены только при обжаловании судебного акта, которым завершается рассмотрение дела в арбитражном суде апелляционной инстанции.

Определением от 29 апреля 2022 г. суд апелляционной инстанции перешёл к рассмотрению дела N А40-215387/21 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, привлёк к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, компанию FORIANELLI TRADING LIMITED (рег. N 327363, Спиру Киприану, 84, 4004, Лимассол, Кипр).

В судебном заседании 23 мая 2022 г. представитель третьего лица FORIANELLI TRADING LIMITED заявил ходатайство о вступлении в дело в качестве соистца.

Согласно частям 1 и 4 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). Соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворил ходатайство представителя третьего лица FORIANELLI TRADING LIMITED.

Истец и FORIANELLI TRADING LIMITED (далее - истец2) поддержали исковые требования, просят взыскать с ответчика компенсацию в пользу одного из истцов.

Ответчик просит прекратить производство по делу, поскольку с учетом ранее принятого судом судебного акта по делу N А40-210216/2020 о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции по тем же партиям и объемам, дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (п.1 ст. 1 ГК РФ).

Повторно рассмотрев дело по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заслушав объяснения представителей истцов и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы от 10.12.2021 подлежит отмене, а исковые требования - оставлению без удовлетворения на основании следующего.

В обоснование исковых требований истец1 указал, что обладает правом требования возмещения убытков и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ N 527696.

Право истца1 основано на договоре цессии N 23/08-21 от 23 августа 2021 года, заключенным между истцом и правообладателем товарного знака Компанией ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД (далее - компания, истец2).

Компания на основании государственной регистрации имеет право на товарный знак N 527696 "Баю-Бай", приоритет: 17.05.2013, дата государственной регистрации: 26.11.2014, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Из общедоступной информации, в том числе, в сети Интернет, правообладателю и истцам стало известно, что ответчик производит, предлагает к продаже продает и рекламирует продукт: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю", сходным до степени смешения с товарным знаком N 527696 ("Баю-бай") правообладателем которого является компания ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД.

31 января 2020 года была проведена контрольная закупка продукта: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю" в аптеке города Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д. 2. Вместе с продуктом: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю" в аптеке были получены: кассовый чек от 31.01.2020; удостоверение качества и безопасности N 143 от 19.10.2018; свидетельство о государственной регистрации (СГР) на продукт: чай детский травяной "Баюшки-Баю" под номером RU.77.99.19.005.E.003952.02.15 от 13.02.2015.

В удостоверении качества и безопасности (далее - УДК), в свидетельстве о государственной регистрации от 13.02.2015 и в кассовом чеке указано наименование продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю", в качестве продавца и производителя чая "Баюшки-Баю" указано одно и тоже юридическое лицо - ответчик, наименование аптеки и ИНН в чеке совпадают с наименованием и ИНН ответчика, то есть аптека принадлежит ответчику.

На свидетельстве о государственной регистрации и удостоверении качества и безопасности проставлены печати и штампы аптеки и ответчика, удостоверение качества и безопасности подписано начальником отдела контроля качества (далее - ОКК) ответчика Белоус Т. А. 09.03.2021 был сделан скриншот сайта LEKTRAVA.RU, согласно сервису Whois, владельцем домена является ответчик. На сайте LEKTRAVA.RU рекламируется и предлагается к продаже продукт: чай детский травяной "Баюшки-Баю", на скриншотах расположено фото упаковки чая "Баюшки-Баю". На упаковке закупленного чая "Баюшки-Баю" и на упаковке чая на скриншотах сайта крупно нанесено название "БАЮШКИ-БАЮ".

Таким образом, спорная продукция, которую ответчик производит, предлагает к продаже, продает, рекламирует, в том числе в сети "интернет", называется "БАЮШКИ-БАЮ" и на упаковках продукции используется обозначение "БАЮШКИБАЮ".

Ответчик получил решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) "БАЮШКИ-БАЮ" по заявке N 2017707101 от 21.05.2018. В вышеуказанном решении Роспатента указано следующее: "В результате экспертизы комбинированного обозначения "Баюшки-Баю", заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 05 класса МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками, со словесным элементом "Баю-бай", зарегистрированными под: N 527696, на имя ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ. Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а так же, однородность товаров и услуг были установлены на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ. Товары 05 класса заявленного перечня "чаи травяные для медицинских целей, фиточай и др." являются однородными товарам 05 класса фармацевтические, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, биологически активные добавки к пище противопоставленных товарных знаков по свидетельству N 527696 и соотносятся между собой как "род-вид". Также при установлении однородности принимались во внимание условия производства и сбыта, круг потребителей, род (вид) товаров, назначение, а также принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же изготовителю (в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначения)".

Таким образом, Роспатент установил, что чай "Баюшки-Баю": имеет обозначение "Баюшки-Баю" сходное до степени смешения с товарным знаком N 527696 "Баю-Бай", является однородным товару 5 класса биологически активные добавки к пище (далее - БАД) в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696. Следовательно, обозначение "Баюшки-Баю", обладающее высокой степенью сходства с товарным знаком "Баю-Бай" N 527696, используется ответчиком незаконно для идентификации продукта чай детский травяной "Баюшки-Баю", который однороден БАД, в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696, и это нарушает исключительные права правообладателя

Истец1 указал, что при производстве чая "Баюшки-Баю" ответчик, в соответствии с законодательством, на каждую произведенную партию выписывает УДК, в котором указаны: дата изготовления; номер партии (серия); количество упаковок в партии (шт.). 31 января 2020 года при контрольной закупке чая "БаюшкиБаю" было получено удостоверение качества и безопасности N 143, дата изготовлении партии 19.10.2018, номер партии 051018. В данном УДК указано, что ответчик произвел партию в количестве 3 020 упаковок (штук) контрафактного продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю". В кассовом чеке N 00017 от 31.01.2020, полученным от ответчика, указана цена упаковки чая "Баюшки-Баю" 140 руб.

Таким образом, размер компенсации (двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак) составляет: 3 020 упаковок * 140 руб. * 2 = 845 600 руб.

Истец1 просит взыскать с ответчика компенсацию в размере 800 000 руб.

Истец2 поддерживает исковые требовании истца1 и просит взыскать в пользу одного из истцов компенсацию в размере 800 000 руб.

Суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении исковых требований по следующим мотивам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Право истца1 основано на договоре цессии N 23/08-21 от 23 августа 2021 года, заключенным между истцом и правообладателем товарного знака Компанией ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД.

Согласно ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу п. 1 ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

Нарушение исключительных прав (включая смежные) не является сделкой, а является гражданским правонарушением. Право преследовать за нарушение исключительных прав принадлежит правообладателю на основании факта создания охраняемого законом произведения (ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации) или на основании договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (ст. 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Иные формы передачи исключительного права действующим гражданским законодательством не предусмотрены, и эти положения не могут быть изменены иным договором.

В рассматриваемом деле заявленное истцом1 требование о защите исключительных прав путем взыскания компенсации направлено на защиту не его собственного права, а права правообладателя, поскольку в установленном законом порядке исключительные права компании не отчуждались.

Кроме того, право на защиту является элементом субъективного гражданского права (в том числе, исключительного) и не может быть передано по договору иному лицу при сохранении иных элементов субъективного права за правообладателем.

Поскольку истцу1 не передавались исключительные права, оно не может быть признано надлежащим истцом по заявленному требованию ввиду отсутствия у него субъективного права, подлежащего защите.

Как разъяснено в пункте 70 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 года N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при предоставлении третьему лицу права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору или при передаче третьему лицу исключительного права по договору о его отчуждении право требования возмещения убытков, причиненных допущенным до заключения указанного договора нарушением, или выплаты компенсации за такое нарушение не переходит к новому правообладателю.

Соответствующее требование может быть заявлено лицом, которое являлось правообладателем на момент совершения нарушения.

Вместе с тем право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования, которое подлежит регистрации в соответствующем порядке (пункт 2 статьи 389 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 389 ГК РФ соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 17 Обзора практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120, в пункте 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 54 "О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки", в абзаце третьем пункта 70 постановления N 10 право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке требования.

Из приведенных разъяснений следует, что стороны вправе заключить договор уступки требования возмещения убытков или выплаты компенсации, размер которых не установлен на момент заключения договора.

Исходя из данных нормативных положений для определения предмета договора уступки требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права сторонам необходимо указать в договоре исключительное право, а также обстоятельства нарушения в объеме, достаточном для удовлетворения требования о взыскании компенсации в определенном судом размере.

В данном случае предметом договора цессии является уступка компанией FORIANELLI TRADING LIMITED (цедентом) ООО "МАКСИМУС" (цессионарию) права (требования) возмещения убытков и выплаты компенсации за нарушения ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 527696 за период с 19 октября 2017 года по 23 августа 2021 года.

Сведений о том, что ранее данные убытки/компенсация были взысканы на основании решения суда, не имеется, соответственно положения абзаца третьего пункта 70 постановления N 10 подлежат применению к правоотношениям сторон по рассматриваемому делу.

Представленный истцом договор цессии N 23/08-21 от 23 августа 2021 года не зарегистрирован в установленном законом порядке в нарушение разъяснений, изложенных в абзаце третьем пункта 70 постановления N 10, соответственно, у истца1 отсутствует право на взыскание в его пользу компенсации за нарушение права на товарный знак.

В рамках настоящего спора заявлено требование о взыскании компенсации за использование торгового знака "Баю-Бай" по свидетельству N 527696 в отношении товаров класса МКТУ "Биологически-активные добавки к пище".

При этом правообладателем товарного знака "Баю-Бай" по свидетельству N 527696 является компания Форианелли Трейдинг лимитед.

В рамках дела N А40-210216/2020 ООО Фирма "Здоровье" выступает ответчиком по иску ООО "Курортмедсервис" (правопреемник ООО "Фортуна") о взыскании компенсации в размере 21 504 642 руб. 39 коп. за нарушение исключительного права на товарный знак "Баю-Бай" за период с 2017 года по 2020 год включительно по двум свидетельствам N 183422 (дата приоритета 20.09.1999. дата регистрации 14.01.2000), зарегистрированного в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства: препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" и N 338019 (дата приоритета 17.11.2005, дата регистрации 23.11.2007), в отношении товаров 30- класса МКТУ "кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия. кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса".

ООО "Курортмедсервис" в рамках дела N А40-210216/2020 заявило расчет компенсации за нарушенное право с учетом двукратного размера стоимости товаров за весь период с 2017 года по 2020 год по свидетельству N183422 "детское питание" и N338019 "чай".

Суды удовлетворили в полном объеме требования истца о взыскании двукратного размера компенсации с ответчика за весь период по двум заявленным свидетельствам и двум классам МКТУ - 05 "детское питание", 30 "чай", взыскав с ООО Фирма "Здоровье" компенсацию в размере 21 504 642 руб. 39 коп. по двум свидетельствам N 183422 и N 338019 за период с 2017 по 2020 годы включительно - двукратная стоимость продукции по всему объему.

Учредителями и бенефициарами владельцами ООО "Курортмедсервис" и компании Форианелли Трэйдинг Лимитед являются одни и те же лица. Данный довод подтверждается Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу N А40-62122/20-15-458, оставленное без изменения Верховным Судом Российской Федерации, согласно которому "истцом не опровергнуты документально подтвержденные доводы ответчиков о том, что учредителями и бенефициарами ООО "Курортмедсервис" и компании "Форианелли Трэйдинг Лимитед" являются одни и те же лица.

Распределение между лицами, состоящими в отношениях связанности (аффилированность), идентичных товарных знаков, нарушение исключительных прав на которые может быть квалифицировано признаком сходности до степени смешения, при наличии единства намерений ответчиков в отношении одной и той же партии контрафактного товара, само по себе не может расцениваться как возникновение у каждого из аффилированных правообладателей права на применение установленных законом мер ответственности без учета ранее заявленных требований других аффилированных лиц".

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 04.06.2021 по делу N А40-263652/2019 подтверждено, что товарные знаки ООО "Курортмедсервис" по свидетельствам РФ N 183422, N 338019, а также товарные знаки компании Форианнелли трейдинг лимитед по свидетельству РФ N 527696 охраняют одно и то же обозначение "Баю-Бай" и поэтому нужно считать, что одновременное нарушение прав на несколько таких товарных знаков, произведение дизайна (упаковки) представляет собой одно нарушение, охватываемое единством намерений.

При этом ООО "Курортмедсервис" имеет право использовать схожий до степени смешения со знаками N 183422 и N 338019 товарный знак по свидетельству N 527696 "Баю-Бай", зарегистрированный за компанией Форианелли трейдинг лимитед, могло само инициировать судебное разбирательство, но не сделало этого в целях максимизации сумм взыскания.

Определением Верховного Суда РФ N 305-ЭС21-14219 от 22.07.2021 по делу N А40-62122/2020 об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, указано: "При определении размера компенсации суд первой инстанции и поддержавший его выводы суд апелляционной инстанции учли характер нарушения, фактические обстоятельства дела, степень вины нарушителей, недоказанность вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, единства намерений ответчиков на распространение одной партии контрафактного товара, приняв во внимание взыскание судебным актом по делу N А40-255673/2017 в пользу общества "Курортмедсервис" 8 626 800 руб. компенсации".

Всему нарушению в целом по всем партиям продукции в ранее рассмотренном деле N А40-210216/2020 дана оценка.

Суд при рассмотрении дела о взыскании компенсации в твердом размере определяет сумму компенсации, соразмерную нарушению в целом. В связи с этим повторное обращение истца в суд о взыскании еще одной суммы компенсации за то же нарушение направлено на пересмотр сделанных по ранее рассмотренному делу и исходя из представленных в это дело доказательств выводов суда, который определил сумму компенсации, соразмерную этому допущенному нарушению в целом.

ООО "Курортмедсервис" имеет право использовать все три тождественных торговых знака "Баю-Бай" по свидетельствам N 183422, N 338019, N 527696, схожие до степени смешения и представляющие собой серию, в том числе, зарегистрированный за компанией ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, могло само инициировать судебное разбирательство, но не сделало этого в целях максимизации сумм взыскания.

Все три свидетельства представляют охрану одному и тому же обозначению "Баю-Бай".

Изложенное подтверждается Определением Верховного суда РФ от 28.03.2022 по делу N А40-275159/2019, в котором Суд установил, что уже два тождественных знака "Баю-Бай" по свидетельствам N183422, N338019 - это серия, единство намерений нарушителя на распространение одной партии контрафактного товара.

Изложенное свидетельствует о неоднократном обращении Истцов за взысканием компенсации в отношении одной партии контрафактного товара, количество поданных истцом исков с аналогичными требованиями, наличие исков о взыскании с компенсаций по той же партии контрафактного товара, с учетом разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в постановлении N 10 (пункты 65 и 68).

Аффилированность ООО "Курортмедсервис" и компании Форианелли трейдинг лимитед - установленный судами (в том числе ВС РФ) факт, который имеет прямое значение в рамках рассмотрения споров с участием указанных лиц и подтвержден документально.

В рамках дела N А40-210216/2020 интересы ООО "Курортмедсервис" представляет Семенов А.В., исковое заявление подписано Семеновым А.В.

Ходатайство об уточнении исковых требований подписано Душиным А.А., на подписи проставлена печать ООО "Курортмедсервис".

От имени ООО "Курортмедсервис" по доверенности от 09.01.2020 г. действует Душин А.А., по доверенности от 14.05.2020 г. - Семенов А.В.

Все процессуальные документы, ходатайства и дополнения по делу N А40-210216/2020 подписаны Душиным А.А. и Семеновым А.В.. на документах с подписью Душина А.А. стоит печать ООО "Курортмедсервис", участие в судебных заседаниях по делу на протяжении 2 лет принимают только указанные лица.

В материалах дела N А40-210216/2020 содержится доверенность от 19.12.2019 с печатью Форинаелли трейлинг лимитед от данной компании на группу лиц - Пака СВ., Душина А.А., Семенова А.В. и иных.

ООО "Курортмедсервис" выдана доверенность от 09.01.2020 на Кожемякина Д.В.

ООО "Курортмедсервис" также выданы доверенности от 17.01.2022 на Кожемякина Д.В., и от 17.09.2021 на Душина А.А. которые участвовали в судебном заседании при рассмотрении апелляционной и кассационной жалоб, в том числе, указанный довод подтверждается постановлениями судом апелляционной и кассационной инстанций.

В заседании от 15.02.2022 в суде кассационной инстанции от имени ООО "Курортмедсервис" участвовали Семенов А.В. по доверенности от 09.01.2020 и Кожемкин Д.В. по доверенности от 17.01.2022.

В рамках дела N А40-215387/2021 договор уступки N 23/08-21 подписан со стороны Форианелли трейдинг лимитед Паком СВ. по доверенности от 09.02.2021, интересы истца и третьего лица (Форианелли трейдинг лимитед) представляет по доверенности Семенов А.В., ходатайство о вступлении Форианелли трейдинг лимитед подписано Семеновым А.В.

Претензия от 19.10.2020 от имени компании Форианелли трейдинг лимитед подписана Душиным А.А., а приложения к исковому заявлению содержат подпись Душина А.А., на которой проставлена печать компании Форианелли трейдинг лимитед, то есть Душин А.А. не только действует по доверенностям на протяжении нескольких лет от ООО "Курортмедсервис" и компании Форианелли трейдинг лимитед, но также имеет беспрепятственный доступ к печатям обеих компании, что свидетельствует о его неограниченных полномочиях у аффилированных лиц.

В материалах дела также содержится доверенность от компании Форианелли трейдинг лимитед от 19.12.2021 на группу лиц, в том числе Пака СВ., Душина А.А., Кожемякина Д.В. и Семенова А.В. с правом получения денежных средств и имущества.

На протяжении нескольких лет компания Форианелли трейдинг лимитед, ООО "Курортмедсервис" выдают доверенности на одни и те же лица - доверенности от 19.12.2019, от 08.12.2020, от 19.12.2021 от Форианелли и от 09.01.2020. 14.05.2020. 17.09.2021, 17.01.2022 от ООО "Курортмедсервис".

Также Душин А.А. является бенефициарным владельцем всех трех юридических лиц, которым принадлежит авторство БАД "Баю-Бай" - а именно бенефициарным владельцем и директором ООО "Курортмедсервис". соучредителем ООО "Мерцана Сервис", и бенефициарным владельцем Форианели трейдинг лимитед.

Пак СВ. являлся участником ООО "Курортмедсервис" с 06.02.2017 года.

Изложенное свидетельствует об осуществлении вышеуказанными лицами полного контроля над компаниями Форианелли трейдинг лимитед и ООО "Курортмедсервис" одновременно.

Интересы ООО "Максимус" также представляет Семенов А.В. по доверенности от 01.03.2021.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Определении ВС РФ N 301-ЭС19-12957 от 28.10.2019, аффилированность лиц доказывается, в том числе, через единство представителей - самостоятельное основание.

Как указано в Определении Суда по интеллектуальным правам об от 26.07.2021 по делу N А40-62122/2020 "При этом Суд по интеллектуальным правам при рассмотрении ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы, что судом апелляционной инстанции была установлена аффилированность компании и общества "Курортмедсервис", поскольку их учредителями и бенефициарами являются одни и те же лица". Компания - это компания Форианелли трейдинг лимитед.

С учетом ранее принятого судом судебного акта по делу N А40-210216/2020 о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости продукции по тем же партиям и объемам, дальнейшее предъявление исковых требований о взыскании компенсации не соответствует основным началам гражданского законодательства, направленного на обеспечение восстановления нарушенных прав (п.1 ст. 1 ГК РФ), исковые требования истца2 удовлетворению не подлежат.

При этом ходатайство ответчика о прекращении производства по делу суд оставляет без удовлетворения, поскольку спор по настоящему делу рассматривается не между теми же лицами, что по делу N А40-210216/2020.

Довод представителя истцов о том, что для установления аффилированности компании и общества "Курортмедсервис" необходимо привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, общества "Курортмедсервис", суд апелляционной инстанции отклоняет в силу следующего.

Согласно ст. 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

ООО "Курортмедсервис" уже реализовало свои права на взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных права на товарный знак "Баю-Бай" за период с 2017 по 2020 г.г., по делу N А40-210216/2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Соответственно, права ООО "Курортмедсервис" не могут быть затронуты настоящим судебным актом.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Вопреки доводу представителя истцов, в рассматриваемом случае речь идёт не об обстоятельствах, имеющих преюдициальное значение при рассмотрении настоящего дела, а о выводах, сделанных судами по ранее рассмотренному делу.

Как указано в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции" суд кассационной инстанции при проверке законности судебных актов вправе основывать свои выводы на обстоятельствах общеизвестных (часть 1 статьи 69 АПК РФ), преюдициально значимых (части 2 - 5 статьи 69 АПК РФ) и бесспорных (части 2 - 3.1 статьи 70 АПК РФ).

В рассматриваемом случае суд апелляционной инстанции основывает свои выводы на общеизвестных обстоятельствах того, что ООО "Курортмедсервис" и компания "Форианелли Трэйдинг Лимитед" являются аффилированными лицами, что стало известно из расположенных в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет судебных актов по делу N А40-62122/20, а также на дополнительно представленных ответчиком доказательствах аффилированности указанных лиц через представителей.

Также в абзаце десятом пункта 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018, указано, что в силу части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на всей территории Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда обладают свойством общеобязательности.

Таким образом, исходя из принципа правовой определенности, обязательного как для судов, так и всех лиц, участвующих в деле, необходимо учитывать судебные акты, вынесенные по делам N А40-62122/20 и N А40-210216/2020.

Право на представление доказательств истцами и обществом "Курортмедсервис" не нарушено, поскольку представителем истцов представлены возражения и дополнительные доказательства по доводу ответчика об аффилированности ООО "Курортмедсервис" и компания "Форианелли Трэйдинг Лимитед".

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело по правилам суда первой инстанции, не находит правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

В соответствии с п. 6.1.ст. 268 АПК РФ при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий. На отмену решения арбитражного суда первой инстанции указывается в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Учитывая вышеизложенное, решение суда первой инстанции следует отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине возлагаются на истцов.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10 декабря 2021 по делу N А40-215387/21 отменить.

Исковые требования оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

Т.В. Захарова