Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2022 г. N 15АП-11702/22 по делу N А32-6034/2022

город Ростов-на-Дону

18 сентября 2022 г.

дело N А32-6034/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 05 сентября 2022 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 сентября 2022 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Галова В.В.,

судей Абраменко Р.А., Сулименко О.А.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Романовым А.А.,

при участии:

от истца - представитель Мишанский А.В. по доверенности от 1 января 2022 года (онлайн-участие), представитель Дризо Н.Е. по доверенности от 1 января 2022 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича

на решение Арбитражного суда Краснодарского края

от 09 июня 2022 года по делу N А32-6034/2022

по иску индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича (ИНН 78500891098, ОГРНИП 304780527100132)

к ответчику: индивидуальному предпринимателю Сергееву Сергею Александровичу (ИНН 304233003600176, ОГРН 233001477188),

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович обратилсь в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Сергееву Сергею Александровичу о взыскании 164 285 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, 627 руб. 53 коп. судебных издержек, а также 2000 руб. госпошлины (требования уточнены в порядке части 1 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением суда первой инстанции от 11.04.2022 путем уменьшения суммы испрашиваемого присуждения).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик 08.10.2021 неправомерно предложил к продаже и реализации расческу, обладающую признаками контрафактности, нарушающими право истца на товарный знак.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.06.2022 исковые требования удовлетворены частично. Установив факт нарушения, суд первой инстанции взыскал за нарушение права на товарный знак 21 428 рублей 57 копеек компенсации, исходя из стоимости права пользования из расчета стоимости вознаграждения за один месяц, также присуждено 81 рубль 82 копейки судебных издержек, а также 773 рубля расходов по уплате государственной пошлине. Суд первой инстанции мотивировал указанную сумму присуждения следующим: " Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.

Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Исходя из того, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений, в рассматриваемой ситуации размер компенсации должен определяться, по мнению суда, из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц".

Индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович обжаловал решение арбитражного суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ, и просил решение отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме. Заявитель апелляционной жалобы считает, что суд первой инстанции необоснованно снизил размер компенсации. Апеллянт указывает, что размер права использования определен на основании лицензионного договора от 06.04.2021, заключенного между Косенковым А.Б. и ООО "Торговый дом "КЬЮТ-КЬЮТ". Суд необоснованно исключил из суммы расчета паушальный платеж, поскольку он является неотъемлемой части платы за использование права. Также необоснованно взыскан платеж в форме роялти только за один месяц. Заявитель приводит доводы, согласно которым заключение лицензионного договора на срок менее одного года нецелесообразным.

В отзыве на апелляционную жалобу предприниматель Сергеев С.С., не отрицая факта правонарушения, указывает, что, хотя он является индивидуальным предпринимателем, он является работающим пенсионером. Он полностью согласен с решением Арбитражного суда Краснодарского края. Ответчик указывает, что расческа стоила 30 рублей и была продана только один раз. Ранее ответчик прав на товарные знаки не нарушал.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы апелляционной жалобы.

Ответчик, будучи извещенным о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, путем публикации определения суда на сайте суда в срок, установленный частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и согласно пункту 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.12.2017 N 57, в апелляционный суд не явился, представителя не направил.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей истца, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, арбитражный суд первой инстанции правильно установил фактические обстоятельства дела и дал правильную правовую квалификацию ситуации как нарушению исключительного права, принадлежащего истцу.

Истец является обладателем исключительного права на использование товарного знака "KAIZER" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 359303 (зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.2008).

08.10.2021 в магазине "Семейный", расположенном по адресу: Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Мира, 37/2А, в котором осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик, с целью извлечения прибыли осуществлялась реализация товара, на упаковке которого имеются изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 359303, так же предлагалась к продаже аналогичная продукция.

Как указывает истец, по внешним признакам, а также ввиду явных и существенных различий полиграфии от оригинальной продукции - спорный товар содержит признаки несоответствия легальной продукции.

В подтверждение факта реализации указанного товара от имени Сергеева С.А. истцом в материалы дела представлен диск формата DVD, содержащий видеозапись процесса реализации товара, произведенной представителем истца с помощью фото-видеокамеры мобильного телефона, а также непосредственно сам контрафактный товар, реализованный ответчиком.

Пунктами 1, 2 ст. 64 АПК РФ определено, что доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Часть 2 ст. 89 АПК РФ устанавливает, что к доказательствам в виде иных документов и материалов относятся материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии с п. 55 Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (ст. 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Ведение видеозаписи (в том числе, и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует ст. 14 ГК РФ и корреспондирует ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Представленная истцом в материалы дела видеозапись процесса приобретения товара позволяет идентифицировать торговую точку ответчика ("магазин "Семейный"), а также фиксирует обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи (факт нахождения товара на витрине, факт нахождения товара на прилавке, факт передачи товара), а также позволяют установить реализованный ответчиком товар и выявить его идентичность с товаром, представленным в материалы дела.

Представленный в материалы дела кассовый чек, также позволяет идентифицировать фамилию и инициалы, ИНН, ОГРН ответчика, наименование и адрес торговой точки, наименование и стоимость реализованного товара.

Ответчик факт реализацию товара не оспорил, таким образом, материалами дела установлен факт реализации товара, представленного в качестве вещественного доказательства, именно ответчиком.

Ссылаясь на то, что разрешение на использование спорного товарного знака ответчику не предоставлялось, приобретенный товар является контрафактным, истец посчитал действия ответчика по продаже набора маникюрных инструментов "KAIZER" нарушающими его исключительные права.

Истец направил в адрес ответчика претензию с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав.

Неоплата ответчиком в добровольном порядке компенсации за нарушение исключительных прав истца послужила основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением.

Согласно статье 1225 ГК РФ к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи

- к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. Как разъяснено в пункте 43.2 Постановления Пленума N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 9 АПК РФ арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

По смыслу части 2 статьи 65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Как указано в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

При визуальном осмотре и исследовании товара (расческа "KAIZER") очевидно, что на нем имеются маркировка и обозначения, схожие до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком N 359303 "KAIZER".

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, относящихся, в том числе, к 8 классу МКТУ - к которому относится реализованный ответчиком товар.

Судом на основе анализа представленных доказательств, а также непосредственного осмотра вещественного доказательства, установлено, что проданный ответчиком товар содержит в себе отличительные особенности товарного знака, исключительные права на который принадлежат истцу.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ответчик, не имея разрешения правообладателя (лицензионного договора (иного правоустанавливающего документа) на право использования товарного знака), предлагал к продаже товар, схожий с товарным знаком истца.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10 от 23.04.2019 г. "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10 от 23.04.2019 г.), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Определенный таким образом размер является по смыслу п.3 ст. 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Апелляционный суд отмечает, что суд первой инстанции правильно сослался на подлежащие применению нормы материального права и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, однако не учел того обстоятельства, что доказывание факта отступления положений конкретного лицензионного договора от обычного правомерного использования соответствующего товарного знака тем способом, который использовал правонарушитель является процессуальной обязанностью ответчика.

Истец в исковом заявлении предоставил расчет стоимости нарушения права на товарный знак с учетом заключенного и зарегистрированного лицензионного договора.

Согласно разъяснению, данному в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертной Гражданского кодекса Российской Федерации" : "Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения".

Таким образом, для обоснования судом иного размера присуждения и возможности обоснования иного размера присуждения ответчик должен предоставить суду иные доказательства, с достоверностью подтверждающие цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака ( то есть, позволяющие суду отступить от определения размера права пользования, установленным конкретным лицензионном договором.

В соответствии с пунктом 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021: "Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, то доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства".

Как следует из материалов дела, ответчик Сергеев С.С. при рассмотрении дела в суде первой инстанции никаких доказательств, которые бы поставили под сомнение расчет истца, не представил, ходатайств о назначении оценочной экспертизы не заявил.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали основания для определения иного размера права использования, нежели в представленном истцом расчете.

Согласно правовой позиции, сформулированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.07.2011 N 5256/11, по делам, рассматриваемым в порядке искового производства, обязанность по собиранию доказательств на суд не возложена. Доказательства собирают стороны. Суд же оказывает участвующему в деле лицу по его ходатайству содействие в получении тех доказательств, которые им не могут быть представлены самостоятельно, и вправе предложить сторонам представить иные дополнительные доказательства, имеющие отношение к предмету спора.

Арбитражный суд Краснодарского края мог в порядке части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предложить ответчику предоставить соответствующие доказательства, однако указанной процессуальной возможность не воспользовался. То есть, суд первой инстанции в нарушение конституционного принципа состязательности сторон фактически принял на себя функцию ответчика по доказыванию, обосновывая конкретный размер присуждения.

В соответствии с правовой позицией относительно состязательности процесса, сформулированной в пункте 5 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 28.11.1996 N 19-П: " Конституционный принцип предполагает такое построение судопроизводства, при котором функция правосудия (разрешения дела), осуществляемая только судом, отделена от функций спорящих перед судом сторон. При этом суд обязан обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора, предоставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций, и потому не может принимать на себя выполнение их процессуальных (целевых) функций".

Ссылаясь на правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 4.3 мотивировочной части Постановления от 24.07.2020 N 40-П согласно которой: "Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора. Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере. Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь - в отличие от лицензиатов - изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров", Арбитражный суд Краснодарского края не учел, что Конституционный Суд предоставляет возможность отступления от суммы, установленной лицензионным договором, лишь при установлении фактических обстоятельств, которые дают основания для вывода о злоупотреблении правом при заключении лицензионного договора.

Вместе с тем арбитражный суд первой инстанции такового факта злоупотребления не установил и на соответствующие доказательства признаков злоупотребления не сослался.

С учетом изложенного, апелляционный суд находит, что у суда первой инстанции не имелось оснований для снижения размера присуждения.

Согласно условиям лицензионного договора от 06.04.2021, право на использование товарного знака предоставлено лицензиару на всей территории Российской Федерации сроком действия на весь срок действия исключительного права на товарный знак, в отношении семи классов товаров, работ и услуг и четырех способов использования.

Между истцом и ООО Торговый Дом КЬЮТ-КЬЮТ заключен Лицензионный договор от 06.04.2021, предоставляющий право на использования товарного знака по свидетельству N 359303 в отношении всех товаров и услуг 03, 08, 11, 21, 26 35, 44 классов Международной Классификации Товаров (далее - МКТУ).

Согласно п. 2 указанного Договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару за предоставление права использования товарного знака N 359303 комбинированное вознаграждение:

- разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака N 359303, который составляет 1 000 000 (один миллион) рублей;

- ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (фиксированное вознаграждение).

По расчету истца стоимость права использования товарного знака N 359303 за 1 год составляет 4 600 000 рублей: 1 000 000 (паушальный платеж) + 300000 (фиксированное вознаграждение) x 12 месяцев, то есть, 328 570 рублей.

Вместе с тем истец добровольно заявил о снижении суммы присуждения в размере однократной стоимости права использования товарного знака, что было принято судом первой инстанции в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Выйти за пределы испрашиваемой суммы суд не вправе, равно как и истец не вправе в будущем предъявить иск по тому же предмету и основанию в отношении иной дополнительной суммы присуждения ( правовая позиция, изложенная в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 08.08.2022 N 307-ЭС22-8816 по делу N А А56-11154/2021).

При этом истец заявляет требования о взыскании с ответчика компенсации в однократном размере стоимости правомерного использования товарного знака за 1 год в указанном размере.

У апелляционного суда не имеется оснований для иного определения срока использования товара, поскольку доказательств того, что большая или значительная часть лицензионных договоров заключается на срок менее одного года не представлено, заключение договоров на срок менее года, как правило, экономически не обосновано.

По мнению апелляционного суда, размер компенсации действительно необходимо определять, исходя из 7 классов МКТУ и 4 способов использования за один год использования права на товарный знак, что и составляет 164 285 рублей.

Вопреки выводу суда первой инстанции, паушальный платеж является неотъемлемой частью определения цены лицензионного договора как плата за право заключения самого договора, в связи с чем подлежит учету при определении цены договора.

При таких обстоятельствах решение суда подлежит отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении иска.

Названные ответчиком обстоятельства, связанные с его личностью, отсутствием систематических нарушений уже фактически учтены истцом, который снизил размер присуждения до однократной стоимости использования права на товарный знак. В силу правовой позиции, выраженной в пункте 5 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, однократная стоимость права использования является пределом снижения судом суммы присуждения. При таких обстоятельствах апелляционный суд не может снизить размер присуждения ниже однократной стоимости права использования товарного знака.

Ходатайство представителя истца о направлении апелляционным судом запроса в Конституционный Суд Российской Федерации относительно конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации обсуждено и оставлено без удовлетворения. Различные решения судов относительно толкования указанной нормы сами по себе неконституционности правоприменительной практики не создают, что является обязательным условием для обращения с запросом в Конституционный Суд Российской Федерации. Определение же правильной интерпретации указанной нормы является обязанностью ординарных судов, прежде всего, Суда по интеллектуальным правам и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судебные расходы подлежат распределению согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09 июня 2022 года по делу N А32-6034/2022 отменить и принять новый судебный акт.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сергеева Сергея Александровича в пользу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 164 285 (сто шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят пять) рублей, 5 000 (пять тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе, 627 (шестьсот двадцать семь) рублей 53 копейки иных судебных издержек.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Сергеева Сергея Александровича в доход федерального бюджета 3 929 (три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей государственной пошлины по иску.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в кассационном порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в срок, не превышающий двух месяцев со дня принятия постановления.

Председательствующий

В.В. Галов

Судьи

Р.А. Абраменко О.А. Сулименко