Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2022 г. N 08АП-10656/22 по делу N А75-15497/2021

город Омск

01 ноября 2022 г.

Дело N А75-15497/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 ноября 2022 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ивановой Н.Е.,

судей Рыжикова О.Ю., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарём Усовой Ю.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-10656/2022) общества с ограниченной ответственностью "Миловидов" на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.07.2022 по делу N А75-15497/2021 (судья Горобчук Н.А.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Миловидов" (ОГРН 1121690047214, ИНН 1659121320, адрес: 121087, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, Береговой проезд, дом 5А, корпус 5, помещение 1/1) к обществу с ограниченной ответственностью "Мята" (ОГРН 1168617067354, ИНН 8602271059, адрес: 628418, город Сургут, улица Профсоюзов, дом 22, квартира 114) о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании 1 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Миловидов" - Окоряк М.В. по доверенности от 20.10.2022 N 23/24 сроком действия до 30.11.2022,

от общества с ограниченной ответственностью "Мята" - генеральный директор Босенко К.Н., выписка из ЕГРЮЛ,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Миловидов" (далее - истец, ООО "Миловидов") обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мята" (далее - ответчик, ООО "Мята") о запрете использовать обозначения, тождественные с товарными знаками N 600218 (дата регистрации 26.12.2016), N 710275 (дата регистрации 06.05.2019), N 699431 (дата регистрации 23.11.2019), правообладателем которых является ООО "Миловидов", при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и ином виде, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в размере 1 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.07.2022 по делу N А75-15497/2021 в удовлетворении исковых требований в части взыскания компенсации за незаконное использование товарных знаков было отказано; принят отказ истца от иска в части требования запретить использование обозначений, тождественных с товарными знаками NN 600218, 710275, 699431, правообладателем которых является ООО "Миловидов", при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и ином виде, в указанной части производство по делу прекращено.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Миловидов" обратилось с апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал, что обязательства и права сторон по договору оказания услуг от 26.02.2016 N 41 были прекращены с 27.09.2018 ввиду исключения общества с ограниченной ответственностью "МЯТА" (ИНН 1655316688) с 27.09.2018 из ЕГРЮЛ, как недействующего, в связи с чем вывод суда первой инстанции о том, что фактически использование товарных знаков NN 600218, 710275 происходило с согласия правообладателя является необоснованным; ответчиком в материалы дела представлена переписка в мессенджере Telegram, которая не отвечает критериям допустимости и относимости доказательств; судом необоснованно сделан вывод, что доказательств использования изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком N 699431, истцом в материалы дела не представлено.

ООО "Мята" представлен письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором ответчик не согласился с доводами подателя апелляционной жалобы.

Определением от 19.10.2022 в порядке части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в составе суда произведена замена судьи Котлярова Н.Е. на судью Шиндлер Н.А., рассмотрение жалобы начато сначала.

ООО "Миловидов" представлены дополнения к апелляционной жалобе с приложением дополнительных доказательств.

Возможность предоставления в суд апелляционной инстанции дополнительных доказательств ограничена нормами статьи 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело по тем доказательствам и исходя из тех обстоятельств, которые имели место на момент рассмотрения судом первой инстанции спора по существу (статья 268 АПК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Признание доказательства относимым и допустимым само по себе не является основанием для его принятия судом апелляционной инстанции.

В нарушение положений части 2 статьи 268 АПК РФ податель жалобы не доказал уважительных причин невозможности представления дополнительных документов суду первой инстанции, в связи с чем суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела дополнительных документов, проверил законность и обоснованность решения суда первой инстанции, основываясь на имеющихся в материалах дела доказательствах.

От ответчика в материалы дела поступили дополнения к отзыву.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "Миловидов" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе и дополнениях к ней, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить, ответил на вопросы суда.

Представитель ООО "Мята" с доводами апелляционной жалобы не согласился, поддержал доводы, изложенные в отзыве, дополнении к отзыву на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, ответил на вопросы суда, на вопрос представителя ООО "Миловидов" ответить затруднился.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу с дополнениями, отзыв с дополнениями, заслушав представителей истца и ответчика, установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "Миловидов" является правообладателем объектов интеллектуальной собственности по следующим номерам, согласно Государственному реестру товарных знаков и знаков обслуживания:

- N 600218, дата регистрации 26.12.2016, в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ;

- N 710275, дата регистрации 06.05.2019, в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ;

- N 699431, дата регистрации 23.11.2009, в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ.

Как указано в исковом заявлении, 05.02.2021, 17.04.2021 и 06.07.2021 истцом в рамках надзорных мероприятий выявлена деятельность кальянной по адресу: г. Сургут, проспект Мира, д. 47/2, принадлежащей ООО "Мята", что подтверждается выданными чеками и фотографиями.

В обоснование требований к ООО "Мята" истец указывает, что ООО "Мята" в своей деятельности использует товарный знак "Мята Lounge", брендированную данным товарным знаком продукцию, а также применяет иные способы и методы, предусмотренные комплексом исключительных нрав, принадлежащих истцу, что подтверждается фотографиями, сделанными по адресу местоположения кальянной.

ООО "Миловидов" осуществляет продажу франшиз по открытию и управлению лаунж-баров "Мята Lounge", а также иных франчайзинговых пакетов.

Истец, ссылаясь на отсутствие у него с ответчиком соответствующего договора коммерческой концессии (договора франчайзинга) на использование товарного знака "Мята Lounge", обратился к нему с претензией от 13.05.2021 о прекращении деятельности заведения под брендом "Мята Lounge" и взыскании компенсации в случае неисполнения его требования.

Неудовлетворение претензии послужило основанием для предъявления правообладателем иска о защите исключительного права на товарные знаки.

21.07.2022 Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принято решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для его отмены.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10 разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, истец является правообладателем товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N N 710275, 600218, 699431, зарегистрированных в отношении услуг 35, 41, 43-го классов МКТУ.

Обращаясь в суд с настоящим иском, истец указал на то, что 05.02.2021, 17.04.2021 и 06.07.2021 им выявлена деятельность кальянной по адресу: г. Сургут, проспект Мира, д. 47/2, принадлежащей ответчику, с использованием обозначений, сходных с товарными знаками истца.

Ответчик, оспаривая данное утверждение, настаивает на том, что им ранее была размещена только вывеска "МЯТА Lounge" (т.2 л.д.114), впоследствии демонтированная 07.05.2019.

Так, истцом в материалы дела предоставлены фотографии, сделанные, по утверждению ООО "Миловидов", по месту деятельности ответчика 05.02.2021, 17.04.2021 и 06.07.2021.

Вместе с тем данные фотографии не имеют даты, из фотографий не следует, что сфотографированную деятельность ведёт именно ответчик в принадлежащем последнему помещении.

Судом первой инстанции у истца запрашивались доказательства, что фотографии были выполнены на объекте ответчика и в указанные в чеках даты, однако данные доказательства ООО "Миловидов" предоставлены в материалы дела не были.

При этом ответчиком в материалы дела предоставлены документы и фотографии с указанием даты 01.09.2020, 07.09.2020, свидетельствующие о том, что в указанные истцом даты в кальянной ответчика использовалось иное обозначение "DROVA Lounge".

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71 и 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 АПК РФ установлена обязанность лиц, участвующих в деле, доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Предоставленные истцом фотографии и чеки не опровергают достоверность предоставленных ответчиком документов и фотографий, о фальсификации которых ООО "Миловидов" не заявлено.

Ссылки истца на использование принадлежащих ему товарных знаков ответчиком в социальных группах и интернет-справочниках отклоняются апелляционным судом, поскольку предоставленные сведения из интернет-источников свидетельствуют об использовании ООО "Мята" своего наименования на основании регистрации ответчика как юридического лица, при этом указанное слово используется без элементов, характерных для охраняемых товарных знаков ООО "Миловидов", учитывая, что слово "Lounge" является неохраняемым элементом товарного знака N 710275.

Кроме того, апелляционный суд отмечает, что от требования запретить ответчику использование обозначений, тождественных с товарными знаками N N 600218, 710275, 699431, правообладателем которых является ООО "Миловидов", при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и ином виде, истец отказался.

В отношении вывески "МЯТА Lounge" (т.2 л.д.114) суд апелляционной инстанции пришёл к выводу о том, что данное изображение не имеет схожести до степени смешения с товарными знаками истца.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 699431 содержит словесный элемент "MYATA МЯТА" *.

Как указывалось выше, слово "Lounge" является неохраняемым элементом товарного знака N 710275, при этом одно слово "МЯТА" не сходно словосочетанию "МЯТА МЯТА" до степени смешения, как и отличается по изобразительному шрифту товарного знака N 699431.

Таким образом, несмотря на ошибочный вывод суда первой инстанции о доказанности использования ответчиком изображений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 600218, N 710275, суд правомерно не усмотрел в действиях ответчика факта незаконного использования товарных знаков, правообладателем которых является истец.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, оснований для отмены судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено. Таким образом, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на истца.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьёй 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.07.2022 по делу N А75-15497/2021 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями судей, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председательствующий

Н.Е. Иванова

Судьи

О.Ю. Рыжиков Н.А. Шиндлер