Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2022 г. N 13АП-22156/22 по делу N А42-8/2022

г. Санкт-Петербург

01 ноября 2022 г.

Дело N А42-8/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 27 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 ноября 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Згурской М.Л., Лебедева Г.В.

при ведении протокола судебного заседания: Хариной И.С.

при участии:

от истца (заявителя): Мельникова И.В. по доверенности от 26.09.2022

от ответчика (должника): Кильдюшкин Р.В. по доверенности от 15.06.2022, Виноградов А.Н. по паспорту

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-22156/2022, 13АП-22358/2022) ООО "Мастерфайбр", ООО "Плэй норд" на решение Арбитражного суда Мурманской области от 01.06.2022 по делу N А42-8/2022 (судья Власова В.В.), принятое

по иску ООО "Мастерфайбр"

к ООО "Плэй норд"

о взыскании

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр", адрес: 125438, г. Москва, 3-й Лихачевский переулок, д.7, корп.4, кв.76, ОГРН 1047796042535 (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Мастерфайбр-Мурманск", адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.27, корп. А, оф.706, ОГРН 1105190009473 (далее - ответчик) о запрете использовать для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 296527 "Мастерфайбр"; о понуждении удалить из всех рекламных буклетов, баннеров, а также со страниц сайта ответчика, печати, сети интернет слово "Мастерфайбр", указывающее на причастность общества "Мастерфайбр-Мурманск" к названному товарному знаку, а также о взыскании 1 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака.

В дальнейшем ответчиком представлены документы о переименовании ООО "Мастерфайбр-Мурманск" на ООО "Плэй норд".

Заявлением от 26.05.2022 истец уточнил требования и просил обязать ответчика удалить из всех рекламных буклетов, баннеров, размещенных в сети интернет, а также со страниц сайта общества "Плэй норд" слово "Мастерфайбр", а также удалить из размещенных в печати либо в интернет-сети слово "Мастерфайбр", указывающее на причастность ООО "Плэй норд"_ к товарному знаку, а именно размещенных в сети интернет по следующим адресам: murmansk.cataloxy.ru>firms/mf-murmansk.ru.html murmanskaya.spravochnika.ru>org/id-1208810

orgpage.ru>Murmansk/masterfaybr-murmansk_

murmansk.ya51.ru>masterfaybr-murmansk

adresglob.ru>masterfaybr-murmansk-226831

Mestam.info>Россия>Мурманск>_-masterfaibr-murmansk_ murmansk.yp.ru>detail/id/masterfaibr_murmansk_

masterfaybr-murmansk.murmansk.pulscen.ru

https://firmlist.ru/ru_murmansk/1764530-masterfaybr-murmansk-v-murmanskt.html https://spark-interfax.ru/murmanskaya-oblast-murmansk/ooo-masterfaibr-murmansk-inn5190921447-https://e-colog/ru/entity/5190921447ogrn-1105190009473- 980a72b0cad74fa78ae6a02d8ef8a28e

orghost.ru>Murmansk/com_masterfajbr-murmansk

https://ruscatalog.org/murmansk/2625840-masterfajbr/

https://murmansk.nashaspravka.ru/firm-2149337-masterfaybr-murmansk-ooo-kompaniya

https://bigspr.ru/Murmansk/12824345-masterfaybr-murmansk/

https:// spravochnik.city/Murmansk/org_masterfaybr-murmansk",

взыскать 1 000 000 руб. компенсации.

Требования о запрете использовать для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 296527 "Мастерфайбр" и удалить из наименования ответчика слово "Мастерфайбр", истец не поддержал.

Уточнения приняты судом первой инстанции в соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Решением суда от 01.06.2022 требования истца удовлетворены частично: с ответчика в пользу истца взыскано 400 000 руб. компенсации и 21 200 руб. расходов по госпошлине. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом стороны обжаловали его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. По мнению истца, суд первой инстанции необоснованно уменьшил размер компенсации.

Ответчик в своей апелляционной жалобе, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований; в случае признания судом лицензионного договора незаключенным, установить размер компенсации в размере 84 000 руб. По мнению ответчика, поскольку в течение 2020 между сторонами велась переписка относительно заключения нового лицензионного договора, спорных пунктов проекта договора, направленного ответчиком в адрес истца, а также учитывая, что 23.09.2020 истцом в адрес ответчика было направлено письмо о согласовании всех условий договора, то данные обстоятельства свидетельствуют о заключении сторонами нового лицензионного договора, в связи с чем, со стороны ответчика не было допущено нарушение прав в использовании товарного знака истца. Также ответчика считает, что взысканная судом сумма компенсации является необоснованной и чрезмерной, притом, что ответчиком был представлен расчет размера компенсации исходя из стоимости правомерного использования комплекса прав в размере роялти по лицензионному договору.

В судебном заседании представители сторон поддержали доводы, приведенные в своих апелляционных жалобах.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, общество "Мастерфайбр" является правообладателем словесного товарного знака "Мастерфайбр", что подтверждается дубликатом свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 296527 (дата приоритета - 07.04.2004, дата регистрации - 07.10.2005), зарегистрированного, в том числе в отношении товаров и/или услуг 27-го класса Международной классификации товаров и услуг.

06.09.2010 между сторонами был заключен лицензионный договор N 134, в соответствии с условиями которого, общество "Мастерфайбр" (лицензиар) предоставило обществу "Мастерфайбр-Мурманск" за вознаграждение право использовать в своей деятельности на территории Мурманской области секрет производства (ноу-хау) покрытий по технологии "Мастерфайбр" (пункты 1.1, 1.3, 1.9).

В соответствии с пунктами 2.2.1, 2.2.2 договора Лицензиат обязался использовать при работе с клиентами, при рекламе и иных способах оповещения клиентов, наименование "Мастерфайбр", информировать клиентов об использовании технологии "Мастерфайбр".

Согласно пункту 9.1 договора, в случае прекращения договора лицензиат немедленно прекращает бизнес с использованием технологии "Мастерфайбр", а также прекращает использование наименования "Мастерфайбр" в своем бизнесе и прекращает представлять себя третьим лицам, как обладателя права по лицензионному договору.

Соглашением от 30.04.2020 стороны расторгли настоящий договор с 30.04.2020.

Ссылаясь на то, что ответчик после расторжения лицензионного договора от 06.09.2010 N 134 без разрешения правообладателя использует товарный знак в своем наименовании, а также размещает рекламу в сети интернет с использованием этого товарного знака в отношении товаров и/или услуг того же класса, истец 16.08.2021 направил в адрес ответчика претензию с требованием об удалении из наименования общества, а также рекламных материалов, буклетов, баннеров со страниц сайта в сети интернет, печатей, штампов и бланков слово "Мастерфайбр".

Оставление ответчиком данного требования без удовлетворения, послужило основанием для обращения ООО "Мастерфайбр" в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции требования истца удовлетворил частично. Установив, что в процессе рассмотрения дела ответчик изменил наименование на ООО "Плэй норд", добровольно удовлетворил требования истца об удалении из своего наименования слова "Мастерфайбр", прекратил использование товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг, суд признал данные требования не подлежащими удовлетворению. Также суд не нашел оснований для удовлетворения иска в части обязания ответчика удалить из всех рекламных буклетов, баннеров, размещенных в сети интернет, а также со страниц сайта общества "Плэй норд" слово "Мастерфайбр", а также из размещенных в печати либо в интернет-сети слово "Мастерфайбр", ввиду непредставления истцом доказательств, подтверждающих обоснованность данного требования.

Рассмотрев требование истца о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак, суд первой инстанции признал его обоснованным по праву, но посчитал возможным уменьшить размер компенсации до 400 000 руб.

При этом суд первой инстанции отклонил доводы ответчика о наличии у последнего права на использование спорного товарного знака.

Апелляционная инстанция, выслушав мнение представителей сторон, изучив материалы дела и оценив доводы жалоб, не находит оснований для их удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).

Суд первой инстанции, приняв во внимание, что факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и лицами, участвующими в деле, по существу не оспаривается, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик ссылается на то, что до 2020 года между сторонами существовали договорные отношения. В феврале 2020 истец направил в адрес ответчика письмо, которое содержало проект нового лицензионного договора, а также соглашение о расторжении действующего лицензионного договора с 31.03.2020. В последующем до сентября 2020 сторонами велась переписка относительно согласования условий нового лицензионного договора. 24.09.2020 подписанный со стороны ответчика, а также соглашение о расторжении лицензионного договора от 06.09.2010 были направлены в адрес истца. Датой заключения лицензионного договора было установлено 01.05.2020, предыдущий договор расторгался с 30.04.2020. О том, что со стороны истца было подписано только соглашение о расторжении договора от 06.09.2010, ответчик истцом не был извещен. При этом, на протяжении всего 2020 года истцом выставлялись счета на оплату, которые принимались ответчиком и оплачивались. Данные действия сторон, как считает ответчик, свидетельствуют о заключении сторонами нового лицензионного договора.

В силу пункта 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Как указано судом выше, 06.09.2010 между сторонами был заключен лицензионный договор N 134, согласно пункту 7.1 которого, срок действия договора составлял 3 года. В последующем срок действия лицензионного договора неоднократно продлевался путем подписания дополнительных соглашений.

Соглашением от 30.04.2020 лицензионный договор от 06.09.2010 расторгнут сторонами с 30.04.2020.

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В данном случае из представленной в материалы дела переписки действительно следует, что сторонами велось обсуждение относительно заключения нового лицензионного договора.

Вместе с тем, истец неоднократно просил ответчика представить учредительные документы, подтверждающие выход второго учредителя из ООО "Мастерфайбр-Мурманск", поскольку один из учредителей ответчика, как физическое лицо участвовал в Первом Слете Союза РПРП, который является прямым конкурентом истца. Поскольку данное условие ответчиком выполнено не было, лицензионный договор со стороны истца не был подписан.

Согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора (пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

Ответчик считает, что его действия по оплате роялти на основании выставленных истцом счетов свидетельствуют о наличии между сторонами договорных отношений. Между тем совершение конклюдентных действий, направленных на исполнение договора, не может свидетельствовать о заключении нового лицензионного договора и о согласовании данного договора со стороны истца.

Таким образом, приведенные выше основания не свидетельствуют о согласии истца на заключение, подписание нового лицензионного договора.

Ссылка ответчика на злоупотребление правами со стороны истца не может быть принята во внимание.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Вместе с тем при рассмотрении настоящего дела суд не установил наличие оснований для признания действий истца злоупотреблением правом.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Статьей 1301 ГК РФ предусмотрено, что в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак предусмотрена статьей 1515 ГК РФ.

Истцом при обращении с настоящим иском избран вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ - в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

Истец определил подлежащий взысканию размер компенсации в размере 1 000 000 рублей.

Суд первой инстанций, приняв во внимание доводы ответчика, характер правонарушения, срок незаконного использования товарного знака, а также то, что ответчик добровольно удовлетворил требования истца об удалении из своего наименования слова "Мастерфайбр", прекратил использование товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг, учитывая принцип соразмерности компенсации последствиям нарушения, определил подлежащую взысканию сумму компенсации в размере 400 000 руб.

Довод истца о том, что суд первой инстанции необоснованно снизил заявленный размер компенсации за нарушение исключительного права, отклоняется судом апелляционной инстанции.

Как указано судом апелляционной инстанции, определяя размер компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции учел следующие обстоятельства: характер спорных правоотношений, существовавшие между истцом и ответчиком фактические отношения до 2020 года, степень вины нарушителя, способы неправомерного использования ответчиком спорного товарного знака, период такого использования, прекращение ответчиком использования товарного знака способами, на которые указывал истец в исковом заявлении, принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Также суд апелляционной инстанции, с учетом установленных по делу обстоятельств, не находит оснований для снижения размера компенсации до 84 000 руб., рассчитанной ответчиком, исходя из стоимости правомерного использования комплекса прав по лицензионному договору.

С учетом изложенного, рассмотрев апелляционные жалобы в пределах изложенных в них доводов, суд апелляционной инстанции полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

При таких обстоятельствах у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта и удовлетворения апелляционных жалоб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Мурманской области от 01.06.2022 по делу N А42-8/2022 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.Л. Згурская Г.В. Лебедев