Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2022 г. N 12АП-9572/22 по делу N А12-10807/2022

г. Саратов

07 ноября 2022 г.

Дело N А12-10807/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 31 октября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 ноября 2022 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О. И.,

судей Волковой Т. В., Самохваловой А. Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Шебалковой К. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Кондрашовой Ольги Владимировны на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 25 августа 2022 года по делу N А12-10807/2022

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Элит Лига - Региональная Организация Сетевых Столовых" (ИНН: 2634069648, ОГРН: 1062635058991)

к индивидуальному предпринимателю Кондрашовой Ольге Владимировне (ИНН: 344308154741, ОГРНИП: 319344300084909)

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

без участия в судебном заседании представителей сторон, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом,

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью "Элит Лига - Региональная Организация Сетевых Столовых" (далее - ООО "ЭЛ-РОСС", истец) к индивидуальному предпринимателю Кондрашовой Ольге Владимировне (далее - ИП Кондрашова О.В., ответчик) с исковым заявлением о взыскании компенсации в размере 240 000 руб. за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 364388, о взыскании судебных расходов за получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., расходов на приобретение товара в размере 150 руб., почтовых расходов в размере 74,40 руб. по отправке претензии ответчику, по отправке иска ответчику в размере 81,60 руб., по отправке иска в арбитражный суд в размере 116,40 руб.; а также о запрете использования ответчиком товарного знака истца.

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 25.08.2022 г. исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратилась в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Волгоградской области от 25.08.2022 г. отменить по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Лица, участвующие в деле, явку представителей не обеспечили, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства путем направления определения, выполненного в форме электронного документа, в соответствии со статьей 186 АПК РФ посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена судом апелляционной инстанции в порядке и по основаниям, предусмотренным статьями 258, 266-271 АПК РФ.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд считает, что судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 02.11.2021 г. истцом установлено, что на объекте оказания услуг общественного питания - кафе "Шашлычный дворик", расположенном по адресу: Волгоградская обл., Николаевский район, г. Николаевск, ул. Свердлова, дом 2, ответчиком в названии кафе использовано обозначение "Шашлычный дворик", являющееся сходным до степени смешения со словесным элементом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 364388 - "Шашлычный двор", права на который принадлежат истцу.

Указанное обозначение "Шашлычный дворик" использовано ответчиком на вывеске фасада кафе; на входной двери в кафе с указанием данных предпринимателя, адреса кафе и режима работы; на визитных карточках кафе, в котором ответчик осуществляет свою деятельность в области услуг общественного питания; а также в кассовом чеке при оформлении покупки в данном кафе с названием "Шашлычный дворик", в обоснование чего истцом представлены в материалы дела соответствующие фотографии и видеозапись процесса закупки в кафе (л.д. 22-23).

Истец, ссылаясь на то, что разрешение на использование поименованного объекта интеллектуальной собственности у предпринимателя отсутствует, а в досудебном порядке урегулировать спор не удалось, обратился в суд с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 364388, права на который принадлежат истцу.

Судом первой инстанции установлено и из материалов дела следует, что истец является правообладателем товарного знака "Шашлычный двор", зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, номер регистрации свидетельства N 364388, дата регистрации 11.11.2008, срок действия исключительного права до 20.09.2027, класс МКТУ - 43, перечень услуг - закусочные, кафе, рестораны.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, правомерно руководствовался следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

По смыслу нормы указанной статьи нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из содержания приведенных норм следует, что под незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, при этом незаконность воспроизведения чужого товарного знака является признаком контрафактности.

Факт использования ответчиком на вывеске фасада кафе, на входной двери в кафе с указанием данных предпринимателя, адреса и режима работы кафе; на визитных карточках кафе, в котором ответчик осуществляет свою деятельность в области услуг общественного питания; а также в кассовом чеке при оформлении покупки словесного обозначения "Шашлычный дворик", ответчиком не оспаривался.

Суд первой инстанции, сравнив используемое ответчиком обозначение с принадлежащим истцу товарным знаком с учетом положений Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснений высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (постановление ВС РФ от 23.04.2019 N 10), установил их сходство по визуальному, смысловому, графическому и звуковому признакам и пришел к выводу, что используемое ответчиком обозначение способно ввести потребителей в заблуждение и потребитель может полагать, что обозначение используется тем лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

При этом судом первой инстанции обоснованно принята во внимание однородность услуг 43-го класса МКТУ "закусочные, кафе, рестораны", для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и деятельности, которую осуществляет ответчик в кафе с использованием вывески "Шашлычный дворик".

Кроме того, судом первой инстанции также верно отмечено, что при сравнении словесного обозначения, содержащегося на вывеске заведения общественного питания ответчика, а также выдаваемых клиентам чеках, с товарным знаком истца установлено визуальное сходство, и, как верно указал суд, их незначительное различие не влияет на общее восприятие сравниваемых объектов как сходных.

В связи с изложенным, суд первой инстанции пришел к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 364388 - "Шашлычный двор".

Доводы заявителя жалобы о том, что в сравниваемых обозначениях присутствует различный размер (вид) шрифта, разное графическое написание с учетом характера букв, различное расположение букв, а также то, что спорные обозначения производят совершенно различное общее зрительное восприятие и не сходны графически, а изобразительный элемент товарного знака истца в вывеске ИП Кондрашовой О.В. не имеется и цветовая гамма сравниваемых обозначений совершенно различна, судебной коллегией отклоняются.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара (услуги) ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23.09.2015).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления ВС РФ от 23.04.2019 N 10, смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

С учетом приведенных правовых норм в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Согласно абзацу второму пункта 32 Правил N 482 к словесным обозначениям относятся слова, сочетания букв, имеющие словесный характер, словосочетания, предложения, а также их сочетания.

Согласно абзацу третьему пункта 32 Правил N 482 к изобразительным обозначениям относятся изображения на плоскости живых существ, предметов, природных и иных объектов, композиции линий, пятен, любых фигур.

Согласно пункту 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

При этом словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил N 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В пункте 43 Правил N 482 отражено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Судебная коллегия, проведя сравнительный анализ использованного ответчиком словесного обозначения "Шашлычный дворик" с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 364388 - "Шашлычный двор", приходит к выводу, что использованное ответчиком обозначение "Шашлычный дворик" является сходным до степени смешения с товарным знаком истца "Шашлычный двор" по фонетическому и семантическому признакам.

Так, в словосочетании "Шашлычный дворик" основная часть обозначения "шашлычный" направлена на привлечение внимания к объекту общественного питания, формирование или поддержание интереса к услугам, связанным с деятельностью кафе, ресторанов, обеспечение пищевыми продуктами и напитками.

Судом первой инстанции правильно учтен факт однородности услуг, для которых зарегистрирован товарный знак "Шашлычный двор", отнесенный к 43-му классу МКТУ "услуги, связанные с деятельностью кафе, ресторанов, обеспечение пищевыми продуктами и напитками", и деятельности, которую осуществляет ответчик в кафе с использованием вывески "Шашлычный дворик".

Вторая часть словосочетания "дворик" тождественна исходному слову "двор" с добавлением суффикса "-ик". Данный суффикс является уменьшительно-ласкательным к исходному существительному "двор".

Смысловое сходство вывески "Шашлычный дворик" и товарного знака "Шашлычный двор" заключается в совпадении всех элементов обозначений, на которые падает логическое ударение и которые имеют самостоятельное значение.

При этом, в данном случае графический критерий сходства товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, не является определяющим, поскольку являются словесными и не содержат каких-либо оригинальных графических элементов, способных влиять на их восприятие потребителем.

Таким образом, совокупность установленных обстоятельств и сделанных на их основании выводов показывает наличие у сравниваемых объектов высокой степени сходства по фонетическому и семантическому критерию.

Ссылка ответчика на наличие в зарегистрированном истцом товарном знаке графического элемента и отсутствие данного графического элемента на вывеске кафе, в котором ответчик осуществляет свою деятельность, судебной коллегией признана несостоятельной.

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Указанное, по мнению судебной коллегии, в равной степени относится и к добавлению графического обозначения к словесному элементу.

При этом, графическое обозначение (рисунок) не влияет на восприятие спорного товарного знака в целом, поскольку ассоциирование достигается за счет включения в его состав семантически и фонетически сходного словесного элемента. Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

В рассматриваемом случае, учитывая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 364388 и обозначение "Шашлычный двор", используются истцом и ответчиком в отношении однородных услуг, связанных с деятельностью кафе, ресторанов, обеспечением пищевыми продуктами и напитками, судебная коллегия приходит к выводу о наличии между двумя обозначениями такого сходства, которое влечет возможность возникновения у потребителя/пользователя представления о том, что услуги оказываются одним и тем же лицом.

Таким образом, сравнив используемое ответчиком обозначение с принадлежащим истцу товарным знаком с учетом положений Правил N 482, судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о доказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 364388 - "Шашлычный двор" и считает правомерным удовлетворение судом иска о взыскании компенсации за совершенное правонарушение и запрете использования ответчиком спорного товарного знака.

Определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации за допущенное правонарушение в заявленном истцом размере - 240 000 рублей (в размере двукратной стоимости права), суд первой инстанции, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, разъяснениями, изложенными в пункте 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, принимая во внимание представленный истцом лицензионный договор от 17.08.2021 N 07-л-93/2021, заключенный между истцом (лицензиар) с ИП Мурадовым С.Н. (лицензиат), из которого следует, что сумма лицензионного вознаграждения составляет 120 000 рублей в год за использование объекта интеллектуальной собственности путем размещения словесного обозначения объекта интеллектуальной собственности на меню (перечня блюд и напитков заведения общественного питания), рекламной продукции заведения общественного питания, вывеске заведения общественного питания, на товарных и кассовых чеках заведения общественного питания, в отсутствие заявления ответчика о снижении суммы компенсации, приняв во внимание длительный характер допущенного ответчиком нарушения и степени вины нарушителя, пришел к выводу об удовлетворении требований истца о взыскании компенсации в полном объеме.

Апелляционная жалоба заявителя не содержит самостоятельных доводов о несогласии с выводами суда первой инстанции в части определенного размера суммы компенсации.

С учетом установленного судом первой инстанции факта нарушения ответчиком исключительного права истца на спорный товарный знак и удовлетворения требования истца о взыскании с ответчика компенсации в полном объеме, судом первой инстанции также были удовлетворены требования истца о взыскании с ответчика судебных расходов за получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., расходов на приобретение товара в размере 150 руб., почтовых расходов в размере 74,40 руб. по отправке претензии ответчику, по отправке иска ответчику в размере 81,60 руб., по отправке иска в арбитражный суд в размере 116,40 руб.

Апелляционная жалоба заявителя самостоятельных доводов о несогласии с выводами суда первой инстанции в данной части не содержит.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы обжалуемого судебного акта, являются несостоятельными и не могут служить основанием для отмены принятого решения. Апелляционную жалобу следует оставить без удовлетворения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены решений суда первой инстанции, не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 177 АПК РФ постановление, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Волгоградской области от 25 августа 2022 года по делу N А12-10807/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О. И. Антонова

Судьи

Т. В. Волкова А. Ю. Самохвалова