Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2022 г. N 09АП-74820/22 по делу N А40-82379/2022

город Москва

25 ноября 2022 г.

Дело N А40-82379/22

Резолютивная часть постановления объявлена 23 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 ноября 2022 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стешана Б.В.,

судей Головинкой О.Г., Захаровой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Розенфельдом Д.Л.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ФЕНИКС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2022 по делу N А40-82379/22

по иску ИП Флоренцева Семена Валерьевича (ОГРНИП: 318435000027181)

к ООО "ФЕНИКС" (ОГРН: 1197746338646, ИНН: 9715347127)

о признании незаконным действия по воспроизведению в товарном знаке по свидетельству 836748 литературного произведения NAHAT и произведения дизайна логотипа NAHAT,

о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объекты авторского права в размере 1 000 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Потапова К.Н. по доверенности от 19.04.2022,

Серегина И.А. по доверенности от 19.04.2022;

от ответчика: Кисенков А.Г. по доверенности от 18.05.2022

УСТАНОВИЛ:

ИП Флоренцев Семен Валерьевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО ФЕНИКС о признании незаконными действия ООО ФЕНИКС по воспроизведению в товарном знаке по свидетельству 836748 элементов произведения дизайна - логотипа NAHAT без согласия правообладателя ИП Флоренцева Семена Валерьевича, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на объекты авторского права в размере 1 000 000 руб. (с учётом принятого судом протокольным определением от 23.08.2022 уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением от 16.09.2022 Арбитражный суд города Москвы признал незаконными действия ООО ФЕНИКС по воспроизведению в товарном знаке по свидетельству  836748 элементов произведения дизайна - логотипа NAHAT без согласия правообладателя ИП Флоренцева Семена Валерьевича, а также взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 300 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 18 850 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований суд отказал.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить и отказать в удовлетворении иска.

Заявитель апелляционной жалобы указал, что суд не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, и суд неправильно применил нормы материального права.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, в иске отказать.

Представители истца возражали против доводов апелляционной жалобы, просили решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что ИП Флоренцеву С.В. принадлежит исключительное право на произведение дизайна - логотип *

Основным видом деятельности ИП Флоренцева Семена Валерьевича с даты регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (07.06.2018) является деятельность в области исполнительских искусств (90.01 ОКВЭД), а так же 25 дополнительных видов деятельности, связанных с проведением зрелищно-развлекательных мероприятий.

Разработка обозначения NAHAT является результатом творческого литературного труда ИП Флоренцева Семена Валерьевича, достигнутого с использованием ассоциативного ряда слов, связанных с объектом нейминга: на хате, намастэ.

В материалы дела представлен нотариальный протокол осмотра даты создания файла брендбука проекта NAHAT - 21.01.2020.

Следовательно, ИП Флоренцев Семен Валерьевич с 21.01.2020 является правообладателем исключительного права на художественное произведение дизайна: логотип NAHAT, включающее фрагменты, эскизы.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ООО "ФЕНИКС" 14.07.2020 обратилось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявкой N 2020736708 о регистрации товарного знака, воспроизводящего элементы произведения дизайна истца, на основании которой 15.11.2021 указанный товарный знак зарегистрирован, что подтверждается свидетельством N836748.

Истец считает, что ответчик нарушил исключительное право истца на объект авторского права, в связи с чем обратился в суд с настоящим иском.

Рассматривая настоящим спор, суд первой инстанции руководствовался положениями статей 1229, 1252, 1253, 1259, 1270, 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации и правовыми позициями, сформулированными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Удовлетворяя требование истца о признании незаконными действия ООО ФЕНИКС по воспроизведению в товарном знаке по свидетельству 836748 элементов произведения дизайна - логотипа NAHAT без согласия истца, суд первой инстанции пришел к выводу, что товарный знак 836748, исключительное право на который принадлежит ответчику, создан на основе логотипа истца. Суд констатировал, что материалами дела подтверждается принадлежность исключительного права на дизайн логотипа NAHAT, который создан ранее регистрации товарного знака, совпадение фантазийного словесного элемента произведения истца и товарного знака ответчика, обрамление словесного элемента рамкой в виде геометрических фигур, учёл, что изображения являются стилистически близкими, а также принял во внимание тот факт, что распространение логотипа истца производится в публичном доступе.

При этом суд отклонил ссылку ответчика на заключение Роспатента по результатам рассмотрения возражений на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2020736708, указав, что в указанном заключении сделаны выводы относительно наличия права на регистрацию товарного знака, не относящиеся к настоящему спору, в то время как вопросы установления наличия права на произведение к компетенции Роспатента не относятся.

Судом также признан несостоятельным довод ответчика со ссылкой на заключение между ним и патентным поверенным Барабановой Е.С. договора на оказание услуг по оформлению и подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Суд указал, что текст договора не содержит упоминания обозначения NAHAT, оно указано в приложении 1 к договору, дата подписания и составления которого не указана. Также суд исходил из того, что в материалы дела представлена слабочитаемая, незаверенная копия Договора; оригинал Договора у Ответчика и патентного поверенного Барабановой Е.С. отсутствует, о чем представитель ответчика Кисенков А.Г. сообщил Суду по интеллектуальным правам в судебном заседании 28.07.2022 по делу  СИП-364/2022 при рассмотрении заявления ИП Флоренцева С.В. о фальсификации данного доказательства.

В настоящем деле этот довод ответчиком не опровергнут, оригинал договора суду не представлен, что исключает возможность проверки даты создания документа.

Частично удовлетворяя требование истца о взыскании компенсации, суд первой инстанции, исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации за использование произведения до 300 000 рублей.

Апелляционная коллегия, повторно рассмотрев материалы дела по правилам статей 71, 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поддерживает выводы суда первой инстанции и отклоняет доводы апелляционной жалобы по следующим основаниям.

ООО ФЕНИКС в апелляционной жалобе заявляет довод о том, что Договор от 10.01.2020 между ИП Флоренцевым С.В. и Андрейкиным К.А. на разработку фирменного стиля (брендбука) проекта NAHAT является мнимой сделкой, совершен с целью легализовать авторское право ИП Флоренцева С.В. на произведение дизайна логотип NAHAT, а также указывает, что в материалах дела отсутствуют доказательства оплаты за оказанные услуги в размере 100 000 рублей.

Сослался на то, что суд не дал оценку различию в тексте Приложения N 1 к Договору.

Указанный довод судебная коллегия отклоняет ввиду следующих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), ничтожна. Данная норма направлена на защиту от недобросовестности участников гражданского оборота. Фиктивность мнимой сделки заключается в том, что у ее сторон нет цели достижения заявленных результатов. Волеизъявление сторон мнимой сделки не совпадает с их внутренней волей.

Результатом заключенной сделки - договора от 10.01.2020 между ИП Флоренцевым С.В. и Андрейкиным К.А. на разработку фирменного стиля (брендбука) проекта NAHAT, являлось создание брендбука и передача исключительных прав ИП Флоренцеву С.В. на логотип.

Судом первой инстанции установлено, что в материалы дела представлен нотариальный протокол осмотра даты создания файла в формате pdf брендбука проекта NAHAT - 21.01.2020.

Файл брендбука проекта NAHAT от 21.01.2020, содержащий произведение дизайна - логотип NAHAT, является результатом работы, выполненной Андрейкиным К.А. по Договору от 10.01.2020.

Кроме того, судом первой инстанции также установлено, что Андрейкин К.А. передал ИП Флоренцеву С.В. исключительные права на результат работы по Договору от 10.01.2020 по акту приема-передачи от 25.01.2020.

Истец представил в материалы дела договор от 10.01.2020 на оказание комплексных услуг по дизайну, нотариальный протокол осмотра даты создания файла брендбука проекта NAHAT - 21.01.2020, нотариальный протокол осмотра доказательства от 15.04.2022, которым зафиксированы факты использования спорного логотипа в период с 08.02.2020 по 08.03.2020, нотариальный протокол осмотра доказательств от 24.04.2022, заявления физических лиц, посещавших мероприятия клуба NAHAT.

По мнению апелляционного суда, представленные в материалы дела доказательства подтверждают создание брендбука проекта NAHAT 21.01.2020 и передачу исключительных прав ИП Флоренцеву С.В. по акту приема передачи ранее даты подачи ООО ФЕНИКС заявки на регистрацию товарного знака 836748 - 14.07.2020.

Отсутствие в материалах дела доказательств оплаты оказанных Андрейкиным К.А. услуг по созданию объекта авторского права - логотипа NAHAT, суд апелляционной инстанции не принимает в качестве обоснования довода о мнимости сделки, поскольку представленные в дело доказательства подтверждают сам факт создания логотипа и передачу исключительного права истцу.

Доказательств обратного ответчиком в материалы дела не представлено, довод о мнимости сделки заявлен в отсутствие правовых оснований.

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат (п. 1 ст. 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации). Это связано с тем, что неотъемлемым признаком результата интеллектуальной деятельности является его творческий характер. Поскольку творческое начало присуще только человеческой деятельности, ни юридические лица, ни публично-правовые образования не могут быть авторами.

В подтверждение совей позиции о принадлежности авторства, Истец представил нотариальный протокол осмотра доказательства от 24.08.2022, подтверждающий создание файла "NAHATE.jpg" от 27.12.2019 с изображением *.

В свою очередь, ответчик не доказал, что обладает исключительным правом на изображение, использованное им для регистрации товарного знака *, не представил информацию о физическом лице- - авторе изображения, а так же какие-либо первичные документы, подтверждающие переход исключительного права на изображение от автора к ООО "ФЕНИКС".

Ответчик не представил технический файл с изображением спорного логотипа, содержащим информацию о дате его создания.

Единственным доказательством принадлежности прав ответчику на спорный логотип является представленный в материалы дела договор от 25.12.2019 между ООО "Феникс" и патентным поверенным Барабановой Е.С. на оказание услуг по оформлению и подаче заявки на регистрацию товарного знака.

Апелляционная коллегия признает обоснованной и должным образом мотивированной критическую оценку, данную судом в отношении представленного ответчиком договора.

В частности, текст договора не содержит упоминания обозначения NAHAT, обозначение указано только в приложении 1 к договору, дата подписания и составления которого не указана.

При этом само по себе слово NAHATE не является произведением, охраняемым с точки зрения авторского права, следовательно, упоминание в тексте Приложения N 1 к договору об оказании юридических услуг от 25.12.2019 слова NAHATE (без апострофа) не свидетельствует о создании объекта авторского права и возникновении у Ответчика исключительных прав на него.

Кроме того, в материалы дела представлена слабочитаемая, незаверенная копия договора от 25.12.2019, в то время как оригинал договора у ответчика и патентного поверенного Барабановой Е.С. отсутствует, о чем представитель ответчика Кисенков А.Г. сообщил Суду по интеллектуальным правам в судебном заседании 28.07.2022 по делу N СИП-364/2022 при рассмотрении заявления ИП Флоренцева СВ. о фальсификации данного доказательства.

Данное обстоятельство не оспорено ответчиком в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, оригинал договора не представлен, что исключает возможность проверки даты создания документа.

При этом первая оплата по договору об оказании юридических услуг от 25.12.2019 сделана Ответчиком только 13.03.2020 с назначением платежа: "оплата по счету No34 ОТ 12.03.2020 г. за оформление и подачу заявки на регистрацию ТЗ "NAHATE" по 09,35,38,41,43,45 классам МКТУ".

Следовательно, ссылка ответчика на договору от 25.12.2019 правомерно признана судом первой инстанции несостоятельной.

В соответствии с п. 1 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Пунктом 1 ст. 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи.

По смыслу положений приведенных норм права, а также с учетом положения части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании объектов интеллектуальной собственности. В противном случае такое лицо признается нарушителем исключительного права, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Истец же должен лишь подтвердить факт принадлежности ему указанного права и факт использования соответствующего объекта ответчиком, при этом истец освобождается от доказывания причиненных ему убытков.

В отсутствие опровергающих доводы и доказательства, приведенные истцом, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что ответчиком не подтвержден факт создания им спорного обозначения, которое зарегистрировано в качестве товарного знака N 836748.

При этом суд первой инстанции обоснованно отклонил заключение специалиста, представленное ответчиком, в котором сделан вывод, что словесное обозначение "NAHATE" является не литературным произведением, а жаргонным выражением.

Материалами дела подтверждается, что в судебном заседании 23.08.2022 истцом заявлено уточнение исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: отказ от требования о признании незаконными действий ООО "ФЕНИКС" по воспроизведению в товарном знаке по свидетельству N 836748 литературного произведения "NAHATE".

Данное уточнение принято судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, следовательно, представленное ответчиком заключение специалиста не являлось относимым доказательством к предмету настоящего спора, в связи с чем суд первой инстанции обоснованно отказал в приобщении к материалам дела.

В апелляционной жалобе ответчик указывает, что слово "NAHATE" не является фантазийным, переводится с чешского языка - голый, обнаженный, а равно является транслитерацией обозначения стиля карате "НАХА-ТЭ".

Между тем, в материалы дела представлено заключение экспертов ФГБОУ Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС) от 07.06.2022, в котором проведено исследование фантазийности словесного элемента "NAHATE".

Данным заключением установлено, что "NAHATE" с чешского языка переводится как "обнаженный, голый", при этом слово голый на чешском означает nahaty или nahy, а слово nahate является частным вариантом склонения слова nahaty во множественном числе творительного падежа, то есть является частным вариантом склонения чешского слова. Иных вариантов перевода исследуемого слова не выявлено. Чешский язык не входит в рейтинг 20ти распространенных языков мира.

В виду этого, экспертами сделан вывод, что для российского среднестатистического потребителя чешский язык не является известным, и слово "NAHATE" производит впечатление фантазийного.

По мнению апелляционной коллегии, данное заключение является допустимым и относимым доказательством, которое принимается во внимание в качестве опровергающего довод ответчика о том, что слово "NAHATE" не является фантазийным.

С учётом установленных по делу обстоятельств судебная коллегия поддерживает выводы суда первой инстанции о воспроизведении ответчиком в своем товарном знаке элементов логотипа истца.

В частности, логотип * представлен в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположено слово "NAHATE", выполненное оригинальным шрифтом. Все элементы композиции находятся в неразрывной связи друг с другом и образуют произведение графики и/или дизайна. Данный вывод подтверждается заключением комиссии экспертов РГАИС.

Согласно п. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу объектов авторских прав отнесены произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, произведения декоративно-прикладного искусства, архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов и пр.

Таким образом, объект исследования является объектом авторского права, поскольку представляет собой форму материального выражения в двухмерной или трехмерной проекциях, существующих в целостном изделии, обладающих новизной, эстетичностью и функциональностью, а также имеющих такие визуальные характерные признаки, как сочетание линий, контуров, цветового решения, структуры поверхности или материала как самого изделия, так и его элементов.

Изображение *, зарегистрированное ответчиком в качестве товарного знака по свидетельству N 836748, схоже до степени смешения и является производным от логотипа *, так как имеет в качестве центрального элемента словесное обозначение NAHATE, выполненное стилистически идентичным шрифтом, с идентичными промежутками, в идентичном цветовом решении (черно-белом).

При таких обстоятельствах, вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения иска о признании незаконными действия ООО ФЕНИКС по воспроизведению в товарном знаке по свидетельству 836748 элементов произведения дизайна - логотипа NAHAT, является законным и обоснованным.

Как усматривается из обжалуемого судебного акта, при рассмотрении требования о взыскании компенсации в размере 1 000 000 руб., суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для снижения размера компенсации до 300 000 руб. исходя из характера нарушения, установленных в ходе судебного разбирательства и указанных выше фактических обстоятельств дела, степени вины, недоказанности вероятных убытков правообладателя в заявленном размере, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения

Апелляционный суд в указанной части поддерживает выводы суда первой инстанции и не усматривает оснований для изложения иной оценки. При этом коллегия судей принимает во внимание, что в данной части ни истец, ни ответчик возражений не заявили.

Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, верно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Вместе с тем, заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции по настоящему делу не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16.09.2022 по делу N А40-82379/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Б.В. Стешан

Судьи

О.Г. Головкина Т.В. Захарова