Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 ноября 2022 г. N 13АП-28404/22 по делу N А56-10553/2021

г. Санкт-Петербург

28 ноября 2022 г.

Дело N А56-10553/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 24 ноября 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 ноября 2022 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Третьяковой Н.О.

судей Згурской М.Л., Семеновой А.Б.

при ведении протокола судебного заседания: Кроликовой Д.С.

при участии:

от истца (заявителя): Баскова М.В. по доверенности от 26.09.2022

от ответчика (должника): не явились, извещены

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-28404/2022, 13АП-29411/2022) ООО "Спецтранс", Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.07.2022 по делу N А56-10553/2021 (судья Яценко О.В.), принятое

по иску ООО "Спецтранс"

к ООО "Олимп"; Федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации

об обязании, о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс", адрес: 196602, Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Гусарская, д. 14, литер А, ОГРН: 1117847275072, (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Олимп", адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, улица Большая Пороховская, дом 47, литер А, пом. 9Н, кабинет 203/1, ОГРН: 1167847399928, (далее - ответчик 1) об обязании устранить использование полезной модели "контейнер заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов" (патент РФ N RU175741U1) и взыскании 5 000 000 руб. компенсации; к федеральному государственному казенному Военному образовательному учреждению высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации, ОГРН: 1027800567299 (далее - ответчик 2, Академия) об обязании устранить использование полезной модели "контейнер заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов" (патент РФ N RU175741U1) путем демонтажа и взыскании 5 000 000 руб. компенсации.

Решением суда от 29.07.2022 иск удовлетворен частично. Суд обязал ответчиков устранить использование полезной модели "контейнер заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов" (патент РФ N RU175741U1), взыскал с ответчика 1 в пользу истца 100 000 руб., с ответчика 2 в пользу истца 100 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец и ответчик 2 обжаловали его в апелляционном порядке.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворить в полном объеме. По мнению истца, суд необоснованно уменьшил размер компенсации.

В апелляционной жалобе ответчик 2, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении исковых требований к Академии отказать. По мнению ответчика 2, вина Академии в нарушении права общества "СпецТранс" на полезную модель отсутствует, в связи с чем, оснований для удовлетворения исковых требований к Академии у суда первой инстанции не было.

В настоящем судебном заседании представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, и во исполнение определения апелляционного суда от 20.10.2020 представил направленное в адрес Академии 07.08.2019 письмо, в котором ООО "СпецТранс" уведомило академию, что ООО "СпецТранс" является правообладателем на конструкцию и первичную проектную документацию контейнеров заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов по патенту N RU175741U1.

ООО "Олимп" и Академия, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения жалоб, представителей в судебное заседание не направили, что не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствии.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "СпецТранс" является правообладателем на полезную модель "контейнер заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов" по патенту N 175741, выданному от 18.12.2017 Федеральной службой по интеллектуальной собственности (приоритет полезной модели - 25.11.2016, срок действия исключительного права на полезную модель до 25.11.2026).

ООО "Олимп" в рамках закрытого аукциона N 0372100028519000010 заключило 24.04.2019 контракт N 010 с Академией на выполнение работ по оборудованию и ремонту площадок для сбора твердых коммунальных отходов, с установкой контейнеров заглубленного типа с элементами благоустройства на территории военного городка.

При анализе технических характеристик контейнеров для мусора заглубленного типа, указанных в Техническом задании к контракту, правообладателем было установлено сходство до степени смешения с полезной моделью по патенту N RU 175741U1.

07.08.2019 ООО "СпецТранс" направило в адрес ответчиков соответствующие претензии.

Ссылаясь на использование ответчиками полезной модели по патенту N 175741 в отсутствие разрешения правообладателя, ООО "СпецТранс" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования частично, исходил из доказанности наличия у истца права на иск и факта нарушения ответчиками исключительного права истца.

При определении размера компенсации суд первой инстанции, учитывая фактические обстоятельства дела, а также отсутствие обоснования соразмерности допущенного нарушения требуемой истцом суммы компенсации, снизил размер компенсации с 5 000 000 руб. до 100 000 руб.

Апелляционная инстанция, рассмотрев материалы дела и оценив доводы жалоб, не находит оснований для их удовлетворения.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе, в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

С учетом изложенного, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему исключительного права на спорную полезную модель, факт нарушения ответчиком исключительного права одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при изготовлении и продаже изделий, содержащих признаки полезной модели.

Как установлено судом и усматривается из материалов дела, обществу "СпецТранс" принадлежит исключительное право на полезную модель "контейнер заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов" по патенту Российской Федерации N 175741.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (резолютивная часть решения оглашена 24.12.2020, в полном объёме решение изготовлено 15.01.2021) по делу N 078/01/14.5-565/2020 установлено использование ООО "Олимп" полезной модели по патенту N 175741 без разрешения правообладателя и нарушение ООО "Олимп" статьи 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившееся во введении в оборот, в том числе посредством продажи в рамках исполнения государственного контракта от 24 апреля 2019 года N 010 (ИКЗ 191780104623278010100100280282920244), контейнеров для мусора заглубленного типа, в которых незаконно использована полезная модель по патенту N 175741.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.06.2021 по делу N А56-14497/2021, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.07.2022, ООО "Олимп" отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 24.12.2020 по делу N 078/01/14.5-565/2020.

Вступившими в законную силу судебными актами установлено, что ООО "СпецТранс" является правообладателем исключительного права на спорную полезную модель, а также то, что материалами патентоведческой экспертизы и заключением патентного поверенного от 07.02.2020, представленным в материалы антимонопольного дела, подтверждается факт незаконного использования без разрешения правообладателя спорной полезной модели в рамках исполнения контракта между ООО "Олимп" и Академией на выполнение работ по оборудованию и ремонту площадок для сбора твердых коммунальных отходов, с установкой контейнеров заглубленного типа с элементами благоустройства на территории военного городка, а также о наличии в действиях ООО "Олимп" факта реализации продукции общества "СпецТранс" без разрешения правообладателя.

Поскольку материалами дела установлен и доказан факт использования ответчиками спорной полезной модели, права на которую зарегистрированы за истцом, в отсутствие законных оснований, без разрешения владельца исключительных прав, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о нарушении ответчиками исключительных прав истца, что является основанием для прекращения использования полезной модели и взыскания компенсации на основании статей 1229, 1252, 1354, 1358, 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 57 Постановления N 10, следует, что в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Принимая во внимание разъяснения, изложенные в пункте 57 Постановления N 10, заключение ответчиками контракта на выполнение работ по оборудованию и ремонту площадок для сбора твердых коммунальных отходов, с установкой контейнеров заглубленного типа, суд первой инстанции правомерно удовлетворил нематериальные требования истца.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Обращаясь с иском по настоящему делу, истец избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ в размере 5 000 000 руб. с каждого из ответчиков.

Как разъяснено в пунктах 59, 61, 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Таким образом, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленными требованиями, однако такое уменьшение должно быть обоснованно.

В данном случае суд первой инстанции, исследовав обстоятельства дела, оценив доводы сторон, принимая во внимание приведенные разъяснения, пришел к выводу, что заявленный истцом размер компенсации завышен.

Исходя из характера нарушения, степени вины нарушителей, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции посчитал возможным снизить размер компенсации и признал обоснованными требования ООО "СпецТранс" в сумме 200 000 руб. по 100 000 руб. компенсации с каждого ответчика).

Оснований для переоценки выводов суда апелляционный суд не усматривает. Вопреки доводам жалобы истца, размер компенсации, взысканный судом, соразмерен характеру допущенному ответчиками нарушению прав истца, обеспечивает баланс интересов сторон.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы истца у суда апелляционной инстанции не имеется.

Также суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы Академии.

Как следует из направленного в адрес Академии письма от 07.08.2019, ООО "СпецТранс" уведомило Академию о том, что ООО "СпецТранс" является правообладателем на конструкцию и первичную проектную документацию контейнеров заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов по патенту N 175741, предупредило Академию о том, что правообладателем будут предприняты все необходимые меры для защиты нарушенных прав.

Таким образом, довод Академии об отсутствии ее вины при использовании контейнеров заглубленного типа для сбора твердых бытовых отходов, не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Решение суда соответствует имеющимся в деле доказательствам, нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права, которые привели или могли привести к принятию неправильного решения, судом при рассмотрении спора не допущено.

Поскольку оснований для отмены или изменения решения суда не имеется, апелляционные жалобы ООО "СпецТранс" и Академии удовлетворению не подлежат.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы ООО "СпецТранс" расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на ее подателя.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.07.2022 по делу N А56-10553/2021 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Н.О. Третьякова

Судьи

М.Л. Згурская А.Б. Семенова