Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10 февраля 2023 г. N 07АП-211/23 по делу N А03-7691/2022

город Томск

10 февраля 2023 г.

Дело N А03-7691/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 06 февраля 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 февраля 2023 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хайкиной С.Н.,

судей Бородулиной И.И.,

Павлюк Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Волковой Т.А., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Долгова Александра Сергеевича, индивидуального предпринимателя Олейниковой Екатерины Сергеевны (N 07АП-211/2023(1)(2)) на решение от 28.11.2022 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-7691/2022 (судья Сосин Е.А.) по иску индивидуального предпринимателя Долгова Александра Сергеевича (ОГРНИП 319665800041502 ИНН 220300262037) к индивидуальному предпринимателю Олейниковой Екатерине Сергеевне (ОГРНИП 319222500053332 ИНН 745311496995) о взыскании 500 000 руб.,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Кардаковой Ольги Николаевны, с. Алтайское.

В судебном заседании приняли участие:

от заявителя: Королев Е.В. - доверенность от 05.09.22

от заинтересованного лица: Сандаковский А.А. - доверенность от 21.06.22

от третьих лиц: без участия, извещены

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Долгов Александр Сергеевич (далее - истец, ИП Долгов А.С.) обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к индивидуальному предпринимателю Олейниковой Екатерине Сергеевне (далее - ответчик, ИП Олейникова Е.С.) о взыскании 500 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 735207.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Кардакова Ольга Николаевна (далее - третье лицо, Кардакова О.Н.).

Решением Арбитражного суда Алтайского края от 28.11.2022 исковые требования удовлетворены частично, с ИП Олейниковой Е.С. в пользу ИП Долгова А.С. взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак N 735207 в размере 250 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Олейникова Е.С. обратилась в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить требования ИП Долгова А.С. частично, взыскав с ИП Олейниковой Е.С. компенсацию с учетом способа использования ответчиком товарного знака.

В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что суд необоснованно отклонил доводы ответчика о снижении размера компенсации.

Кроме того, с апелляционной жалобой обратился ИП Долгов А.С., в которой просит решение суда первой инстанции отменить в части снижения заявленного размера компенсации и удовлетворить заявленные исковые требования в полном объеме.

По мнению подателя апелляционной жалобы, ответчиком не доказана совокупность оснований, предусмотренных постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, позволяющих снизить заявленный размер компенсации за нарушение исключительных прав.

ИП Долгов А.С. в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) представил отзыв на апелляционную жалобу ИП Олейниковой Е.С., в которой просит оставить апелляционную жалобу без удовлетворения, указывая на несостоятельность доводов, изложенных в ней.

Арбитражный апелляционный суд считает возможным на основании статей 123, 156, 266 АПК РФ рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыва, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции считает решение суда не подлежащим отмене или изменению по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что 14.02.2022 истцом в результате проведения контрольной закупки зафиксирован факт использования ответчиком обозначения "Чебуречная", сходного до степени смешения с товарным знаком N 735207, в том числе, на фасаде киоска, расположенного вблизи здания по адресу: с. Алтайское, ул. Советская, д. 97.

В связи с выявленным фактом нарушения исключительных прав истцом в порядке досудебного урегулирования спора в адрес ответчика направлена претензия от 04.03.2022, оставленная ответчиком без удовлетворения.

Неисполнение в добровольном порядке ответчиком претензионных требований истца, послужило основанием для обращения ИП Долгова А.С. в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак, придя при этом к выводу о наличии оснований, предусмотренных Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, для снижения размера компенсации до 250 000 руб.

Арбитражный апелляционный суд поддерживает выводы арбитражного суда первой инстанции, в связи с чем отклоняет доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из установленных фактических обстоятельств дела и следующих норм права.

Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации охраняются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Из положений подпункта 14 части 1 статьи 1225 ГК РФ следует, что результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), является, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии со статьей 1484 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, указанными в части 2 статьи 1484 ГК РФ, а именно путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно пунктом 2 статьи 1225 и пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ интеллектуальная собственность охраняется законом, и никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим кодексом (пункт 1 статьи 1229, статьи 1233, 1484 ГК РФ).

По смыслу пункта 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения.

Пунктом 43 Правил N 482 установлено, что сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рамках рассматриваемой категории дел вывод о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения специальной экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Кроме того, в пункте 75 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что "вопрос об оценке товарного знака, исключительное право на который принадлежит правообладателю, и обозначения, выраженного на материальном носителе, на предмет их сходства до степени смешения не может быть поставлен перед экспертом, так как такая оценка дается судом с точки зрения обычного потребителя соответствующего товара, не обладающего специальными знаниями адресата товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (далее - обычный потребитель), с учетом пункта 162 настоящего постановления".

Таким образом, проведение экспертизы для установления контрафактности товара по данной категории дел не требуется.

Из материалов дела следует, что ИП Долгов А.С. является правообладателем исключительных прав на товарный знак N 735207 по свидетельству о регистрации товарного знака N 735207, дата регистрации 14.11.2019, имеет правовую охрану в отношении 43-го класса МКТУ (закусочные; кафе; кафетерии; рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом).

Факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на средство индивидуализации подтверждается результатами скрытой проверки (осмотра) спорного объекта, расположенного вблизи здания по адресу: с. Алтайское, ул. Советская, д. 97, методом "тайный покупатель" ("Mystery Shopping"), проведенной обществом с ограниченной ответственностью "Агентство маркетинговых исследований ЛОГОС" по заданию истца на основании договора на оказание услуг N 110221 от 11.02.2022.

При таких обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на вышеуказанное средство индивидуализации - товарный знак N 735207.

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом требование заявлено в размере 500 000 руб. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Из материалов дела следует, что между истцом (правообладатель) и индивидуальным предпринимателем Стойко Д.О. (пользователь) заключен договор коммерческой концессии N 116/21 от 03.02.2021, согласно которому правообладатель предоставил пользователю право использования в его предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав (далее - КИП), а пользователь обязался своевременно уплатить правообладателю вознаграждение в порядке и на условиях, определенных договором.

Согласно пункту 3.1 договора N 1, вознаграждение правообладателя за право использования КИП по договору устанавливается в виде:

- паушального взноса за весь период использования КИП в рамках договора;

- дополнительного паушального взноса за право открытия каждой последующей Чебуречной;

- роялти (периодических платежей) за каждый месяц предоставления КИП в течение срока действия договора;

- маркетингового платежа за ежемесячное маркетинговое сопровождение деятельности пользователя.

В соответствии с пунктом 3.2 договора N 1 размер паушального взноса по договору за право использования КИП правообладателя для открытия одной Чебуречной составляет 250 000 руб.

По расчету истца стоимость права использования товарного знака N 735207 составляет 500 000,00 рублей, исходя из следующего расчета: 2 х 250 000,00 рублей, в котором 250 000,00 рублей - это размер паушального взноса, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака на территории Алтайского края.

В хозяйственной практике термин "паушальный платеж" используют с целью обозначения вознаграждения в форме фиксированного разового платежа.

Согласно пункту 5 статьи 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Разовый паушальный платеж это единоразовое фиксированное вознаграждение за право пользоваться предметом Лицензионного договора до того, как будет получен экономический эффект (прибыль) от его использования. При этом, паушальный платеж может производиться как единовременно, так и в рассрочку.

Данное вознаграждение представляет собой четко зафиксированную в тексте лицензионного договора сумму, закрепляет экономические интересы обеих сторон и не зависит от срока действия Договора, даже в случае продления исключительного права на товарный знак.

Вместе с тем, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

В предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.

Рассмотрев доводы апелляционных жалоб истца и ответчика относительно невозможности/возможности снижения размера компенсации, апелляционный суд исходит из следующего.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, содержащейся в Постановлении N 28-П, при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301, 1311 и 1515 ГК РФ, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено ответчиком впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Таким образом, следует учитывать, что в соответствии с приведенной правовой позицией снижение размера компенсации ниже минимального предела обусловлено Конституционным Судом Российской Федерации одновременным наличием ряда критериев, обязанность доказывания соответствия которым возлагается именно на ответчика.

При этом суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, обосновывая такое снижение лишь принципами разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении N 40-П, с учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (то есть не может быть менее стоимости права использования товарного знака).

Суд первой инстанции, оценив в совокупности и взаимной связи представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу о возможности применения в рассматриваемом случае правовых позиций, изложенных в Постановлении N 40-П, и снижения размера компенсации до стоимости права использования товарного знака, то есть до 250 000 руб., поскольку установил, что нарушение исключительных прав правообладателей ответчиком совершено впервые, ответчиком открыт только один объект, обозначение которого сходно до степени смешения с товарным знаком N 735207, при этом, указанный объект общественного питания действовал непродолжительное время, следовательно, нарушение исключительных прав истца не носило грубый характер, оказание услуг общественного питания с использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 735207, не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ответчика.

Как указано в пункте 3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, предусмотренная пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация, будучи мерой гражданско-правовой ответственности, имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Отсутствие у суда правомочия снизить размер компенсации может повлечь - вразрез с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации о необходимости учета фактических обстоятельств дела и вопреки требованиям справедливости и разумности - явную несоразмерность налагаемой на ответчика имущественной санкции ущербу, причиненному истцу, и тем самым нарушение баланса их прав и законных интересов, которые, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П, защищаются статьями 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации и соблюдение которых гарантируется основанными на этих статьях принципами гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской деятельности (пункт 4.4 Постановления N 40-П).

Впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. Таким образом, и в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на один товарный знак, должна быть обеспечена возможность ее снижения, по правилам, предусмотренным пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ.

Поскольку истцом указанные выводы при апелляционном обжаловании решения суда первой инстанции не опровергнуты документально, при этом доводы ответчика о возможности снижения компенсации в большем размере противоречат вышеприведенным законодательным положениям и материалам дела, апелляционный суд приходит к выводу о правомерности определенного судом первой инстанции размера компенсации.

Ссылка истца и ответчика на судебную практику не может быть принята апелляционным судом во внимание при рассмотрении настоящего дела, так как какого-либо преюдициального значения для настоящего дела не имеет, принята судами по конкретным делам, фактические обстоятельства которых отличны от фактических обстоятельств настоящего дела.

В целом, оценивая изложенные в апелляционных жалобах доводы, суд апелляционной инстанции установил, что в них отсутствуют ссылки на факты, которые имели бы юридическое значение и могли бы повлиять в той или иной степени на обоснованность и законность судебного акта.

При изложенных обстоятельствах, оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных статьей 270 АПК РФ, а равно принятия доводов апелляционных жалоб, у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционных жалоб относятся на заявителей жалоб.

Руководствуясь статьями 258, 268, 271, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 28.11.2022 Арбитражного суда Алтайского края по делу N А03-7691/2022 оставить без изменения, а апелляционные жалобы индивидуального предпринимателя Долгова Александра Сергеевича, индивидуального предпринимателя Олейниковой Екатерины Сергеевны - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Алтайского края.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Председательствующий

С.Н. Хайкина

Судьи

И.И. Бородулина Т.В. Павлюк