Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2023 г. N 15АП-2509/23 по делу N А32-55278/2022

город Ростов-на-Дону

07 апреля 2023 г.

дело N А32-55278/2022

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Попова А.А.

рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу

индивидуального предпринимателя Мамедова Гамлета Адил Оглы

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 01 февраля 2022 года по делу N А32-55278/2022

по иску индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича

к индивидуальному предпринимателю Мамедову Гамлету Адил Оглы

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович (далее - ИП Косенков А.Б., истец) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к индивидуальному предпринимателю Мамедову Гамлету Адил Оглы (далее - ИП Мамедов Г.А.О., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 92 857 руб., судебных расходов в размере 8 210 руб., из которых расходы по приобретению товара - 90 руб., почтовые расходы - 120 руб., расходы на получение выписки из ЕГРИП - 200 руб., расходы на фиксацию правонарушения - 8 000 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (л.д. 17-18)).

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца путем использования товарного знака "KAIZER" (N 359303) в отсутствие разрешения правообладателя, сумма компенсации определена исходя из двукратной стоимости лицензионного пользования.

Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 01.02.2022, с учетом исправительного определения от 09.03.2023, в удовлетворении ходатайств ответчика о переходе к рассмотрению дела в общем порядке искового производства, а также об истребовании доказательств отказано, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303 в размере 21 428 руб. 57 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 461 руб. 54 коп., судебные издержки в размере 1 894 руб. 62 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С ответчика в доход федерального бюджета взыскано 396 руб. государственной пошлины. С истца в доход федерального бюджета взыскано 1 318 руб. государственной пошлины.

Решение мотивировано тем, что суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1252, 1259, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10), исходил из доказанности факта наличия у истца исключительных прав на спорный товарный знак и незаконного использования ответчиком товарного знака N 359303 путем предложения к продаже и продажи товара, на котором использован спорный товарный знак. Определяя размер компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции определил размер компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 21 428 руб. 57 коп. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, дав оценку представленному в материалы дела лицензионному договору от 06.04.2021, и руководствуясь разъяснениями, изложенными в пункте 61 постановления Пленума N 10, из расчета: 30 000 руб. / 7 классов МКТУ/ 4 способа применения) x 2).

ИП Мамедов Г.А.О. обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просил решение суда первой инстанции отменить в части удовлетворения исковых требований, в иске отказать в полном объеме.

Доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что истцом не были направлены в адрес ответчика документы, приложенные к исковому заявлению, в связи с чем ответчик был лишен возможности возражать по требованиям истца. Истцом не доказан надлежащими доказательствами факт реализации ответчиком спорного товара, приобретения товара в магазине ответчика, из представленного истцом чека не представляется возможным установить реквизиты продавца. Истцом не представлено доказательств легитимации на обращение с настоящим иском и наличия исключительных прав на товарный знак N 359303.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просил исковые требования удовлетворить в полном объеме, возражал против доводов апелляционной жалобы.

В силу пункта 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 18.04.2017 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" апелляционная жалоба рассматривалась судьей единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ИП Косенков А.Б. является обладателем исключительных прав на товарный знак N 359303 (в виде словесного обозначения "KAIZER"), что подтверждается свидетельством на товарный знак N 359303, зарегистрированным в государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.2008, срок действия исключительного права продлен до 19.10.2025.

20.05.2021 в торговой точке, расположенной по адресу: г. Керчь, ул. Советская, д. 15. м-н "Чудесные цены", был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от имени ИП Мамедова Г.А.О. товара - маникюрные инструменты, имеющего технические признаки контрафактности.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 20.05.2021, спорным товаром, а также видеосъемкой, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со статьями 12-14 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На спорном товаре содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 359303.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, указанных, в том числе в 8 классе Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Спорный товар классифицируется как "маникюрный инструмент" и относится к 8 классу МКТУ.

Между истцом (лицензиар) и ООО "Торговый дом "КЬЮТ-КЬЮТ" (лицензиат) заключен лицензионный договор от 06.04.2021, предоставляющий право на использования товарного знака по свидетельству N 359303 в отношении всех товаров 03, 08, 11, 21, 26 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Согласно пункту 2 указанного договора лицензиат выплачивает лицензиару за предоставление права использования товарного знака N 359303 комбинированное вознаграждение: разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака N 359303 составляет 1 000 000 руб.; ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 300 000 руб. (фиксированное вознаграждение).

Согласно дополнительному соглашению от 03.05.2021 к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021 в лицензионный договор были добавлены пункты 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 следующего содержания:

2.9. Указанная в пункте 2.4 договора сумма роялти в виде фиксированных ежемесячных платежей не зависит от срока использования, способов использования, территории использования, количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности, классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных лицензиату, количества и видов реализуемой лицензиатом продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности.

2.10. В случае досрочного расторжения настоящего договора, лицензиат не имеет права на возврат вознаграждения, предусмотренного пунктом 2.1.1 настоящего договора.

2.11. В случае досрочного расторжения настоящего договора, лицензиат не имеет права на возврат вознаграждения, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего договора, обязанность по оплате которого имелась в соответствующем месяце на дату расторжения договора.

2.12. Неиспользование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности полностью, либо использование объекта интеллектуальной собственности не всеми предоставленными настоящим договором способами, а равно не на всей предусмотренной настоящим договором территории либо не во всех классах МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных лицензиату, не является основанием для неоплаты либо перерасчета вознаграждения, предусмотренного пунктами 2.1.1, 2.4 настоящего договора.

2.13. Использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в течение срока, меньшего, чем срок действия договора, не является основанием для уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного пунктом 2.1.1 настоящего договора, пропорционально сроку фактического использования.

2.14. Использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в течение срока, меньшего, чем 1 месяц, не является основанием для уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего договора, пропорционально сроку фактического использования в соответствующем месяце.

Исходя из стоимости правомерного использования товарного знака по договору неисключительной лицензии от 06.04.2021, размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303 по расчету истца в соответствии с пунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации составляет: (1 300 000 руб. / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ/ 4 способа применения) x 2 = 92 857 руб.

Изложенные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственности), отнесены, в том числе, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, а также коммерческие обозначения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

В силу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

По смыслу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ИП Косенков А.Б. является обладателем исключительных прав на товарный знак "KAIZER" по свидетельству Российской Федерации N 359303.

В подтверждение факта реализации спорного товара истцом представлены в материалы дела чек от 20.05.2021, видеозапись покупки спорного товара.

Данные о продавце, содержащиеся в чеке, совпадают с данными ответчика, указанными в выписке из ЕГРИП, представленной в материалы дела истцом.

О фальсификации чека ответчиком не заявлено.

Ведение видеозаписи (в том числе и скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статьям 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации и корреспондирует части 2 статьи 45 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Суд первой инстанции, проведя анализ и исследование представленных истцом доказательств, пришел к выводу о доказанности истцом факта продажи ответчиком в магазине по адресу: г. Керчь, ул. Советская, д. 15. м-н "Чудесные цены", именно спорного товара, а никакого иного.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"). Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", далее - Правила N 32).

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Сходство изображений состоит во внешнем виде и смысловом значении. Незначительные различия в форме и сочетании цветов, не влияют на общее восприятие изображения данного товара как сходного до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками (пункт 14.4.2 Правил N 32).

При этом словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) (пункт 42 Правил N 482).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначение, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение. При этом одним из наиболее распространенных случаев звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В пункте 43 Правил N 482 отражено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Для признания сходства обозначения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя (соответствующая правовая позиция выражена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 по делу N 3691/06).

Сформировавшаяся по рассматриваемой категории дел судебная практика исходит из того, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что использованное ответчиком обозначение "KAIZER" является безусловно сходным до степени смешения с товарным знаком истца по визуальному и смысловому признаку.

Ответчик в материалы дела не представил документы, подтверждающие, что закупленный товар с указанным выше товарным знаком введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем указанных товарных знаков или с его согласия.

С учетом изложенного, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что истцом доказан факт нарушения его исключительных прав на товарный знак.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, истцом в адрес ответчика направлено исковое заявление с приложенными к нему документами, также ответчик не был лишен права на ознакомление с материалами дела, однако, ответчиком соответствующее процессуальное право не реализовал.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В данном случае истцом заявлено требование о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем. Аналогичное разъяснение содержится в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 10).

Как разъяснено в пункте 61 постановления Пленума N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом, исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Такой вывод содержится, в частности, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу N А53-2527/2019, от 04.12.2019 по делу N А14-3727/2018, от 19.02.2020 по делу N А49-8814/2018, от 05.08.2020 N С01-613/2019 по делу N А05-10589/2018.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Указанная правовая позиция содержится также в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019.

Из материалов дела следует, что между истцом и ООО "Торговый дом "КЬЮТ-КЬЮТ" заключен лицензионный договор от 06.04.2021, предоставляющий право на использование товарного знака по свидетельству N 359303 в отношении всех товаров и услуг 03, 08, 11, 21, 26 35, 44 классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Согласно пункту 2 указанного договора лицензиат выплачивает лицензиару за предоставление права использования товарного знака N 359303 комбинированное вознаграждение: разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака N 359303, который составляет 1 000 000 руб.; ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 300 000 руб. (фиксированное вознаграждение).

По расчету истца стоимость права использования товарного знака N 359303 за 1 год составляет 4 600 000 руб.: 1 000 000 руб. (паушальный платеж) + 300 000 руб. (фиксированное вознаграждение) x 12 месяцев.

Исходя из 7-ми классов МКТУ и 4-х способов использования истец определил размер компенсации, как (1 300 000 руб. / 7 классов МКТУ / 4 способа использования) x 2 = 92 857 руб.

При этом истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Суд первой инстанции исходил из того, что при определении размера компенсации, действительно, необходимо принять во внимание наличие 7-ми классов МКТУ и 4-х способов использования. При этом суд счел, что размер компенсации должен определяться только исходя из ежемесячного платежа в форме роялти за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 300 000 руб.

Лицензионный договор является действующим, заключен в соответствии с требованиями закона. Во исполнение пункта 2 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставление права использования товарного знака по договору зарегистрировано в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 2.3 договора паушальный платеж, указанный в пункте 2.1.1 договора, лицензиат уплачивает в течение 10 календарных дней с даты регистрации предоставления права на использование товарного знака по договору в Роспатенте. Ответчик стоимость лицензионного договора не оспаривал.

В рамках лицензионного договора от 06.04.2021 лицензиар к лицензиату претензий относительно частичной оплаты паушального платежа не заявлял.

Согласно пункту 2.8 дополнительного соглашения от 03.05.2021 к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021 указанная в пункте 2.1.1 договора сумма разового паушального платежа является фиксированной, оплачивается за предоставленное право использования объекта интеллектуальной собственности и не зависит от срока использования, способов использования, территории использования, количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности, классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных лицензиату, количества и видов реализуемой Лицензиатом продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности.

Согласно пункту 2.12 дополнительного соглашения от 03.05.2021 к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021 неиспользование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности полностью, либо использование объекта интеллектуальной собственности не всеми предоставленными настоящим договором способами, а равно не на всей предусмотренной настоящим договором территории либо не во всех классах МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных лицензиату, не является основанием для неоплаты либо перерасчета вознаграждения, предусмотренного пунктами 2.1.1, 2.4 договора.

Согласно пункту 2.13 дополнительного соглашения от 03.05.2021 к лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021 использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в течение срока, меньшего, чем срок действия договора, не является основанием для уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного пунктом 2.1.1 договора, пропорционально сроку фактического использования.

В хозяйственной практике термин "паушальный платеж" используют с целью обозначения вознаграждения в форме фиксированного разового платежа.

Согласно пункту 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Разовый паушальный платеж это единоразовое фиксированное вознаграждение за право пользоваться предметом лицензионного договора до того, как будет получен экономический эффект (прибыль) от его использования. При этом паушальный платеж может производиться как единовременно, так и в рассрочку.

Данное вознаграждение представляет собой четко зафиксированную в тексте лицензионного договора сумму, закрепляет экономические интересы обеих сторон и не зависит от срока действия договора, даже в случае продления исключительного права на товарный знак.

Вместе с тем, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 24.07.2020 N 40-П указал на то, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения.

Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.

Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Исходя из того, что материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений, в рассматриваемой ситуации размер компенсации правомерно определен судом первой инстанции из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц без учета размера паушального взноса. Двукратный размер стоимости права использования товарного знака по расчету суда первой инстанции составил: 300 000 руб. / 7 / 4 x 2 = 21 428 руб. 57 коп.

Указанная правовая позиция соответствует сложившейся судебной практике по данному вопросу, например: постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2022 N С01-1991/2022 по делу N А60-6938/2022, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2023 по делу N 01-1703/2022, постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.11.2022 по делу N А53-13677/2022.

Согласно позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, в случае нарушения прав одного того же лицензиара на один и тот же товарный знак размер компенсации не может быть одинаковым для конкурента правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары без лицензионного договора, и индивидуального предпринимателя, продавшего в розницу товар, маркированный товарным знаком правообладателя.

Поскольку законом критерии для установления сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака не установлены, этот вопрос относится к дискреционным полномочиям суда, рассматривающего спор по существу.

Отсутствие в лицензионном договоре условий, позволяющих определить размер компенсации исходя из обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, также не освобождает суд от определения размера компенсации, соответствующего допущенному нарушению.

С учетом позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет правообладателю обратиться в суд с требованием о взыскании двукратного размера стоимости права использования товарного знака в сравнимых обстоятельствах, а не двукратной цены договора - вне зависимости от обстоятельств допущенного нарушения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с обоснованностью определенного судом первой инстанции размера компенсации из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц, с учетом допущенного ответчиком нарушения.

Снижение размера компенсации согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в данном случае неприменимо, так как в настоящем деле заявлено о взыскании компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, а не на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В связи с изложенным, судом правомерно определен размер компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 21 428 руб. 57 коп.

((300 000 руб. / 7 классов МКТУ/ 4 способа применения) х 2) и исковые требования истца удовлетворены частично в размере 21 428 руб. 57 коп.

Истцом также было заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов в размере 8 210 руб., состоящих из стоимости товара в размере 90 руб., почтовых расходов 120 руб., размера государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП 200 руб., расходов на фиксацию правонарушения 8 000 руб.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с проигравшей стороны.

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" разъяснено, что перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети "Интернет"), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.

Предметом иска является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. В предмет доказывания по делу входит, в том числе, установление факта реализации товара, содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками и изображениями, принадлежащими истцу.

В связи с изложенным, расходы на приобретение представленного в материалы дела товара в размере 90 руб., почтовые расходы 120 руб., государственная пошлина за получение выписки из ЕГРИП 200 руб., расходы на фиксацию правонарушения 8 000 руб. соответствуют установленным статьей 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации критериям судебных издержек.

Заявленные истцом почтовые расходы также подтверждены представленными в материалы дела документами.

Несение истцом расходов на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб. подтверждается представленными истцом документами: договором на оказание услуг (субагентский договор) от 19.03.2021, заключенным с ИП Тарасовой И.В., актом оказанных услуг N 106 от 30.11.2022, платежным поручением N 177 от 13.01.2023 на сумму 168 000 руб.

Довод апелляционной жалобы о том, что в рамках иных судебных дел истцом представлено аналогичное платежное поручение N 177 от 13.01.2023 на сумму 168 000 руб., в связи с чем является ненадлежащим доказательством по делу, подлежит отклонению, поскольку данное платежное поручение отражает факт оплаты истцом по акту оказанных услуг N 106 от 30.11.2022 транспортных услуг ИП Тарасовой И.В. с целью проведения мониторинга и фиксации оптовых и розничных торговых точек на предмет установления фактов нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности (21 торговая точка по 8 000 руб. каждая). Таким образом, истцом к взысканию предъявлены расходы на фиксацию правонарушения в размере 8 000 руб. именно по торговой точке ответчика.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что при сложении судебных расходов их общий размер превышает предъявленную истцом к взысканию сумму судебных расходов 8 210 руб. При этом в ходатайство об изменении исковых требований истцом размер отыскиваемых судебных расходов указан как в числовом, так и словесном выражении (восемь тысяч двести десять рублей). Поскольку суд не вправе выходить за пределы заявленных требований, требование истца о взыскании судебных издержек рассмотрено в пределах 8 210 руб.

Суд первой инстанции отнес на ответчика судебные расходы истца с учетом абзаца 2 пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пропорционально удовлетворенным исковых требованиям.

Судом первой инстанции правильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, дана правильная оценка доказательствам и доводам участвующих в деле лиц.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению обжалуемого судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 01 февраля 2022 года по делу N А32-55278/2022 оставить без изменения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Судья

А.А. Попов