Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 5 июня 2023 г. N 21АП-1393/23 по делу N А83-25470/2022

05 июня 2023 г.

Дело N А83-25470/2022

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Колупаевой Юлии Васильевны, рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Нихода Анатолия Ивановича на решение Арбитражного суда Республики Крым от 14.03.2023 (мотивированное решение) по делу N А83-25470/2022 (судья Якимчук Н.Ю.),

по иску индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича

к индивидуальному предпринимателю Нихода Анатолию Ивановичу

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович (далее -истец, ИП Косенков А.Б.) обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением (с учетом заявления об уточнении исковых требований, поданного в порядке статьи 49 АПК РФ) к индивидуальному предпринимателю Нихода Анатолию Ивановичу (далее -ответчик, ИП Нихода А.И.) о взыскании компенсации в размере 92 857 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб. и судебных издержек в сумме 8 193 руб., состоящих из стоимости Товара в размере 70 руб., почтовых расходов 123 руб., расходов на фиксацию правонарушения 8000 рублей.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчиком допущено нарушение исключительных прав истца путем использования товарного знака "KAIZER" (N 359303) в отсутствие разрешения правообладателя, сумма компенсации определена на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Республики Крым от 14.03.2023 (резолютивная часть решения принята 16.02.2023) иск удовлетворен частично; взыскано с Индивидуального предпринимателя Нихода Анатолия Ивановича в пользу Индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича компенсацию за нарушение исключительного права на использование товарного знака N 359303 в размере 21 428,58 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., расходы на приобретение товара в размере 70 руб., почтовые расходы в размере 123 руб.; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ИП Нихода А.И. обратился в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции изменить, взыскать с ответчика минимальный размер компенсации предусмотренной пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, взыскать судебные издержи, в пропорциональном соотношении к размеру удовлетворенных исковых требований.

Апеллянт считает, что частично удовлетворенные судом, требования о взыскании компенсации в размере 21 428,58 руб. в пользу истца, чрезмерны, противоречат принципам разумности и справедливости, и имеют карательный характер. Принимая обжалуемое решение, суд должен был учесть, что подобное правонарушение совершено ответчиком впервые, не является грубым, и не составляло существенную часть моей предпринимательской деятельности, а равно суд должен был принять во внимание отсутствие доказательств возникновения у истца убытков и незначительную цену товара, указывал на необходимость пропорционального распределения судебных расходов.

Определением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 12.04.2023 апелляционная жалоба принята к производству суда апелляционной инстанции в порядке статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

От истца поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором он возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил в ее удовлетворении отказать, считает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в размере 92 857 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303, а государственную пошлину, подлежащую уплате в связи с увеличением размера исковых требований, просит возложить на ответчика.

В судебное заседание лица, участвующие в деле, не вызывались, о принятии апелляционной жалобы к производству извещены надлежащим образом.

Информация о принятии апелляционной жалобы, поступившие документы от сторон своевременно размещены судом в информационно-коммуникационной сети "Интернет" в "Картотеке арбитражных дел".

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Как следует из материалов дела, согласно свидетельству на товарный знак N 359303, зарегистрированному в Государственном Реестре товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации 08.09.2008, ИП Косенков А.Б. является обладателем исключительных прав на товарный знак N 359303 (в виде словесного обозначения "KAIZER"). Срок действия исключительного права продлен до 19.10.2025.

Как указывает истец, 23.05.2021 года в торговой точке, расположенной по адресу: г. Керчь, пл. Сенная, д. 1, Рынок, торговое место N 775А, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от ИП Нихода А.И. товара - маникюрные инструменты, имеющего технические признаки контрафактности.

Факт реализации указанного товара подтверждается кассовым чеком от 23.05.2021 на сумму 170 рублей, видеосъемкой, совершенной в целях и на основании самозащиты гражданских прав в соответствии со статьи 14 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а также самим спорным товаром.

Спорный товар классифицируется как "маникюрный инструмент" и относится к 8 классу МКТУ. Использование ответчиком обозначений, сходных до степени смешения с вышеуказанным товарным знаком N 359303, истцом квалифицировано как нарушение ответчиком исключительных прав истца на данный товарный знак.

Считая, что действиями ответчика по продаже контрафактного товара нарушены исключительные права истца на объекты интеллектуального права, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием добровольно возместить причинный ущерб в виде компенсации по факту нарушения исключительных прав.

Поскольку ответ на претензию не был получен, истец обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Суд первой инстанции области, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1252, 1477, 1484, 1515 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в пунктах 59, 61 и 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее -Постановление N 10), пришел к выводу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 359303 в размере 21 428 руб. 57 коп., исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака.

Суд апелляционной инстанции соглашается с указанными выводами арбитражного суда первой инстанции в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 157 Постановления N 10 с учетом пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 ГК РФ, использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В соответствии со статьей 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Предложение к продаже продукции с товарным знаком, используемым без разрешения его владельца, является нарушением прав на товарный знак (пункт 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.07.1997 N 19 "Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак").

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по настоящему иску входят обстоятельства принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак и их нарушения ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак подтверждается материалами дела. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, относящихся, в том числе, к 8 классу МКТУ - к которому относится реализованный ответчиком товар (пилочка). На упаковке товара имеются маркировка и обозначения, схожие до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком N 359303 (в виде словесного обозначения "KAIZER").

Суд первой инстанции правильно установил обстоятельства предложения к продаже и реализации спорного товара именно ответчиком.

На основании пункта 55 Постановления N 10 при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем представления кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара, а также заслушивания свидетельских показаний (статья 493 ГК РФ), но и на основании иных доказательств, например аудио- или видеозаписи.

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они производятся, не требуется.

Как следует из материалов дела, 23.05.2021 истцом был выявлен факт продажи продукции, нарушающей его исключительные права, в частности, в ходе закупки, произведенной в торговом точке, расположенной по адресу: г. Керчь, пл. Сенная, д. 1, Рынок, торговое место N 775А, был установлен и задокументирован факт предложения к продаже от ИП Нихода А.И. товара, обладающего признаками контрафактности - маникюрные инструменты (пилочка для ногтей), на котором содержатся обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком N 359303.

Факт реализации товара от имени ИП Нихода А.И. подтверждается кассовым чеком от 23.05.2021 на сумму 170,00 руб., содержащий сведения об ответчике, регистрационные данные, ИНН: 911110844850, адресе торговой точки

Кассовый чек от 23.05.2021, выданный при покупке товара, позволяет определить стоимость приобретенного товара, содержит реквизиты, необходимые для данного вида документа: дату документа, цену, индивидуальный номер продавца, наименование торговой точки и ее адрес. На выданном товарном чеке указана вся необходимая информация, чтобы идентифицировать продавца, с которым заключен договор розничной купли-продажи спорного товара.

В соответствии со статьями 426, 492 и 494 ГК РФ, выставление на продажу спорной продукции свидетельствует о наличии со стороны ответчика публичной оферты.

Покупка спорного товара оформлена в соответствии с требованиями статьи 493 ГК РФ.

Также данный факт подтверждается приобщенной к материалам дела видеосъёмкой приобретения товара.

В силу статей 12, 14 ГК РФ, части 2 статьи 64 АПК РФ осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной продукции является соразмерным и допустимым способом самозащиты, и видеозапись отвечает признакам относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Таким образом, судом апелляционной инстанции установлено, что факт реализации ответчиком спорного товара в магазине, где осуществляет предпринимательскую деятельность ответчик, подтверждается материалами дела (кассовым чеком, видеосъемкой, произведенной истцом в целях самозащиты гражданских прав на основании статей 12, 14 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также самим товаром, фотография которого приобщена к материалам дела).

Таким образом, совокупность представленных в дело доказательств подтверждает обстоятельство реализации спорного товара именно ответчиком. Разрешение правообладателя на право использования товарного знака у ответчика отсутствует. Нарушение ответчиком исключительных прав истца доказано.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с нормами пункта 3 статьи 1252 и пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта интеллектуальных прав тем способом, который использовал нарушитель.

Оценив размер заявленной ко взысканию компенсации, с учетом ходатайства ответчика о снижении размера компенсации, судом установлено следующее

Из материалов дела усматривается, что первоначально индивидуальный предприниматель Косенков Александр Борисович обратился в суд иском к ответчику о взыскании 50 000 рублей 00 копеек компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303.

В ходе рассмотрения дела истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 92 857 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303.

Истец определил компенсацию в размере 92 857 руб. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из материалов дела следует, что между истцом и ООО Торговый Дом КЬЮТ-КЬЮТ заключен лицензионный договор от 06.04.2021, предоставляющий право на использования товарного знака по свидетельству N 359303 в отношении всех товаров 03, 08, 11, 21, 26 классов Международной Классификации Товаров и услуг (МКТУ) и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Согласно пунктам 2.1 и 2.4. указанного договора, лицензиат выплачивает лицензиару за предоставление права использования товарного знака N 359303 комбинированное вознаграждение: - разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака N 359303 составляет 1 000 000 рублей; - ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 300 000 рублей (фиксированное вознаграждение).

Согласно Дополнительному соглашению от 03.05.2021 к Лицензионному договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021 в лицензионный договор были добавлены пункты 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 следующего содержания: "2.9 Указанная в п. 2.4 настоящего договора сумма роялти в виде фиксированных ежемесячных платежей не зависит от срока использования, способов использования, территории использования, количества фактов использования объекта интеллектуальной собственности, классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных лицензиату, количества и видов реализуемой лицензиатом продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности.

В случае досрочного расторжения настоящего договора лицензиат не имеет права на возврат вознаграждения, предусмотренного п. 2.1.1 настоящего договора.

В случае досрочного расторжения настоящего договора лицензиат не имеет права на возврат вознаграждения, предусмотренного п. 2.4 настоящего договора, обязанность по оплате которого имелась в соответствующем месяце на дату расторжения договора.

Неиспользование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности полностью, либо использование объекта интеллектуальной собственности не всеми предоставленными настоящим договором способами, а равно не на всей предусмотренной настоящим договором территории либо не во всех классах МКТУ, в отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и предоставленных лицензиату, не является основанием для неоплаты либо перерасчета вознаграждения, предусмотренного п. 2.1.1, п. 2.4 настоящего договора.

Использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в течение срока, меньшего, чем срок действия договора, не является основанием для уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного п. 2.1.1 настоящего договора, пропорционально сроку фактического использования.

Использование лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в течение срока, меньшего, чем 1 месяц, не является основанием для уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного п. 2.4 настоящего договора, пропорционально сроку фактического использования в соответствующем месяце".

В соответствии с частью 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из стоимости правомерного использования товарного знака по договору неисключительной лицензии от 06.04.2021, размер компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303 согласно расчету истца составляет 92 857 руб. (1 000 000 руб. (разовый паушальный платеж) + 300 000 руб. (ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования товарного знака N 359303) / 1 товарный знак / 7 классов МКТУ/ 4 способа использования) x 2).

Таким образом, истец изменил способ расчета компенсации с части 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на часть 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и просит взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак N 359303 в размере 92 857 рублей, исходя из двукратного размера стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец указал, что лицензиатом - ООО "Торговый дом КЬЮТ-КЬЮТ" пункт 2 лицензионного договора от 06.04.2021 исполняется, что подтверждается платежными поручениями N 107 от 08.04.2021, N 129 от 04.05.2021, N 160 от 01.06.2021 и N 212 от 07.07.2021, а также N 9 от 18.01.2022, N 75 от 10.03.2022, N 95 от 22.03.2022, N 96 от 23.03.2022.

При этом в материалах дела имеются пояснения истца о том, что была допущена техническая ошибка в наименовании платежа в платежном поручении N 9 от 18.01.2022, что подтверждается Информационным письмом от ООО "Торговый дом КЬЮТ-КЬЮТ" к ИП Косенкову А.Б. от 19.01.2022.

Таким образом, размер компенсации, подлежащий взысканию в пользу истца, определен им в размере 92 857 рублей.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1252, 1259, 1484, 1515 ГК РФ и разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10, исходил из доказанности факта наличия у истца исключительных прав на спорный товарный знак и незаконного использования ответчиком товарного знака N 359303 путем предложения к продаже и продажи товара, на котором использован спорный товарный знак.

Определяя размер компенсации, подлежащей взысканию, суд первой инстанции, установил размер компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 21 428 руб. 58 коп. на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК, дав оценку представленному в материалы дела лицензионному договору от 06.04.2021, и руководствуясь разъяснениями, изложенными в пункте 61 Постановления N 10, из расчета: 300 000 рублей / 7 классов МКТУ/ 4 способа применения) x 2).

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.

В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.

При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств устанавливает стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Определенный таким образом размер является по смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель. Такой вывод содержится, в частности, в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу N А53-2527/2019, от 04.12.2019 по делу N А14-3727/2018, от 19.02.2020 по делу N А49-8814/2018, от 05.08.2020 N С01-613/2019 по делу N А05-10589/2018.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Указанная правовая позиция содержится также в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768 по делу N А48-7579/2019.

При этом при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, пункт 59 Постановления N 10).

В соответствии с пунктом 62 Постановления N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

При этом размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Как разъяснено в определении Верховного Суда РФ от 10.01.2019 N 310-ЭС18-16787 суд не вправе снижать размер компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015).

Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Как следует из материалов дела, ответчик в суде первой инстанции просил снизить общий размер компенсации за нарушение исключительных прав истца до 10 000 рублей на основании подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в связи с тяжелым материальным положением ответчика.

Из правовой позиции, сформулированной в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, следует, что снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, является экстраординарной мерой, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами, представленными ответчиком в материалы дела. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.

Аналогичные выводы содержатся в определениях Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2017 N 305-ЭС16-13233, от 13.11.2018 N 305-ЭС18-14243, от 17.05.2019 N 305-ЭС19-36.

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П при определенных условиях возможно снижение судом размера компенсации ниже низшего предела, установленного статьями 1301 и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако такое уменьшение возможно лишь по заявлению ответчика и при следующих условиях: убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком; правонарушение совершено впервые; использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью деятельности ответчика.

Суды не лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое, то есть не может составлять менее стоимости права использования товарного знака (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П).

В данном случае, ответчиком не доказано, что размер компенсации многократно превышает причиненные истцу убытки, равно как и не доказан тот факт, что не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Документов, подтверждающих наличие оснований для снижения компенсации, в том числе документов, подтверждающих тяжелое материальное положение, ответчиком не представлено.

Также ответчиком в материалы дела не представлено доказательств того, что у него отсутствует материальная возможность нести ответственность за нарушение исключительных прав истца в установленном судом размере.

Кроме того, ответчиком не представлено и доказательств проявления им разумной осмотрительности во избежание незаконного использования права, принадлежащего другому лицу.

Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований для снижения размера взыскиваемой компенсации.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно не усмотрел оснований для снижения размера компенсации в соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ от 13.12.2016 N 28-П.

Следовательно, оснований полагать о несоразмерности подлежащей к взысканию суммы компенсации допущенному ответчиком нарушению, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.07.2020 N 40-П указал, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от способа нарушения.

Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя.

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим возможность оценить доказательства исполнения договора.

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака, для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной в двукратном размере.

Между тем, в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак иным способом, например, продает малоценный товар хозяйственного назначения и тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких лицензионных договоров.

Суд апелляционной инстанции, согласен с позицией суда первой инстанции, поскольку материалами дела доказан только один факт реализации контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного времени подобных нарушений, постольку размер компенсации должен быть определен из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела, суд первой инстанции счел возможным установить размер компенсации в двукратном размере ежемесячного платежа в форме роялти за предоставление права использования товарного знака N 359303 по лицензионному договору от 06.04.2021 (в отношении 8 класса МКТУ и 1 способа применения).

Доказательств заключения иных лицензионных договоров истцом в материалы дела не представлено, а суд не вправе изменять выбранный истцом порядок определения компенсации за использование товарного знака, суд первой инстанции пришел к выводу о возможности использования положений указанного лицензионного договора для расчета размера компенсации в порядке пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Двукратный размер компенсации за использование товарного знака, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, в данном случае обоснованно рассчитана судом первой инстанции в размере 21 428 руб. 58 коп. ((300 000 руб./7 классов МКТУ/4 способа применения) x 2). Размер компенсации за использование товарного знака, определен исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта, что не является снижением требуемого размера компенсации.

Разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного знака N 359303 в размере 1 000 000 руб., при расчете судом первой инстанции, не принят, поскольку лицензионным договором от 06.04.2021 не предусмотрен срок, за который выплачивается данное вознаграждение.

Дополнительное соглашение от 03.05.2021 к лицензионному договору, по мнению арбитражного суда, не свидетельствует о неверности приведенного выше расчета размера компенсации за использование товарного знака исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта. Наличие в дополнительном соглашении к лицензионному договору условия, предусматривающего фиксированность платежей, размер которых не зависит от срока и фактов использования товарного знака, не исключает возможности определения судом при рассмотрении конкретного спора другой стоимости права использования товарного знака тем способом и в том объеме, в котором использовал его нарушитель, и соответственно, иного размера компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом. Данный правовой подход следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768.

Оснований для выводов отличных от выводов, изложенных в обжалуемом решении, у суда апелляционной инстанции не имеется.

С учетом изложенного, довод истца, касающийся того, что судом не принят во внимание размер паушального платежа за предоставление права использования товарного в размере 1 000 000 руб., судом апелляционной инстанции подлежит отклонению как необоснованный.

Доводы заявителя апелляционной жалобы сводятся к несогласию с определением размера взыскиваемой компенсации, в частности, с определением цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака. Апелляционный суд находит толкование условий лицензионного договора от 06.04.2021 соответствующим положениям статьи 431 ГК РФ, а выводы суда об определении размера компенсации без учета паушального платежа правильными.

При этом, примененный арбитражным судом первой инстанции алгоритм определения цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, не противоречит положениям статьи 1515 ГК РФ, а также разъяснениям, содержащимся в пункте 61 Постановления N 10.

Учитывая наличие исчерпывающего перечня доказательств, содержащихся в материалах дела, позволяющих достоверно установить нарушение исключительных прав истца именно ответчиком, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил исковые требования в части взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на использование товарного знака N 359303 в размере 21 428,58 руб.

При обращении в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2000 руб., судебных издержек в сумме 8 193 руб. состоящих из: стоимости товара в размере 70 руб., почтовых расходов 123 руб., расходов на фиксацию правонарушения 8000 рублей.

В соответствии с обжалуемым решением с ответчика в пользу истца взысканы расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., расходы на приобретение товара в размере 70 руб., почтовые расходы в размере 123 руб.

Поскольку суд первой инстанции неверно распределил государственную пошлину и судебные издержки, суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 3 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым изменить решение суда в указанной части.

Учитывая частичное удовлетворение судом первой инстанции исковых требований, судебные расходы должны быть распределены пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Предприятием были заявлены требования на сумму 92 857 рублей, судом первой инстанции были удовлетворены требования частично на сумму 21 428,58 рублей. С учетом изложенного, исковые требования истца удовлетворены на 23,07 %.

В силу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

В силу статьи 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В силу статьи 106 АПК РФ к судебным издержкам относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 1 от 21.01.2016 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - Постановление Пленума ВС РФ N 1) лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

Поскольку исковые требования истца были удовлетворены частично (23,07%) размер почтовых расходов и расходов на приобретение товара должен определяться в следующем размере: 123 х 23,07% = 28 рублей 38 копеек почтовых расходов, 70 х 23,07% = 16 рублей 15 копеек расходы на приобретение товара.

При этом в удовлетворении требования о взыскании расходов на фиксацию правонарушения в размере 8000 руб. правомерно отказано судом первой инстанции ввиду недоказанности их несения.

При цене иска в 92 857 руб. уплате подлежала государственная пошлина в сумме 3714 рублей, истцом уплачена государственная пошлина в размере 2000,00 руб., что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением N 9469 от 02.12.2022, поэтому сумма недоплаченной в федеральный бюджет пошлины составила 1714 рублей (3714 - 2000). Данное обстоятельство судом первой инстанции учтено не было.

В связи с чем, с истца подлежит взысканию в доход федерального бюджета государственная пошлина в размере 1714 руб. (3714 - 2000).

Принимая во внимание частичное удовлетворение заявленных требований, с учетом пропорционального распределения судебных расходов, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 856,82 руб. (3714*23,07%).

В связи с изложенным решение суда первой инстанции подлежит изменению в части распределения судебных расходов.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Крым от 14.03.2023 (мотивированное решение) принятое в порядке упрощенного производства по делу N А83-25470/2022 изменить в части распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины, на приобретение товара и почтовых расходов, в указанной части принять новый судебный акт.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Нихода Анатолия Ивановича (ОГРНИП: 318911200038677, ИНН: 911110844850) в пользу индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича (ОГРНИП: 304780527100132, ИНН: 780500891098) расходы по уплате государственной пошлины в размере 856,82 руб., расходы на приобретение товара в размере 16 рублей 15 копеек, почтовые расходы в размере 28 рублей 38 копеек.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Косенкова Александра Борисовича (ОГРНИП: 304780527100132, ИНН: 780500891098) в доход федерального бюджета 1714 руб.

В остальной части решение Арбитражного суда Республики Крым от 14.03.2023 (мотивированное решение) принятое в порядке упрощенного производства по делу N А83-25470/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Нихода Анатолия Ивановича - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам по основаниям, предусмотренным частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме посредством направления кассационной жалобы через арбитражный суд первой инстанции в порядке, установленном частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Ю.В. Колупаева