Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2023 г. N 08АП-5451/23 по делу N А75-21027/2021

город Омск

25 августа 2023 г.

Дело N А75-21027/2021

Резолютивная часть постановления объявлена 22 августа 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 августа 2023 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Шиндлер Н.А.,

судей Ивановой Н.Е., Лотова А.Н.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Мартыновым Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5451/2023) индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича на решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2022 по делу N А75-21027/2021 (судья Неугодников И.С.), принятое по иску индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича (ОГРНИП 304744829600153, ИНН 744800309030) к обществу с ограниченной ответственностью "АШАБ" (ОГРН 1128603007081, ИНН 8603188357, адрес: 628616, город Нижневартовск, улица Мира, 12, 28), при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - индивидуального предпринимателя Глушаковой Виктории Викторовны, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 10 000 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "АШАБ" - Федяков Сергей Степанович по доверенности от 06.04.2023 сроком действия 1 год (до и после перерыва);

от индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича - Набиев Евгений Мухаметович по доверенности от 28.12.2020 сроком действия 5 лет (после перерыва);

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Клюкин Вячеслав Владимирович (далее - истец, ИП Клюкин В.В.) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АШАБ" (далее - ответчик, ООО "АШАБ", общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ под N 318659 в размере 10 000 000 руб.

Определением арбитражного суда от 13.05.2022 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Глушакова Виктория Викторовна (далее - ИП Глушакова В.В., третье лицо).

Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2022 по делу N А75-21027/2021 в удовлетворении исковых требований ИП Клюкина В.В. отказано.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2022 отменено, по делу принят новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением от 04.05.2023 Суда по интеллектуальным правам по делу N А75-21027/2021 постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 25.11.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2023 апелляционная жалоба ИП Клюкина В.В. принята к производству на новое рассмотрение. Назначено судебное заседание на 27.06.2023.

Апелляционная жалоба ИП Клюкина В.В. мотивированна доводами о том, что изображение, нанесенное на упаковку сливочного масла, реализованного ответчиком, сходно до степени смещения с товарным знаком, правообладателем которого является истец, ассоциируется с товарным знаком истца, несмотря на их отдельные отличия. ИП Клюкин В.В. настаивает на удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

20.06.2023 от ООО "АШАБ" поступил отзыв на жалобу.

20.06.2023 от ИП Глушаковой В.В. поступил отзыв на жалобу.

25.06.2023 от ООО "АШАБ" поступило ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы, мотивированное тем, что в связи с существенной удаленностью Восьмого арбитражного апелляционного суда от местонахождения ответчика и его представителя (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра), отсутствия авиабилетов на указанные даты по сообщению между городами Омск и Нижневартовск (скриншоты сайтов по продаже билетов прилагаются), ответчик объективно не имеет возможности обеспечить участие своего представителя в назначенном 27.06.2023 судебном заседании. Просит отложить рассмотрение апелляционной жалобы предпринимателя на иную дату, предоставив обществу возможность окончить данный спор с ИП Клюкин В.В. миром, в соответствии с частью 2 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) об отложении рассмотрения апелляционной жалобы, мотивированное тем, что в связи с существенной удаленностью Восьмого арбитражного апелляционного суда от местонахождения ответчика и его представителя (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра), отсутствия авиабилетов на указанные даты по сообщению между городами Омск и Нижневартовск (скриншоты сайтов по продаже билетов прилагаются), ответчик объективно не имеет возможности обеспечить участие своего представителя в назначенном 27.06.2023 судебном заседании. Просит отложить рассмотрение апелляционной жалобы предпринимателя на иную дату, предоставив обществу возможность окончить данный спор с ИП Клюкин В.В. миром, в соответствии с частью 2 статьи 158 АПК РФ.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2023 рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 20.07.2023. Суд предложил ИП Клюкину В.В.:

- сформулировать позицию по представленному ответчиком отзыву и расчету;

-обосновать заявленный размер компенсации за правомерное использование товарного знака, подтвердить соответствующими доказательствами;

- представить данные о стоимости права использования товарных знаков, сложившихся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Этим же определением суд разъяснил ИП Клюкину В.В. (в обоснование своих требований) и ООО "АШАБ" (в обоснование своих возражений) право на обращение к независимому оценщику для определения стоимости права использования объекта интеллектуальных прав.

Для рассмотрения апелляционной жалобы сформирован состав: председательствующий судья Рыжиков О.Ю., судьи Иванова Н.Е., Шиндлер Н.А.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2023 на основании пункта 2 части 3 статьи 18 АПК РФ в составе суда произведена замена судьи Шиндлер Н.А. на судью Лотова А.Н.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2023 на основании пункта 2 части 3 статьи 18 АПК РФ в составе суда произведена замена судьи Лотова А.Н. на судью Шиндлер Н.А.

В судебном заседании 20.07.2023 от ИП Клюкина В.В. заявлено ходатайство об отложении рассмотрения апелляционной жалобы для предоставления возможности предпринимателю представить дополнительные доказательства.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2023 рассмотрение апелляционной жалобы отложено на 17.08.2023. Суд повторно предложил ИП Клюкину В.В.:

- сформулировать позицию по представленному ответчиком отзыву и расчету;

- обосновать заявленный размер компенсации за правомерное использование товарного знака, подтвердить соответствующими доказательствами;

- представить данные о стоимости права использования товарных знаков, сложившихся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения.

Суд также повторно предложил ООО "АШАБ" представить заключение независимого оценщика.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2023 в связи с уходом в почетную отставку судьи Рыжикова О.Ю. и прекращения полномочий произведена замена председательствующего судьи в составе суда на судью Шиндлер Н.А. Сформирован состав суда: председательствующий судья Шиндлер Н.А., судьи Лотов А.Н., Иванова Н.Е.

16.08.2023 от ООО "АШАБ" поступило ходатайство о приобщении к материалам дела заключения специалиста от 14.08.2023 N 33-14-08.

16.08.2023 от истца поступило ходатайство об отложении судебного заседания, мотивированное необходимостью подготовки возражений на заключение специалиста от 14.08.2023 N 33-14-08.

Кроме того, 16.08.2023 от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела заключения специалиста от 16.08.2023 N 3-08/326.

В судебном заседании 17.08.2023 был объявлен перерыв до 22.08.2023.

20.08.2023 от истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела мнения на заключение специалиста от 14.08.2023 N 33-14-08.

В судебном заседании, возобновленном после перерыва, участие приняли представители истца и ответчика, третье лицо явку представителя не обеспечило, в порядке статьи 156 АПК РФ апелляционной жалоба рассмотрена в отсутствии ИП Глушаковой В.В.

Представитель ИП Клюкина В.В. заявил ходатайство об отложении судебного заседания.

Представитель ООО "АШАБ" возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Судом апелляционной инстанции было отказано в отложении судебного заседания по причине отсутствия оснований, предусмотренных статье 158 АПК РФ.

Судом апелляционной инстанции также были приобщены к материалам дела все поступившие документы.

Представитель ИП Клюкина В.В. поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ООО "АШАБ" просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу, отзывы, заключения специалистов, мнение на заключение специалиста, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, установил следующие обстоятельства.

ИП Клюкин В.В. является правообладателем товарного знака N 318659, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в том числе в отношении 29, 35, 39 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), что подтверждается свидетельством (л.д. 35, 36) и о чем информация размещена на сайте https://new.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet. Срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 01.11.2025 (том 1 л.д. 36).

Товарный знак N 318659 представляет собой надпись "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" с изображением деревенского пейзажа.

28.07.2021 в г. Нижневартовске, на территории 14 микрорайона, по ул. Дружбы Народов, д. 28Б в магазине "Дружба", в котором осуществлял деятельность ООО "АШАБ", осуществлена реализация (продажа) сливочного масла в фольгированной упаковке, массой 180 г., на которой (на упаковке) имеются фразы/надписи "Сливочный край", "из БАШКИРИ".

В подтверждение факта приобретения масла сливочного представлен кассовый чек на сумму 89 руб. (том 1 л.д. 39), видеозапись процесса приобретения товара (USB-флеш накопитель, том 1 л.д. 111). На кассовом чеке имеются сведения о лице, реализовавшем товар с указанием наименования и ИНН.

При изучении фольгированных упаковок приобретенного у ответчика товара на предмет качества и содержания полиграфии, истцом установлено, что на печатный формах упаковки отсутствует ориентир о цветах; ориентир о границах печати не соответствует; ширина фотометки имеет больший размер, чем на упаковке сливочного масла, изготовляемого истцом; неверно указаны реквизиты изготовителя (указан неверный телефон); цвет краски на приобретенных упаковках сливочного масла и качество самой печати отличается от оригинальных упаковок истца. Кроме того, на приобретенном у ответчика товаре указан срок годности - 35 суток, при этом в г.Нижневартовск истец масло сливочное крестьянское из Башкирии, 180 г., "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" сроком годности 35 суток - не поставлял.

Указанный товар (сливочное масло в фольгированной упаковке, массой 180 г., на которой имеются фразы/надписи "Сливочный край", "из БАШКИРИ", не вводился в гражданский оборот правообладателем либо с согласия правообладателя, права на использование изображения товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 318659, ответчику не передавались.

Полагая, что ООО "АШАБ" допустило нарушение исключительного права истца на товарный знак по международной регистрации N 318659 в форме реализации сливочного масла с нанесением на его упаковку надписи "Сливочный край" "из БАШКИРИ", сходной до степени смешения с товарным знаком истца, ИП Клюкин В.В. направил в адрес общества претензию, которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения ИП Клюкина В.В. в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1477, 1481, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), пунктом 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", не усмотрел оснований для удовлетворения иска ИП Клюкина В.В., установив, что товарный знак, правообладателем которого является истец, значительным образом отличается от изображения, нанесенного на упаковку сливочного масла, реализованного ответчиком; изображения на приобретенной истцом в ООО "АШАБ" упаковке сливочного масла не совпадают с товарным знаком истца в подавляющем объеме элементов (имеется только фонетическое сходство словосочетания "сливочный край", которое выполнено различающимся шрифтом, имеет различное графическое (визуальное) размещение), то есть не является тождественной им, и не ассоциируется с ними в целом, то есть не является сходным с ними до степени смешения.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ при новом рассмотрении, суд апелляционной инстанции усматривает оснований для его изменения.

Согласно статье 1225 ГК РФ приравненными к результатам интеллектуальной деятельности средствами индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки.

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных указанным Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

По смыслу нормы статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Соответствующая методология сравнения на предмет сходства обозначений и однородности товаров (услуг) содержится в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, вступивших в силу 31.08.2015 (далее - Правила N 482), пункте 162 Постановления N 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Согласно пункту 42 Правил N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу пункта 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как предусмотрено в пункте 44 Правил N 482, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Как было выше сказано, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 318659, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, в том числе в отношении 29, 35, 39 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Товарный знак N 318659 представляет собой надпись "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" с изображением деревенского пейзажа.

28.07.2021 в г. Нижневартовске, на территории 14 микрорайона, по ул. Дружбы Народов, д. 28Б в магазине "Дружба", в котором осуществлял деятельность ООО "АШАБ", осуществлена реализация (продажа) сливочного масла в фольгированной упаковке, массой 180 г., на которой (на упаковке) имеются фразы/надписи "Сливочный край", "из БАШКИРИ".

Обстоятельства реализации товара подтверждаются кассовым чеком на сумму 89 руб. и видеозаписью процесса приобретения товара.

На кассовом чеке имеются сведения о лице, реализовавшем товар с указанием наименования и ИНН.

Рассматривая вопрос о наличии обстоятельств сходства товарного знака истца и обозначений, используемых ответчиком, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что товарный знак N 318659 и спорные обозначения сходны до степени смешения, исходя из следующего.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, изложена правовая позиция, согласно которой при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В комбинированном товарном знаке (знаке обслуживания), состоящем из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является, как правило, словесный, именно на нем акцентируется внимание потребителя, он выполняет индивидуализирующую функцию, при этом не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии в сравниваемых обозначениях совпадающих элементов.

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 318659 содержит словесный элемент "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ", используется истцом при производстве масла сливочного крестьянского м.ж.д. 75% Сливочный край " Из Башкирии" ГОСТ 32261-2013 и поставке его в различные торговые сети и оптовым покупателям на территории РФ.

В обозначении, используемом ответчиком на упаковках сливочного масла, предложенных к продаже в магазине "Дружба" в г. Нижневартовске, также размещается словесный элемент "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ", фонетически тождественный словесному элементу, входящему в состав товарного знака истца.

Также на упаковках сливочного масла, предложенных к продаже в магазине "Дружба" в г. Нижневартовске, имеется не защищенный товарным знаком словесный элемент "из БАШКИРИИ".

Ответчиком используется обозначение в отношении товара, однородного тому, в отношении которого зарегистрирован товарный знак.

Факт однородности продукции, предлагаемой к продаже ответчиком, и в отношении которой истцом зарегистрирован товарный знак, подтверждается имеющимися в деле доказательствами, и ответчиком не опровергнут.

В результате сравнительного анализа судом апелляционной инстанции установлено графическое сходство товарного знака и исследуемого обозначения в части графического написания букв (печатные, заглавные), используемом алфавите (кириллица). Имеются различия в виде шрифта.

Анализ по изобразительным элементам не может быть проведен, поскольку обозначение ответчика не содержит изобразительного элемента.

В рассматриваемом случае доминирующим элементом товарного знака является словесный элемент, который запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в отношении индивидуализации продовольственного товара животного происхождения класса 29 МКТУ, с учетом отсутствия изобразительного элемента у обозначения, используемого обществом, критерий графического сходства сравниваемых обозначений является вторичным.

Принимая во внимание фонетическое тождество доминирующих словесных элементов, а также графическое сходство, осуществление сторонами деятельности по реализации однородного товара (сливочного масла), суд апелляционной инстанции приходит к выводу о сходстве товарного знака, права на который принадлежат истцу и словесного, комбинированного обозначения, используемого ответчиком, до степени смешения.

В указанной части выводы суда поддержаны Судом по интеллектуальным правам в постановлении от 04.05.2023.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из материалов настоящего дела, в рассматриваемом случае истцом заявлено о взыскании компенсации, размер которой определен в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В обоснование взыскиваемой суммы компенсации ИП Клюкиным В.В. в материалы дела представлены приказ ИП Клюкина В.В. от 03.02.2020 N 7, образец лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ".

В Приказе от 03.02.2020 N 7 предусмотрено, что ИП Клюкин В.В. предоставляет права использования товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" (свидетельство на товарный знак N 318659) третьим лицам только на основании лицензионного договора. Стоимость лицензионного вознаграждения за использование товарного знака установлено в размере единовременного платежа в сумме 5 000 000 руб. Для использования в работе и коммерческих предложений утверждена форма лицензионного договора о предоставлении права использования товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 318659 (неисключительная лицензия).

В пункте 1.3 лицензионного договора, являющегося приложением к Приказу от 03.02.2020 N 7, лицензионное вознаграждение за использование товарного знака установлено в размере единовременного платежа в сумме 5 000 000 руб.

В пунктах 3.6, 3.12 договора предусмотрены виды использования товарного знака и право лицензиата предоставлять сублицензии.

Срок действия договора установлен в пункте 8.1 и составляет 5 лет.

В ходе рассмотрения настоящего дела в Суде по интеллектуальным правам вышестоящей инстанции было указано на то, что в качестве надлежащего доказательства реальной стоимости права не может быть признан предварительный лицензионный договор, не связанный с реальным использованием объекта интеллектуальных прав (даже в случае согласования в нем условия о стоимости предоставления права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии).

Направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции Суд по интеллектуальным правам указал, что арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, обстоятельства установления стоимости права использования товарного знака могут быть определены на основании заключения независимого оценщика, представленного как истцом, так и ответчиком.

Во исполнение указаний Суда по интеллектуальным правам суд апелляционной инстанции определениями от 29.06.2023, 24.07.2023 предлагал истцу обосновать заявленный размер компенсации за правомерное использование товарного знака, представить данные о стоимости права использования товарных знаков, сложившихся при сравнимых обстоятельствах в период, соотносимый с моментом правонарушения. Суд также разъяснял истцу и ответчику право на обращение к независимому оценщику для определения стоимости права использования объекта интеллектуальных прав.

Ответчиком представлено в материалы дела заключение специалиста от 14.08.2023 N 33-14-08. Из данного документа следует, что специалистом использовались в рамках исследования сравнительный подход и анализировались данные об аналогичных товарных знаках (в отношении сливочного масла) с учетом классов их МКТУ (товарные знаки "ЗдОрово. ЗдоровО"; "Солнечная Манечка"; "LIBRANCH"; "LIFTER"; "Glenver").

Ценообразующими характеристиками взято наличие у объектов МКТУ (29; 35; 39).

Согласно заключению от 14.08.2023 N 33-14-08 рыночная стоимость аналогичного товарному знаку N 318659 "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" с 3 классами МКТУ (29-го (116 наименований товаров); услуг 35-го (реклама) и 39-го (упаковка товара) составляет - 191 000 руб. в месяц.

Отвечая на вопрос о размере компенсации за неправомерное использование ООО "АШАБ" товарного знака N 318659, специалист указал, что стоимость компенсации составляет:

2 122 руб. 22 коп.- из расчета 191 000 руб. (стоимость лицензионного договора) / 60 мес. (срок действия лицензионного договора) / 3 класса МКТУ (количество нарушенных классов МКТУ) * 2 (двукратный размер).

Суд апелляционной инстанции находит обоснованным вывод специалиста в заключении от 14.08.2023 N 33-14-08 о рыночной стоимости лицензионного договора в размере 191 000 руб. При это, считает необоснованным деление данной планы на 60 мес. с учетом того, что указанная стоимость никак не может быть увязана с проектом лицензионным договором истца, предполагающего его заключение на 5 лет.

Однако, суд апелляционной инстанции полагает, что специалистом не учтены способы нарушения прав истца.

Так, как было выше сказано, спорный товарный знак зарегистрирован в отношении 3 классов МКТУ - 29, 35, 39.

Класс МКТУ 29 (товары) применен экспертом верно, так как выборка производилась только в отношении аналогичных видов товарных знаков правообладателем в отношении именно сливочного масла.

Класс МКТУ 35 (услуги) предусматривает - демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) (15 видов охраняемых услуг).

Класс МКТУ 39 - расфасовка продуктов; упаковка товаров; услуги туристических агентств (за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах); хранение товаров; хранение товаров на складах) (3 вида охраняемых услуг).

Суд апелляционной инстанции полагает, что в настоящем случае допущено нарушение в виде демонстрация товара (выкладка масла на прилавок) и хранение товара.

Соответственно, размер платы за неправомерное использование ООО "АШАБ" товарного знака N 318659 должен составлять 25 466 руб. 66 коп. из расчета 191 000 руб./ 15 * 2.

В свою очередь из заключения специалиста от 16.08.2023 N 3-08/326, представленного истцом, следует, что итоговая рыночная стоимость права на исследуемый товарный знак составила 2 683 200 руб.

Из данного заключения следует, что стоимость права определена на основании сравнительного подхода к оценке. Специалист указано, что при сравнительном подходе за основу компенсации принимается цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Из заключения следует, что специалист взял в качестве основы размер лицензионного вознаграждения в размере 5 000 000 рублей с учётом 5-летнего срока (стр. 23 заключения) по лицензионному договору, представленному заказчиком (лицензионный договор без даты и без номера). Специалист указал, что лицензионный договор заключался с физическими и / или юридическими лицами, неопределённым кругом третьих лиц, имеющими намерение изготовлять (производить) сливочное масло и использовать при этом товарный знак "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ".

Указав на то, что производство сливочного масла с исследуемым товарным знаком, а также заключение лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака начато с 2008 года, специалист применил индекс пересчёта стоимости права пользования, начиная с 2009 года и по состоянию на 2021 год, в размере 3,44 (стр. 25-26 заключения), а также определил стоимость неисключительной 5-летней лицензии на 2021 год в размере 17 200 000 руб., а именно:

5 000 000 руб. (цена использования ТЗ) * 3,44 (индекс пересчёта стоимости права пользования) / 5 лет (стоимость неисключительной 5-летней лицензии на 2021 год) = 3 440 000 руб. (стоимость неисключительной лицензии на 2021 год).

В дальнейшем специалист произвел расчет степени реализации права использования товарного знака (стр. 27 заключения), которая по его расчету составила 0,78, в связи с чем рыночная стоимость права использования товарного знака "СЛИВОЧНЫЙ КРАЙ" составила 2 683 200 руб. (3 440 000 руб. х 0,78).

Суд апелляционной инстанции полагает, что данное заключение не может определять рыночную стоимость права использования товарного знака, поскольку, как было выше сказано, представленный заказчиком на исследование лицензионный договор (без даты и без номера) не может быть использован в качестве надлежащего доказательства реальной стоимости права, так как по нему не заключался договор с каким-либо конкретным лицом.

В приложении N 1 к заключению под наименованием "Исходные документы для исследования" спорный лицензионный договор не представлен, в силу чего суд лишен возможности его оценки.

При этом, даже если согласить с мнением истца о том, что стоимость права использования товарный знак N 318659, зарегистрированного в отношении 29, 35, 39 классов МКТУ, в 2021 году составит 2 683 200 руб. нельзя не учесть то, что 29 класс МКТУ распространяется на 116 товаров (29 - анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; горох консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; лангусты (неживые); лосось; лук консервированный; майонез; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло сливочное; мидии; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски (неживые); молоко; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные; омары (неживые); орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя (неживая); пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные (неживые); рыба (неживая); рыба консервированная; рыба соленая; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; травы пряно-вкусовые консервированные; трепанги (неживые); тунец; устрицы; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты мясные; яйца).

Соответственно, в цену использования товарного знака N 318659 должны быть заложены права на его использование в отношении всех указанных товаров.

Однако в настоящем случае товарный знак был размещен только на упаковке 1 товара - масла сливочного, в силу чего стоимость права использования товарного знака должна быть определена в размере 23 129 руб. 30 коп. (2 683 200 руб. / 116).

При этом, суд апелляционной инстанции считает, что определенный размер стоимости права, определенного по данным специалиста истца с учетом расчета на 1 из 116 товаров, вполне соотносится с заключения специалиста от 16.08.2023 N 3-08/326, представленного истцом из расчета стоимости в отношении 2 видов услуг из 15 охраняемых.

В целях неухудшения прав истца суд апелляционной инстанции полагает возможным принять расчет стоимости использования товарного знака N 318659 в размере 25 466 руб. 66 коп. и определить размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 50 934 руб. (25 466 руб. 66 коп. * 2).

С учетом указанных обстоятельств суд апелляционной инстанции считает, что размер компенсации, подлежащей взысканию, составляет 50 934 руб.

С учетом вышеизложенного Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2022 по делу N А75-21027/2021 подлежит отмене с принятием нового судебного акта о частичном удовлетворении заявленных требований.

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ сообразно результатам рассмотрения дела.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.08.2022 по делу N А75-21027/2021 изменить, изложив его в следующей редакции:

Исковые требования индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АШАБ" (ОГРН 1128603007081, ИНН 8603188357, адрес: 628616, город Нижневартовск, улица Мира, 12, 28) в пользу индивидуального предпринимателя Клюкина Вячеслава Владимировича компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 50 934 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 372 руб.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса "картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председательствующий

Н.А. Шиндлер

Судьи

Н.Е. Иванова А.Н. Лотов