Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2023 г. N 09АП-55034/23 по делу N А40-283655/2021

г. Москва

12 сентября 2023 г.

Дело N А40-283655/21

Резолютивная часть постановления объявлена 11 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 сентября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.А. Ким,

судей Б.В. Стешана, Т.В. Захаровой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.О. Солодовниковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ответчика Общества с ограниченной ответственностью "Эмтион"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 июня 2023 г. по делу N А40- 283655/21

по иску Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (ОГРН: 1137746410790, ИНН: 7735593896)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Эмтион" (ОГРН: 5167746375627, ИНН: 7735158036)

третье лицо: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (ОГРН: 1025500531550, ИНН: 5502013556)

о признании незаконным использование ответчиком обозначения "НТ-МДТ", о взыскании компенсации.

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Турковский П.А. по доверенности от 14.12.2022

от ответчика - Нечипоренко П.А. по доверенности от 31.01.2023

от третьего лица - извещен, представитель не явился.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НТ-МДТ" (далее - общество "НТ-МДТ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Эмтион" (далее - общество "Эмтион") о признании незаконным использование Ответчиком обозначения "НТ-МДТ", сходного до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538 "*", при продаже 2 комплектов наборов зондовых датчиков Wtl05Ed для сканирующего зондового микроскопа NanoEducator, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака N 742538 "*" в размере 206 000 рублей, с учетом уточнений, принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет" (далее - университет).

постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2022 по тому же делу, исковые требования удовлетворены: признано незаконным использование обществом "Эмтион" обозначения "НТ-МДТ"; с общества "Эмтион" в пользу общества "НТ-МДТ" взыскана компенсация в размере 206 000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 120 рублей.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 03.02.2023 N С01-2529/2022 по делу N А40-283655/2021 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2022 отменены, дело N А40-283655/2021 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В постановлении суда кассационной инстанции указано, что довод ответчика оналичие в действиях истца злоупотреблением правом не получил надлежащую правовую оценку, как и представленные ответчиком в обоснование данного довода документы.

Оценив доводы и возражения сторон в совокупности с представленными доказательствами, руководствуясь ст.ст. 12, 1225, 1229, 1252, 1484, 1515 ГК РФ, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 АПК РФ Решением от 27 июня 2023 г. суд первой инстанции иск удовлетворил.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт, в обоснование отмены ссылался на то, что судом не учтены доводы ответчика о том, что истцом не доказано, что использует товарный знак для индивидуализации своего предприятия или производной продукции, истцом не доказано наличие сходства до степени смешения, истец злоупотребляет правами, незаконно используя интеллектуальную собственность ЗАО "НТ-МДТ".

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме. Считает решение суда незаконным и необоснованным, просит решение суда отменить.

Представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным, доводы апелляционной жалобы несостоятельными.

Представитель третьего лица в судебное заседание апелляционной инстанции не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом, в связи, с чем дело рассмотрено в его отсутствие в порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы.

Судом установлено, что общество "НТ-МДТ" является правообладателем товарного знака " *" по свидетельству Российской Федерации N 742538, зарегистрированного 17.01.2020 с датой приоритета от 19.04.2019, правовая которому предоставлена в отношении товаров 09, 10 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, в том числе, следующих товаров 09-го класса МКТУ: "приборы и инструменты научные, исследовательские, фотографические, оптические; атомно-силовые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы".

Установив факт реализации ответчиком товаров WT106-Ed с содержанием обозначения "NT-MDT"/"НТ-МДТ", сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 742538 в отношении однородных товаров 09-го класса МКТУ, правообладателем которого является истец, последний направил в адрес общества "Эмтион" досудебную претензию.

Поскольку инициированный досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Исследовав и оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из предмета и оснований заявленных исковых требований, а также из достаточности и взаимной связи всех доказательств в их совокупности, установив все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, принимая во внимание конкретные обстоятельства данного дела, руководствуясь положениями действующего законодательства, суд первой инстанции признал исковое заявление обоснованным и подлежащим удовлетворению, на основании следующего.

Ответчик заключил с Третьим лицом ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет" гражданско-правовой договор бюджетного учреждения N ЗК-21223029 от 01.06.2021 г.

В дату заключения договора между Третьим лицом и Ответчиком, между Истцом и Ответчиком рассматривался спор в Арбитражном суде г. Москвы по делу N А40-158850/20 о запрете ООО "ЭМТИОН" использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком РФ N 742538.

Ответчик, зная о споре, продолжил реализацию товара с использованием товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца.

В целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на товарный знак, судом проведён сравнительный анализ товарного знака Истца и обозначения, используемого Ответчиком для индивидуализации реализуемых товаров.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2)графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3)смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство -сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Степень сходства может быть высокой (близкой к тождеству), средней или низкой. При этом вывод о тождестве (высокой степени сходстве) обозначений по какому-либо из приведенных выше критериев исключает вывод о несходстве обозначений в целом, а может свидетельствовать (в отсутствие сходства или низкой степени сходства по оставшимся критериям) о средней или низкой степени сходства обозначений в целом.

Таким образом, вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Ответчиком при продаже товара использовалось обозначение "НТ-МДТ". На проданном оборудовании содержится обозначение "НТ-МДТ", что следует из материалов дела.

В данном случае очевидна высокая степень сходства обозначений Ответчика с товарным знаком Истца N 742538 ввиду совпадения элементов спорного обозначения "НТ-МДТ" и словесного элемента товарного знака 742538 "НТ-МДТ".

Спорное обозначение используется Ответчиком в отношении однородных классов товаров и услуг 09 класса, а также 37 и 42 классов услуг МКТУ.

В частности, в отношении товаров 9 класса - приборы и инструменты научные, исследовательские. фотографические, оптические; атомносиловые микроскопы; сканирующие зондовые микроскопы, не предназначенные для медицинских целей; микроскопы", а также услуг 37 и 42 классов по установке, техническому обслуживанию, ремонту товаров 09 и 10 класса, а также относящиеся к ним научные исследования и разработки, что соответствует товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак Истца N 742538.

Таким образом, существует высокая степень однородности спорного товара с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак Истца ввиду совпадения условий реализации и круга потребителей. Ответчик вводит потенциальных потребителей в заблуждение, используя комбинированный товарный знак НТ-МДТ, сходный до степени смешения с комбинированным товарным знаком Истца по свидетельству N 742538.

В силу установленного сходства до степени смешения между противопоставленными обозначениями и однородности товаров, факт нарушения Ответчиком исключительного права на Товарный знак установлен.

Доводы Ответчика о злоупотреблении Истцом правом при регистрации товарного знака и о не использовании Истцом спорного товарного знака при осуществлении деятельности, подлежат отклонению, в связи со следующим.

Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 Постановления N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В абзаце пятом пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" обращено внимание на то, что выбор судом меры реагирования на установленное злоупотребление правом осуществляется исходя из того, какая мера обеспечит защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

С учетом изложенного, для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

Факт наличия за истцом зарегистрированного права на товарный знак не опровергнут, свидетельство на товарный знак является действующим.

Ссылки ответчика о том, что истец не использует спорный товарный знак при осуществлении деятельности, судом отклоняются, поскольку истцом в материалы дела были предоставлены документы, доказывающие обратное. Так, в доказательство использования товарного знака N 742538 в своей деятельности истец представил протокол нотариального осмотра доказательств от 5.10.2021 г. интернет-ресурса https://www.ntmdt-si.ru ( товарный знак истца указан на стр.11, 14). В рамках дела N А40-64463/20 установлена принадлежность интернет - ресурса https://www.ntmdt-si.ru истцу. Кроме того, представлены скриншоты из вебархива интернет - ресурса https://www.ntmdt-si.ru за июль 2021 г. - распечатка Интернет-ресурса https://www.isp.nsc.ru о проведении Конференции "КР-95" посвящённой 95-летию открытия комбинационного рассеяния света, которая будет проводиться с 5 по 9 июня 2023 г. в Новосибирске, на базе Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН. Генеральным спонсором является ООО "НТМДТ".

Довод ответчика о том, что обозначение "НТ-МДТ" ("NT-MDT") получило широкую известность задолго до регистрации спорного товарного знака, подлежит отклонению, поскольку ответчик не имеет отношения ни к закрытому акционерному обществу "НТ-МДТ", ни к его кредиторам по делу о банкротстве. ООО "Эмтион" не является аффилированными с истцом лицами. Кроме того, ответчик не получал прав на какое-либо средство индивидуализации, содержащее словесную часть "НТ-МДТ" ("NT-MDT"), доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Вопросы, связанные с законностью предоставления правовой охраны товарному знаку не относятся к предмету спора по настоящему делу, и могут быть рассмотрены в установленном законом порядке путем обращения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с соответствующими возражениями (при наличии оснований).

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства и доводы лиц, участвующих в деле, приходит к выводу о недоказанности ответчиком наличия в действиях истца признаков злоупотребления правом, поскольку доказательства, с достаточной очевидностью свидетельствующие о том, что общество действовало исключительно с намерением причинить вред ответчику либо злоупотребило правом в иных формах, в том числе действовало с целью ограничения конкуренции, в настоящем деле отсутствуют. Таким образом, судом не установлено правовых оснований для отказа в иске по указанным ответчиком мотивам, которые носят предположительный характер и опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами.

При этом доказательств законности использования спорного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, Ответчиком в материалы дела не представлено.

Выступая в качестве субъекта предпринимательской деятельности, Ответчик при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был осуществлять проверку используемых обозначений на предмет неправомерного использования интеллектуальной собственности и принимать меры по недопущению такого использования.

Таким образом, из обстоятельств дела усматривается, что Истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарный знак, так и факт его использования Ответчиком без разрешения правообладателя.

При определении размера компенсации суд первой инстанции правомерно учел обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принял решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции, сделанных при рассмотрении настоящего спора по существу, апелляционным судом не установлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27 июня 2023 года по делу N А40-283655/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.А. Ким

Судьи

Б.В. Стешан Т.В. Захарова