Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 сентября 2023 г. N 09АП-56629/23 по делу N А40-303158/2022

город Москва

27 сентября 2023 г.

Дело N А40-303158/22

Резолютивная часть постановления объявлена 25 сентября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 сентября 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стешана Б.В.,

судей Валюшкиной В.В., Ким Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Елмановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Энерджи Девелопмент"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2023

по делу N А40-303158/22

по иску ООО "Дженерал Оптикс" (ОГРН: 1147847242586, ИНН: 7813592973)

к ООО "Энерджи Девелопмент" (ОГРН: 1137746598714, ИНН: 7702818657)

о защите исключительных прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца: Филиппов К.А. по доверенности от 01.06.2023,

от ответчика: Сичинский К.А. по доверенности от 07.03.2023,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Дженерал Оптикс" обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО ""Энерджи Девелопмент" о защите исключительных прав на товарный знак "jProbe" N 568429, а именно:

- признать нарушением исключительного права на товарный знак "jProbe" N 568429 действия ООО "Энерджи Девелопмент" по предложению к продаже технических видеоэндоскопов моделей VJ-PRO и РХ expert на сайте https://nrgdv.ru/; использование товарного знака в доменных именах; использование товарного знака в качестве ключевых фраз для показа рекламных объявлений или интернет-сайтов в том числе в поисковой системе "Яндекс".

- обязать ООО "Энерджи Девелопмент" прекратить нарушение прав на товарный знак "jProbe" N 568429, в том числе, удалить с сайта https://nrgdv.ru/ информацию о предложении к продаже технических видеоэндоскопов моделей VJ-PRO и РХ expert, прекратить использование товарного знака в доменных именах; прекратить использование товарного знака в качестве ключевых фраз для показа рекламных объявлений или интернет-сайтов в том числе в поисковой системе "Яндекс".

- взыскать с ООО "Энерджи Девелопмент" в пользу ООО "Дженерал Оптике" компенсацию в размере 3 587 000 рублей.

Решением от 30.06.2023 Арбитражный суд города Москвы иск удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию в размере 3 587 000 руб., а также 40 935 руб. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт, которым отказать в удовлетворении иска, либо снизить размер компенсации до разумных пределов.

Заявитель апелляционной жалобы указал, что суд не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, и суд неправильно применил нормы материального и процессуального права.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение отменить, жалобу удовлетворить.

Представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы, представил письменный отзыв. Просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что истец является правообладателем словесного ТЗ "jProbe" с датой приоритета 31.10.2014 и датой государственной регистрации 18.03.2016 для ряда товаров класса 09 МКТУ, включая "приборы и инструменты оптические, а именно эндоскопы технические для осмотра и визуального контроля труднодоступных мест механизмов".

Истцу стало известно, что ТЗ "jProbe" используется ответчиком на сайте https://nrgdv.ru / в предложениях к продаже товаров (в их наименовании и описании), а также в доменных именах.

Использование ответчиком ТЗ "jProbe" подтверждается протоколами нотариального осмотра доказательств от 04.07.2022, согласно которому ответчик использовал ТЗ "jProbe":

- на странице https://nrgdv.ru/jprobe-vj-pro - предложение к продаже технического видеоэндоскопа jProbe VJ-PRO;

- на странице https://nrgdv.ru/jprobe-px-expert - предложение к продаже технического видеоэндоскопа jProbe РХ expert.

Впоследствии ответчик отредактировал информацию о технических видеоэндоскопах, формально удалив ТЗ "jProbe" из наименований товаров. Фактически ответчик все ещё предлагает к продаже те же самые товары, что подтверждается более поздним протоколом нотариального осмотра доказательств от 29.07.2022:

- на странице https://nrgdv.ru/vj-pro - предложение к продаже технического видеоэндоскопа VJ-PRO, которое доступно на дату 22.11.2022,

- на странице https://nrgdv.ru/px-expert - предложение к продаже технического видеоэндоскопа РХ expert, которое доступно на дату 22.11.2022.

Также ответчик использовал ТЗ "jProbe" в доменных именах. Ссылки на товары содержат в себе ТЗ "jProbe" (например, https://nrqdv.ru/jprobe-yi-pro).

В обоснование заявленных требований истец указал, что между сторонами отсутствует лицензионный договор, разрешение на использование ТЗ "jProbe" какими-либо способами ответчику не предоставлено.

11.11.2022 истец направил ответчику претензию по факту незаконного использования обозначения "jProbe", в которой требовал выплатить компенсацию в размере 3 587 000 рублей. Ответчик получил претензию 15.11.2022, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления.

Претензия оставлена без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Разрешая спор, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1229, 1231, 1233, 1252, 1477, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, а также правовыми позициями, сформулированными в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и Обзоре практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, пришел к выводу, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт неправомерного использования ответчиком товарного знака "jProbe", исключительное право на который принадлежит истцу по свидетельству Российской Федерации N 568429.

Суд констатировал, что в данном случае имеется высокая степень сходства спорных обозначений "jprobe VJ-PRO", "jProbe РХ expert", "nrgdv.ru/jprobe-рх-expert" и "nrgdv.ru/jprobe-vj-pro", использованных ответчиком, с товарным знаком "jProbe", а также доказан факт высокой степени однородности спорного товара с товарами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца. Суд отклонил как необоснованные доводы ответчика о предоставлении недопустимых доказательств в подтверждение факта нарушения ответчиком исключительного права истца и об отсутствии оснований для привлечения к ответственности в соответствии с положениями статьи 1487 ГК РФ.

При этом суд отказал в удовлетворении требования истца о признании нарушением исключительного права на товарный знак "jProbe" N 568429 действия ООО "Энерджи Девелопмент" по предложению к продаже технических видеоэндоскопов моделей VJ-PRO и РХ expert на сайте https://nrgdv.ru/; использование товарного знака в доменных именах; использование товарного знака в качестве ключевых фраз для показа рекламных объявлений или интернет-сайтов в том числе в поисковой системе "Яндекс", а также об обязании ООО "Энерджи Девелопмент" прекратить нарушение прав на товарный знак "jProbe" N 568429, в том числе, удалить с сайта https://nrgdv.ru/ информацию о предложении к продаже технических видеоэндоскопов моделей VJ-PRO и РХ expert, прекратить использование товарного знака в доменных именах; прекратить использование товарного знака в качестве ключевых фраз для показа рекламных объявлений или интернет-сайтов в том числе в поисковой системе "Яндекс" ввиду того, что ответчиком прекращено незаконное использование товарного знака, а также поскольку данные требования носят абстрактный характер.

Удовлетворяя требование о взыскании компенсации в сумме 3 587 000 руб., суд первой инстанции пришел к выводу, что расчет компенсации произведен истцом обоснованно, а её размер является разумной и справедливой мерой ответственности за допущенное ответчиком правонарушение.

Апелляционная коллегия поддерживает выводы суда первой инстанции и отклоняет доводы апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Ссылка ответчика на то, что в материалах дела отсутствуют доказательства стоимости предложения к продаже товаров для расчета компенсации исходя из двукратной стоимости товаров (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ), несостоятельна и противоречит материалам дела.

Вопреки мнению ответчика, суд правильно применил разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 N 10, согласно которым для расчета суммы компенсации, рассчитанной исходя из двукратной стоимости товара, достаточно предоставления правообладателем сведений о фактической стоимости предложения к продаже товаров

Суд установил факт злоупотребления правом с стороны ответчика и что именно данный факт был положен судом в основу решения. Злоупотребление правом выражается в продолжение осуществления предложений к продажи тех же самых товаров, в отношении которых был использован товарный знак Истца, при редактировании им информации и формальном удаление товарного знака Истца с сайта в период между Нотариальным протоколом осмотра доказательств (Приложение N 2 к иску) и Нотариальным протоколом осмотра доказательств от 29.07.2022 (Приложение N 3 к иску).

Обоснованность данного вывода подтверждается результатом сравнения и установления визуального сходства товаров на протоколах, а именно использование Ответчиком одного и то же фото (стр. 39 Нотариального протокола осмотра доказательств от 04.07.2022 (Приложение N 2 к иску) и стр. 15 Нотариального протокола осмотра доказательств от 29.07.2022 (Приложение N 3 к иску); а также сходства текста описания товаров и его технических характеристик (стр. 39 Нотариального протокола осмотра доказательств (Приложение N 2 к иску) и стр. 15 Нотариального протокола осмотра доказательств от 29.07.2022 (Приложение N 3 к иску).

Таким образом, описание, зафиксированное в Нотариальном протоколе осмотра доказательств от 04.07.2022 (Приложение N 2 к иску) и Нотариальном протоколе осмотра доказательств от 29.07.2022 (Приложение N 3 к иску) полностью идентично по техническим характеристикам с описанием товара Истца, изложенным на его официальном сайте, как и с фотографиями данных товаров.

Следовательно, указанные обстоятельства были установлены судом и положены судом в основу решения при определении справедливого размера компенсации, исходя из расчета стоимости товаров.

В тоже время, Ответчик апелляционной жалобе не опровергает сходства товаров с товарами Истца, а указывает только на то, что Нотариальном протоколе осмотра доказательств от 29.07.2022 не содержит товарного знака Истца.

Согласно правовой позиции, сформулированной в абз. 6 п. 61 Постановления Пленума ВС РФ от 29.04.2019 N 10, для расчета компенсации имеет значение только критерий фактической стоимость предложения к продаже товаров если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Так, если контрафактные экземпляры (товары) проданы или предлагаются к продаже нарушителем на основании договоров оптовой купли-продажи, должна учитываться именно оптовая цена экземпляров (товаров).

Следовательно, вопреки мнению Ответчика, Постановление Пленума ВС РФ от 29.04.2019 N 10 для расчета компенсации не ограничивает правообладателя в способах, сроках фиксации и подтверждения фактической стоимость предложения к продаже товара, если в отношении данных товаров (предложений об их продаже) использован товарный знак без согласия, как в настоящем деле.

Ответчик сообщает апелляционному суду информацию о происхождении товаров, которая, с одной стороны, не относится к предмету настоящего дела и проигнорирована судом в решении, а с другой противоречит тому, что видеоэндоскопы jProbe изготавливаются разными производителями по техническим спецификациям Истца, что подтверждают материалами дела, а также качественными и количественными характеристиками, представленными в материалы дела.

В связи с изложенным, довод апеллянта о невозможности взыскания компенсации исходя из двукратной стоимости товара, следует признать необоснованным.

Вопреки мнению Ответчика, в настоящем деле не требуется расчета какого-либо обязательного количества экземпляров товаров. Истец рассчитал компенсацию из двукратной стоимости одной единицы товара каждой из двух моделей видеоэндоскпов, в отношении которых использован товарный знак Истца, что соответствует сложившейся практике расчета компенсации исходя из стоимости одного экземпляра при предложении его продаже в сети "Интернет".

Следовательно, суд правомерно применил пп. 2 п. 1 ст. 1515 ГК РФ, указав, что при расчете компенсации указанным способом могут быть учтены не только фактически проданные товары, но и товары, предлагаемые к продаже.

Вопреки доводам жалобы, Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 N 8-П, от 24.07.2020 N 40-П, не относятся к настоящему делу, поскольку выводы из них не относятся к настоящему делу, потому не применимы к настоящему делу, а суд, с учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, правомерно не снизил заявленную истцом компенсацию.

С учётом установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что заявленный расчет компенсации по двукратной стоимости является одновременно минимальным и максимальным, то есть - соразмерным нарушению, допущенному ответчиком. Каких-либо оснований для изменения расчета компенсации ответчиком не приведено, и судом апелляционной инстанции не установлено.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение.

Вместе с тем, заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции по настоящему делу не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 30 июня 2023 года по делу N А40-303158/22 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Б.В. Стешан

Судьи

В.В. Валюшкина Е.А. Ким