Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 октября 2023 г. N 13АП-11186/23 по делу N А56-84014/2022

г. Санкт-Петербург

10 октября 2023 г.

Дело N А56-84014/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 04 октября 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 октября 2023 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Загараевой Л.П.,

судей Геворкян Д.С., Горбачевой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания: Макашевым В.Э.,

при участии:

от истца: Инопина Т.В. по доверенности от 09.01.2023,

от ответчика: Решетникова Е.А. по доверенности от 07.09.2022, Семерич Д.В. по доверенности от 07.09.2022,

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-11186/2023) ООО "Аква-Венчур" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.03.2023 по делу N А56-84014/2022, принятое

по иску ООО "Аква-Венчур"

к ООО "Итал"

о взыскании,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" (далее - ООО "Аква-Венчур") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "ИТАЛ" (далее - ООО "ИТАЛ") 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту N 138499.

Решением от 07.03.2023 в иске отказано.

ООО "Аква-Венчур", не согласившись с решением суда, направило апелляционную жалобу, в которой, ссылаясь на нарушение норм материального права, на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела, просило решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Определением от 02.08.2023 производство по делу N А56-84014/2022 приостановлено до проведения экспертизы ООО "АИС "ЭГИДА".

Протокольным определением от 04.10.2023 производство по делу возобновлено.

В судебном заседании от 04.10.2023 представитель истца поддержал доводы жалобы, представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы по делу, о признании проведенной экспертизы незаконной и о вызове эксперта.

Исходя из положений части 2 статьи 87 АПК РФ и статьи 20 Федерального закона от 31.05.2001 N 73 "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

По смыслу названных норм права повторная экспертиза назначается, если: выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела, сделаны без учета фактических обстоятельств дела; во время судебного разбирательства установлены новые данные, которые могут повлиять на выводы эксперта; необоснованно отклонены ходатайства участников процесса, сделанные в связи с экспертизой; выводы и результаты исследований вызывают обоснованные сомнения в их достоверности; при назначении и производстве экспертизы были допущены существенные нарушения процессуального закона.

Вопрос о необходимости проведения экспертизы относится к компетенции суда, удовлетворение ходатайства о проведении дополнительной (повторной) экспертизы является правом, а не обязанностью суда. В рассмотренном случае апелляционный суд не усмотрел каких-либо неясностей, сомнений в обоснованности заключения эксперта, или наличия противоречий в его выводах, являющихся основанием в силу статьи 87 АПК РФ для проведения повторной экспертизы.

В соответствии с частью 3 статьи 86 АПК РФ экспертное заключение исследуется судом наряду с другими доказательствами по делу и не имеет для суда заранее установленной силы (часть 5 статьи 71 АПК РФ).

Кроме того, вопросы права и правовых последствий оценки доказательств относятся к исключительной компетенции суда.

Возражения, заявленные ответчиком, свидетельствуют о его несогласии с выводами экспертов по существу, что по смыслу статьи 87 АПК РФ не является само по себе основанием для назначения повторной экспертизы.

С учетом изложенного, апелляционный суд отклонил заявленное ответчиком ходатайство о назначении повторной экспертизы в связи с отсутствием оснований, предусмотренных статьей 87 АПК РФ.

Апелляционный суд, не установив оснований, предусмотренных статьей 86 АПК РФ, в удовлетворении заявленного ходатайства истца о вызове эксперта и о признании экспертизы незаконной отказал, поскольку оснований для сомнений в обоснованности выводов эксперта по вопросам, поставленным в определении суда, у суда отсутствовали, в том числе ввиду полноты ответа эксперта и отсутствия противоречий экспертного заключения.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "Аква-Венчур" является обладателем исключительного права на полезную модель "Фильтрующий патрон" по патенту Российской Федерации N 138499.

Обществу стало известно о том, что Ответчик осуществляет производство, предлагает к продаже, а также реализует изделия - фильтрующие патроны, в том числе через интернет-сайт ital-spb.ru, с использованием полезной модели, исключительные права на которую принадлежат Истцу, без согласия патентообладателя.

В подтверждение данного обстоятельства истец представил в материалы дела нотариальный протокол осмотра доказательств от 06.08.2020, 17.05.2021; заключение специалиста (патентно-техническое исследование) от 06.06.2022; УПД от 15.12.2020 N 490, от 18.01.2021 N 4, от 26.04.2021 N 100 о продаже фильтрующего патрона третьему лицу, действующего в интересах ООО "Аква-Венчур", видеофайл факта передачи товара приобретенного товара; заключение эксперта об использовании в изделии, приобретенном у Ответчика по УПД, полезной модели по патенту N 138499;

По мнению Истца, указанные документы в совокупности подтверждают факт производства, предложения к продаже и реализацию Ответчиком изделий с использованием каждого признака полезной модели, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели, защищенной патентом Российской Федерации N 138499.

При этом патентообладатель не давал какого-либо разрешения на использование исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, принадлежащий обществу, в том числе в изделии, которое предлагается к продаже, продается ответчиком, а также хранится с этой целью на территории Российской Федерации.

Ссылаясь на то, что использование ответчиком полезной модели по патенту Российской Федерации N 138499 при производстве, предложении к продаже, реализации и хранении полезной модели без разрешения правообладателя является незаконным, истец обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, пришел к выводу о недоказанности факта нарушения ответчиком исключительного права истца на полезную модель по патенту Российской Федерации N 138499.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

В соответствии со статьей 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению; осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

С учетом изложенного, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, применительно к настоящему спору в предмет доказывания со стороны истца входит факт принадлежности ему исключительного права на спорную полезную модель, факт нарушения ответчиком исключительного права одним из способов, перечисленных в пункте 2 статьи 1358 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при изготовлении и продаже изделий, содержащих признаки полезной модели.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор по существу.

Материалами дела установлено, что истец является обладателем исключительного права на полезную модель "ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПАТРОН" по патенту Российской Федерации N 138499 (дата приоритета 27.06.2013, дата регистрации 20.03.2014).

Определением от 02.08.2023 суд апелляционной инстанции назначил по делу судебную экспертизу, на разрешение эксперта поставил следующие вопросы:

1) Содержится ли в продукте Фильтрующий патрон ТУ 28.29.12.135-006-34376159-2018 ITAL ФЭПК 580900 каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ No 138499 Фильтрующий патрон?

2) Содержится ли в продукте "Фильтрующий патрон", представленном на интернет-сайте ital-spb.ru в "Модельном ряду Фильтр-Патронов "Итал"" и в документах "ОПИСАНИЕ ТЕХ.РЕШЕНИЙ" и "ПАСПОРТ" (согласно протоколу осмотра письменных доказательств, выполненному на бланке 78 АБ 9060121), каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ No 138499 "Фильтрующий патрон"?

Согласно заключению эксперта Борохович Л.Н. от 05.09.2023 в продукте "Фильтрующий патрон ТУ 28.29.12.135-006-34376159-2018 ITAL ФЭПК 580x900" содержится каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 138499 "Фильтрующий патрон". В продукте "Фильтрующий патрон", представленном на интернет-сайте ital-spb.ru в "Модельном ряду Фильтр-Патронов "Итал"" и в документах "ОПИСАНИЕ ТЕХ.РЕШЕНИЙ" и "ПАСПОРТ" (согласно протоколу осмотра письменных доказательств, выполненному на бланке 78 АБ 9060121), содержится каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 138499 "Фильтрующий патрон".

Указанное заключение судебной экспертизы является полным и обоснованным, соответствует требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ, противоречия в выводах эксперта, иные обстоятельства, вызывающие сомнения в достоверности проведенной экспертизы, отсутствуют, эксперт был надлежащим образом предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Несогласие ответчика с выводами эксперта не свидетельствует о недостаточной ясности или возникновении сомнений в обоснованности заключения.

Принимая во внимание содержание экспертного заключения и отсутствие согласия истца на использование ответчиком полезной модели, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что действия ответчика по предложению к продаже и реализации товаров нарушают исключительные права истца на полезную модель.

Согласно статье 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных указанным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 10) по требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в том числе в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительного права на полезную модель по патенту N 138499 в размере 500 000 руб.

При рассмотрении вопроса об обоснованном и справедливом размере подлежащей взысканию компенсации за нарушение прав истца суд апелляционной инстанции исследовал такие обстоятельства как объект нарушенных прав, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования, наличие и степень вины нарушителя, вероятные имущественные потери правообладателя.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание установленные по рассматриваемому делу обстоятельства, принципы разумности и справедливости компенсации последствиям нарушения, характер нарушения прав истца со стороны ответчика, срок незаконного использования, суд апелляционной инстанции полагает обоснованным взыскание с ответчика компенсации в размере 50 000 руб. Определенный судом размер компенсации соответствует принципам разумности и соразмерности.

Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, предусмотрено статьей 110 АПК РФ.

С учетом изложенных обстоятельств, решение суда подлежит отмене, а требования истца - удовлетворению в части взыскания 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту N 138499, 35 000 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы, а также 16 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07.03.2023 по делу N А56-84014/2022 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИТАЛ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Аква-Венчур" 50 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на полезную модель по патенту N 138499, 35 000 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы, а также 16 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.П. Загараева

Судьи

Д.С. Геворкян О.В. Горбачева