Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 мая 2024 г. N 07АП-9361/23 по делу N А45-5516/2023

город Томск

29 мая 2024 г.

Дело N А45-5516/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 15 мая 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 мая 2024 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хайкиной С.Н.,

судей Зайцевой О.О., Павлюк Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного засежания Волковой Т.А., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, дело N А45-5516/2023

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Будылдиной Алены Анатольевны (ИНН 722514082279), г. Тюмень,

к обществу с ограниченной ответственностью "Академия" (ИНН 5405015685), г. Новосибирск,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск (ИНН 8905026465),

об обязании прекратить использование на использование охраняемого по патентам N N 130313, 130327, 130311 промышленного образца "Стендовая панель с декоративными игровыми элементами", об опубликовании в течение 30 дней с момента вступления в законную силу судебного акта в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности "Изобретения. Полезные модели" решение суда о допущенном нарушении, взыскании компенсации в размере 579 693 рублей 94 копеек,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Академия" (ИНН 5405015685), г. Новосибирск к индивидуальному предпринимателю Будылдиной Алене Анатольевне (ИНН 722514082279), г. Тюмень,

о признании недействительной (ничтожной) совершенную между индивидуальным предпринимателем Будылдиной Алёной Анатольевной и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск сделку по подготовке аукционной документации (спецификации на поставку учебно-игрового оборудования) в целях размещения заказа на закупку товаров для обеспечения муниципальных нужд.

к участию в деле в качестве ответчика по встречному иску привлечено муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск (г. Ноябрьск, проспект Мира, д. 65А, ОГРН: 1028900710849, ИНН: 8905026465).

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Воронин А.В. - доверенность от 17.08.22

от ответчика: Груздев В.В. - доверенность от 10.04.24

от третьего лица: без участия, извещено

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Будылдина Алена Анатольевна (далее - истец, предприниматель, ИП Будылдина А.А.) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью "Академия" (далее - ответчик, общество, ООО "Академия"), о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на промышленный образец в размере 579 693 рублей 94 копеек.

Кроме того, ООО "Академия" обратилось в суд со встречным исковым заявлением к ИП Будылдиной А.А. о признании недействительной (ничтожной) совершенную между ИП Будылдиной А.А. и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск сделку по подготовке аукционной документации (спецификации на поставку учебно-игрового оборудования) в целях размещения заказа на закупку товаров для обеспечения муниципальных нужд.

Встречный иск принят судом к совместному рассмотрению с первоначальным иском.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.09.2023 с ответчика в пользу истца взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на промышленный образец в размере 579 693,94 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 594,00 руб.. В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Академия" обратилось в суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении иска отказать, встречный иск удовлетворить.

В обоснование апелляционной жалобы её податель указывает, что при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав судом применены нормы материального дела, не подлежащие применению, а именно положения статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), между тем требования мотивированы истцом со ссылкой на статью 1406.1 ГК РФ, которая не предусматривает взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения. Автором промышленных образцов является не истец Будылдина Алена Анатольевна, а Гурина Алена Валентиновна, которая к участию в деле не привлекалась. Тот факт, что в аукционной документации не упомянуты все существенные признаки промышленных образцов, сам по себе, при неустановлении судом того обстоятельства, воспроизведение каких именно существенных признаков образует нарушение исключительного права истца, не опровергает добросовестности ответчика. Из имеющихся в материалах дела доказательств не усматривается нарушение исключительных прав истца на спорные промышленные образцы. Из решения не следует, каким образом суд на основе одних фотоматериалов установил, что спорные изделия содержат все существенные признаки каждого спорного промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец.

Определением от 12.12.2023 судебное заседание отложено, суд обязал ИП Будылдину А.А. представить письменные пояснения по заявленным требованиям с указанием всех существенных признаков промышленных образцов, по которым предъявлены требования и с указанием наличия их в спорном товаре, поставленном по контракту ответчиком; ООО "Академия" представить письменные пояснения с возражением о наличии всех существенных признаков промышленных образцов по заявленным патентам, с указанием наличия или отсутствия их в поставленном по контракту товаре; Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск произвести натуральный осмотр и представить в материалы дела результаты натурного осмотра в виде фототаблиц (видеозаписи) процесса фиксации детского развивающего оборудования (бизибордов), поставленного по муниципальному контракту N 2648/22 от 27.06.2022. Также суд обязал лиц, участвующих в деле, явиться в судебное заседание 17.01.2024 в 11 час. 40 мин.

Во исполнение определения суда от 12.12.2023 ИП Будылдина А.А. представила отзыв на апелляционную жалобу, в котором указывает, что суд первой инстанции, при разрешении вопроса о расчете компенсации за нарушение патентных прав истца, верно применил норму пункт 2 части 1 статьи 1406.1 ГК РФ с учетом разъяснений, изложенных пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - ГК РФ). Каких-либо ссылок на норму пункта 2 статьи 1301 ГК РФ в судебном акте суда первой инстанции не содержится. В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, каких-либо доказательств отсутствия вины в нарушении патентных прав на промышленный образец ответчиком не представлено. В данном случае рассматривается нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности ответчика, в связи с поставкой контрафактной продукции, которая не имеет никакого отношения к действиям муниципального заказчика, поскольку действующим законодательством (пункт 1 статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ) прямо запрещена закупка товаров конкретного производителя под конкретным брендом или конкретного патента на соответствующую продукцию. Кроме того, указывает, что если существенные признаки промышленного образца (эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия) могут быть определены визуально с позиции информированного потребителя и не требуют специальных познаний, промышленный образец будет считаться использованным в изделии в соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

ООО "Академия" в представленных письменных пояснениях указывает, что истец просил взыскать компенсацию на основании пункта 2 статьи 1406.1 ГК РФ, однако фактически просил суд взыскать компенсацию, рассчитанную иным способом, который статья 1406.1 ГК РФ не предусматривает, - в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. В настоящем деле исковые требования Будылдиной А.А. так же мотивированы со ссылкой на статью 1406.1 ГК РФ. Истец до вынесения судом решения каких-либо доказательств, подтверждающих стоимость, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование определенными способами спорных промышленных образцов, в нарушение положений статьи 65 АПК РФ не представил. Отсутствуют в деле и лицензионные договоры, которые бы позволяли определить размер компенсации, подлежащей исчислению исходя из двукратного размера стоимости права использования промышленного образца. Следовательно, данных о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование определенными способами спорных промышленных образцов, материалы дела не содержат. Суд установил нарушение исключительного права, ограничившись визуальным обозрением фотоматериалов, представленных истцу третьим лицом до возбуждения производства по делу. Достаточных оснований полагать, что указанные фотоматериалы (производные доказательства) адекватно воспроизводят сведения о нарушении исключительного права, которые, по утверждению истца, содержатся в изделиях ответчика (вещественных доказательствах), не имеется. Кроме того, истцом не названо и судом не установлено, какие именно существенные признаки промышленных образцов, исходя из положений абзаца 3 пункта 1 статьи 1352 ГК РФ, наличествуют в изделиях ответчика. Принятие арбитражным судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств от истца будет противоречить не только положениям частей 1 и 2 статьи 268 АПК РФ, но и закрепленным в статьях 8, 9 настоящего Кодекса принципам равноправия и состязательности сторон арбитражного судопроизводства.

Определением от 17.01.2024 судебное заседание отложено, суд обязал ИП Будылдину А.А. представить письменные пояснения по заявленным требованиям с указанием всех существенных признаков промышленных образцов по которым предъявлены требования с указанием наличия их в спорном товаре, поставленном в контракту ответчиком; представить правовое обоснование заявленного способа компенсации в виде стоимости права, с приложением документального подтверждения стоимости права в заявленном размере, с учетом выводов Суда по интеллектуальным правам в рамках рассмотрения дела N А45-5518/2023, NА36-4147/2022; ООО "Академия" представить письменные пояснения с возражением о наличии всех существенных признаков промышленных образцов по заявленным патентам, с указанием наличия или отсутствия их в поставленном по контракту товаре; представить доказательства производства товара (бизибордов), поставленных по контракту или их приобретения у третьего лица.

Непосредственно перед судебным заседанием ИП Будылдиной А.А. представлены письменные пояснения во исполнение определения суда от 17.01.2024.

Определением от 20.02.2024 апелляционный суд перешел к рассмотрению дела N А45-5516/2023 по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. К участию в деле в качестве ответчика по встречному иску привлечено муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск. Суд обязал Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Крепыш" муниципального образования город Ноябрьск представить в материалы дела отзыв на встречное исковое заявление. Представить суду документы, на основании которых было приобретено (поставлено) детское развивающее оборудование (бизиборда) по муниципальному контракту от 27.06.2022 ООО "Академия", а также обязал явиться в судебное заседание представителя.

ИП Будылдина А.А. представила отзыв на встречное исковое заявление, в котором просит в удовлетворении встречного искового заявления ООО "Академия" к ИП Будылдиной А.А. и МБДОУ "Крепыш" г. Ноябрьск отказать, указывая, что из содержания встречного иска не усматривается, что встречное требование направлено к зачету первоначального требования, либо иным случаям, определенным нормой статьи 132 АПК РФ. Кроме того, по первоначальному иску истцом является ИП Будылдина А.А. (правообладатель), а по встречному иску ответчиками являются как правообладатель, так и МБДОУ "Крепыш" г. Ноябрьск, ввиду чего встречный иск подлежит возврату заявителю на основании части 4 статьи 132 АПК РФ.

От ИП Будылдиной А.А. поступило заявление об увеличении цены иска, в котором заявляет об изменении способа расчета суммы компенсации, путем избрания способа расчета, предусмотренного подпунктом 1 статьи 1406.1 ГК РФ, просит взыскать с ООО "Академия" в пользу ИП Будылдиной А.А. компенсацию в размере 900 000 руб.

До дня судебного заседания от ООО "Академия" поступило заявление об отказе от встречного иска.

Кроме того, ООО "Академия" ходатайствовало о привлечении Администрации города Ноябрьска к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительного предмета спора, ссылаясь на то, что Администрация является организацией, осуществившей размещение закупки.

Определением от 21.03.2024 в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрации города Ноябрьска, отказано. Принят отказ ООО "Академия" от встречного иска, производство по делу в части встречного иска прекращено. Суд обязал ООО "Академия" представить мотивированные возражения применительно к измененному расчету компенсации, а также повторно обязал МБДОУ "Крепыш" г. Ноябрьск представить в материалы дела документы, на основании которых было приобретено (поставлено) детское развивающее оборудование (бизиборда) по муниципальному контракту от 27.06.2022 ООО "Академия".

Во исполнение требований суда МБДОУ "Крепыш" г. Ноябрьск представлены дополнительные документы.

В представленных письменных пояснениях ООО "Академия" указывает, что представленные истцом доказательства не достаточны для достоверного вывода о нарушении исключительных прав; ответчик выполнял задание (поручение) третьего лица, содержащееся в аукционной документации и муниципальном контракте на поставку товара, при этом не знал и не должен был знать о нарушении исключительных прав истца; размер заявленной истцом компенсации не учитывает всех обстоятельств дела, противоречит требованиям разумности и справедливости.

От ИП Будылдиной А.А. поступило ходатайство о фальсификации доказательств, в котором просит признать заключение от 22.04.2024 по результатам патентоведческого исследования, составленного Федотовым Андреем Геннадьевичам и утвержденным ИП Дубок Александром Анатольевичем, сфальсифицированным и исключить его из числа доказательств по арбитражному делу N А45-5516/2023.

Рассмотрев ходатайство истца, апелляционный суд считает его подлежащим отклонению на основании следующего.

Часть 1 статьи 161 АПК РФ не устанавливает конкретный перечень способов проверки судом заявления о фальсификации доказательства. Положения процессуального закона предоставляют суду право выбора способа проверки заявления о фальсификации доказательства. То есть прерогатива определения способа проверки достоверности заявления о фальсификации доказательств в порядке статьи 161 АПК РФ предоставлена суду (абзац первый постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции").

Наличие заявления о фальсификации доказательства по смыслу статьи 161 АПК РФ не является безусловным основанием для назначения судебной экспертизы, с учетом того, что достоверность доказательства может быть проверена иным способом, в том числе путем собирания судом любых допустимых, относимых и достоверных доказательств, накопление которых в определенную совокупность может быть признано судом достаточным для окончания проверки подлинности оспариваемого доказательства.

Применительно к статье 161 АПК РФ заявление о фальсификации доказательства имеет своей целью исключение соответствующего доказательства из числа доказательств по делу, и фактическое понуждение стороны, представившей доказательство, основывать свои доводы и возражения относительно предмета и основания иска на иных доказательствах.

Фальсификация доказательств заключается в сознательном искажении представляемых доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или ложных сведений.

Обоснованность заявления о фальсификации в порядке статьи 161 АПК РФ может быть проверена судом путем получения дополнительных документальных доказательств по делу, подтверждающих достоверность оспариваемых доказательств, а также пояснений и объяснений лиц, участвующих в деле, и дальнейшей соответствующей их оценки на относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями процессуального законодательства.

Исходя из доводов истца по существу заявления о фальсификации апелляционный суд приходит к выводу, что изложенные в этом заявлении обстоятельства подлежат проверке в общем порядке статьи 65 АПК РФ, когда каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении ходатайства ИП Будылдиной А.А. о фальсификации доказательств.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что между ООО "Академия" и МБДОУ "Крепыш" г. Ноябрьск (заказчик) по итогам закупки N 0190300003722000355, размещенной на портале zakupki.gov.ru заключен муниципальный контракт N 2648/22 от 27.06.2022 на поставку детского развивающего оборудования (бизибордов) на общую сумму 289 846,97 руб.

В рамках данной закупки поставлены тематические бизиборды (тактильно-развивающие панели) "Рыбалка", "В гостях у бабушки" и "Сад-огород" общей стоимостью 289 846, 97 руб.

В ходе проверки правообладателем установлено, что по указанному контракту ответчиком поставлены бизиборды (продукция), авторские права на которые защищены патентом на промышленный образец, исключительное право на которые принадлежат ИП Будылдиной А.А. (ТПК "Умничка"):

- декоративно-развивающая панель "Рыбалка" - патент N 130313, дата государственной регистрации - 25.03.2022 (решение о выдаче патента N 21Р0018934/2021504706 от 11.02.2022, срок действия - до 22.09.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) - с 22.09.2021;

- декоративно-развивающая панель "В гостях у бабушки" - патент N 130327, дата государственной регистрации - 25.03.2022 (решение о выдаче патента N 21Р0018928/2021504705 от 11.02.2022, срок действия - до 22.09.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) - с 22.09.2021;

- декоративно-развивающая панель "Сад-огород" - патент N 130311, дата государственной регистрации - 25.03.2022 (решение о выдаче патента N 21Р0018936/2021504706, срок действия - до 22.09.2026), приоритет промышленного образца (начало срока действия патента) - с 22.09.2021.

На основании запроса правообладателя заказчиком (детским садом) предоставлены фотоматериалы поставленного оборудования, по результатам изучения которых установлено полное сходство с запатентованными за ИП Будылдиной А.А. промышленными образцами, а именно - в поставленной продукции содержатся все существенные элементы промышленных образцов, патенты на которые принадлежат правообладателю, конфигурация, эстетические особенности, сочетание линий и цветов - полностью совпадают, совокупность признаков поставленной ответчиком продукции производит на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец.

Предоставленные по результатам запроса фотоматериалы поставленной ответчиком продукции сравнены с изображениями, которые содержатся в решениях о выдаче патентов на промышленные образцы, принадлежащих правообладателю.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчик направлена досудебная претензия, оставленная без удовлетворения.

Не исполнение ответчиком требований претензии в добровольном порядке, послужило основанием для обращения ИП Будылдиной А.А. в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Рассмотрев заявленные требования по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, апелляционная коллегия считает, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В соответствии со статьей 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Как предусмотрено пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ, использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;

5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

В силу абзаца четвертого пункта 3 статьи 1358 ГК РФ промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Из приведенных положений пункта 3 статьи 1358 ГК РФ следует, что при установлении использования промышленного образца необходимо выяснение вопросов, положительный ответ на каждый из которых позволяет констатировать использование соответствующего промышленного образца в изделии: во-первых, содержит ли спорное изделие все существенные признаки промышленного образца, и, во-вторых, содержит ли спорное изделие совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Вопрос об использовании промышленного образца истца в производимым и реализуемым ответчиком товаре является вопросом факта, в связи с чем может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В связи с чем суд апелляционной инстанции отклоняет ссылки ответчика на Заключение по результатам патентоведческого исследования специалиста Федорова А.Г.

Материалами дела подтверждается, что ИП Будылдина А.А. является патентообладателем на промышленные образцы N N 130311, 130313, 130327.

Проведя сравнительный анализ промышленных образцов, выданных по патентам Российской Федерации N N 130311, 130313, 130327 и товара поставленного по контракту N 2648/22 от 27.06.2022, апелляционный суд приходит к следующим выводам.

По патенту N 130311 (Бизиборд "Сад-огород").

Визуальный анализ изображения промышленного образца по патенту N 130311 позволяет отнести данный промышленный образец к видам изделий, предназначенных для детских развивающих игр.

Принимая во внимание эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, линий и контуры изделия, выделяются следующие существенные признаки доминирующие и определяющие общее зрительное впечатление, производимое промышленным образцом:

1) Настенная панель (бизиборд) состоит из различных элементов, образующих единую сюжетную линию;

2) сюжет относится к тематике садоводства;

3) в нижней части располагается прямоугольная линия;

4) над прямоугольной линией расположены декоративно-игровые элементы в виде: домик - "овощная лавка" с фигурками овощей, дерево с грушами, ящик с грушами, садовник, лошадь, колодец, забор, хлев, облака, солнце;

5) декоративно-игровой элемент "овощная лавка", выполнен с доминированием голубого цвета в форме пятиугольника, с расположенными на нем имитации овощей и двух ящиков в его нижней части;

6) справа от овощной лавки, располагается декоративно-игровой элемент "дерево", выполнен в коричневом и зеленом цвете с изображением на нем фруктов (груши) различных цветов; под деревом расположен ящик с грушами;

7) справа от дерева расположен декоративно-игровой элемент "садовник", выполнен в виде фигурки мужчины (садовника) с доминированием синего цвета (рабочей одежде, шляпа, в руке лейка);

8) справа от садовника расположен декоративно-игровой элемент "лошадь", выполнена с доминированием серо-коричневого цвета;

9) справа от лошади расположен декоративно-игровой элемент "колодец", выполнен в серых, красных и коричневых цветах, с размещенными на нем игровыми элементами;

10) декоративно-игровой элемент "забор", выполнен с доминированием красного цвета;

11) фигурка садовника и лошади расположена на декоративно-игровом элементе "хлев", выполнен с доминированием бежевого цвета с имитацией балкона и окна;

12) четыре декоративно-игровых элемента "облако", выполненных в белом и сером цветах;

13) декоративно-игровой элемент "солнце", выполнен с доминированием желтого цвета.

Из сравнительного анализа изображений промышленного образца по патенту N 130311 и изображений товара, поставленного по контракту N 2648/22 от 27.06.22 следует, что поставленный товар содержит в себе все вышеперечисленные существенные признаки, исходя из эстетических особенностей внешнего вида изделия. Поставленный товар полностью повторяются формы, конфигурации, орнамент и последовательность расположения фигур и их количество, сочетания цветов, имеет идентичное назначение - детская развивающая игра по тематике "сад-огород". Не значительные отклонения в цветовой гамме на уровне полутонов не изменяют общее эстетическое восприятие внешнего вида изделия. Существенных отличий не выявлено.

По патенту N 130313 (Бизиборд "Рыбалка").

Визуальный анализ изображения промышленного образца по патенту N 130313 позволяет отнести данный промышленный образец к решениям внешнего вида изделий, предназначенных для детских развивающих игр.

Принимая во внимание эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, линий и контуры изделия, выделяются следующие существенные признаки доминирующие и определяющие общее зрительное впечатление, производимое промышленным образцом:

1) Настенная панель (бизиборд) состоит из различных элементов, образующих единую сюжетную линию;

2) сюжет относится к тематике природы и рыбалки;

3) в нижней части располагается прямоугольная линия;

4) над прямоугольной линией расположены декоративно-игровые элементы: куст, озеро, лягушка на листе, камыш, птица, облака, туман, рыбак с удочкой, кошка, причал, полянка ;

5) декоративно-игровой элемент "куст", выполнен с доминированием зеленого цвета, с расположенными на нем цветами и листочками;

6) справа от куста расположен декоративно-игровой элемент "озеро", выполнен с доминированием голубого(синего) цвета, с расположенными на нем фигурами лягушки на листе, рыбок;

7) над озером с верху расположен декоративно-игровой элемент "камыши", выполнен зеленых, коричневых и салатовых цветах 3 штуки на фоне зеленого куста и листьев;

8) на озере расположен декоративно-игровой элемент "лягушка на листе", выполнен с доминированием зеленого цвета;

9) сверху над озером расположен декоративно-игровой элемент "летящие по небу птицы", выполнен с доминированием сиреневого цвета ;

10) сверху над озером расположен декоративно-игровой элемент "облако", выполнен в серых и белых цветах;

11) сверху над озером расположен декоративно-игровой элемент "туман", выполнен с доминированием голубого цвета;

12) справа от озера расположен декоративно-игровой элемент "рыбак", выполнен в красных, серых и голубых цветах, рыбак держит удочку с рыбой;

13) справа от рыбака расположен декоративно-игровой элемент "кошка", выполнен с доминированием бежевого цвета;

14) декоративно-игровой элемент "полянка" (задний фон, на котором изображены фигурки рыбака и кошки), выполнен с доминированием фисташкового (светло-зеленого) цвета;

15) декоративно-игровой элемент "причал", выполнен с доминирование коричневого цвета, на нем расположены фигурки рыбака и кошки;

Из сравнительного анализа изображений промышленного образца по патенту N 130313 и изображений товара, поставленного по контракту N 2648/22 от 27.06.22 следует, что поставленный товар содержит в себе все вышеперечисленные существенные признаки, исходя из эстетических особенностей внешнего вида изделия. Поставленный товар полностью повторяются формы, конфигурации, орнамент и последовательность расположения фигур и их количество, сочетания цветов, имеет идентичное назначение - детская развивающая игра по тематике "рыбалка". Не значительные отклонения в цветовой гамме на уровне полутонов не изменяют общее эстетическое восприятие внешнего вида изделия. Существенных отличий не выявлено.

По патенту N 130327 (Бизиборд "В гостях у бабушки").

Визуальный анализ изображения промышленного образца по патенту N 130327 позволяет отнести данный промышленный образец к решениям внешнего вида изделий, предназначенных для детских развивающих игр.

Принимая во внимание эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форму, конфигурацию, орнамент, сочетание цветов, линий и контуры изделия, выделяются следующие существенные признаки доминирующие и определяющие общее зрительное впечатление, производимое промышленным образцом:

1) Настенная панель (бизиборд) состоит из различных элементов, образующих единую сюжетную линию;

2) сюжет относится к тематике природы и деревни;

3) в нижней части располагается прямоугольная линия;

4) над прямоугольной линией расположены декоративно-игровые элементы: дерево с яблоками, забор, ухват, печь, бабушка, подсолнух, курятник, курочка, летящие птицы, облака;

5) декоративно-игровой элемент "дерево", выполнен в зеленых и коричневых цветах, на дереве расположены яблоки красного цвета;

6) справа от дерева расположен декоративно-игровой элемент "забор", выполнен в оранжевых цветах;

7) справа от забора расположен декоративно-игровой элемент ухват ;

8) справа от ухвата расположен декоративно-игровой элемент "печь", выполнен с доминированием белого цвета, имеется труба из которой идет дым;

8) на фоне печи расположен декоративно-игровой элемент "бабушка", выполнен из синих, красных, белых и розовых цветов;

9) справа от печи расположен декоративно-игровой элемент "подсолнух", выполнен из красных, серых, зеленых и розовых цветов на фоне зеленого куста;

10) справа от подсолнуха расположен декоративно-игровой элемент "курятник", выполнен с доминированием бежевого цвета;

11) на фоне курятника расположен декоративно-игровой элемент "курочка" выполнен с доминированием белого цвета, сидящая на гнезде ;

12) сверху расположен декоративно-игровой элемент "облака", выполнены из белых и серых цветов;

13) сверху декоративно-игровой элемент "птицы", выполнен с доминированием сиреневого цвета.

Из сравнительного анализа изображений промышленного образца по патенту N 130327 и изображений товара, поставленного по контракту N 2648/22 от 27.06.22 следует, что поставленный товар содержит в себе все вышеперечисленные существенные признаки, исходя из эстетических особенностей внешнего вида изделия. Поставленный товар полностью повторяются формы, конфигурации, орнамент и последовательность расположения фигур и их количество, сочетания цветов, имеет идентичное назначение - детская развивающая игра по тематике "природа, деревня". Не значительные отклонения в цветовой гамме на уровне полутонов не изменяют общее эстетическое восприятие внешнего вида изделия. Существенных отличий не выявлено.

На основании изложенного, апелляционный суд приходит к выводу, что стеновые панели с отдельными декоративными элементами имеют единое назначение - детские развивающие игры, соотносятся по соответствующей тематике. При этом основные декоративно-игровые элементы стеновых панелей по патентам N N 130311, 130313, 130327 и стеновых панелей, поставленных ответчиком схожи между собой по форме, конфигурации, орнаменту, сочетанию цветов, линиям и контурам изделия, количеству декоративных элементов, их функциональному назначению и расположению на стеновой панели.

Как разъяснено в пункте 123 Постановления N 10, использование без согласия патентообладателя лишь отдельных признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте, или не всех существенных признаков промышленного образца, а равно не всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, исключительное право патентообладателя не нарушает. Наличие в продукте, способе, изделии ответчика дополнительных признаков, помимо признаков изобретения или полезной модели, приведенных в независимом пункте формулы, или всех существенных признаков промышленного образца, а равно всей совокупности признаков промышленного образца, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, не может служить основанием для вывода об отсутствии использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Исходя из вышеизложенного, апелляционный суд приходит к выводу о доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав на промышленные образцы по патентам N N 130311, 130313, 130327.

При этом суд признает необоснованными ссылки ответчика об отсутствии факта нарушения исключительных прав, поскольку товар поставлялся по муниципальному контракту на условиях и по заданию заказчика, в связи с чем ответчик не может нести ответственность за выполнение условий муниципального контракта.

В соответствии с пунктами 9.1., 9.2 муниципального контракта N 2648/22 от 27.06.22 именно на поставщика возложена обязанность соблюдения отсутствия нарушений исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием товара.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Согласно положениям статьи 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 62 Постановления N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования. При определении размера компенсации подлежат учету вышеназванные критерии.

Истцом, с учётом представленных уточнений, заявлено требование о взыскании компенсации в сумме 900 000 руб.

При этом, указанная сумма заявлена на основании пункта 1 статьи 1406.1 ГК РФ, то есть в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Определяя размер компенсации, истец исходил из того, что стоимость предлагаемого к продаже и поставленного ответчиком товара по контракту составила 289 846, 97 руб., принимая во внимание период нарушения прав и количество используемых результатов интеллектуальной деятельности.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, вероятностные имущественные потери правообладателя, учитывая то, что промышленные образцы истца широкой публике не известны, спорные изделия поставлены ответчиком по муниципальному контракту, предназначены для удовлетворения нужд заказчика, связанных с осуществлением образовательного процесса в детском дошкольном учреждении, исходя из принципов разумности, справедливости и соразмерности, апелляционный суд определяет размер взыскиваемой компенсации в размере 300 000 рублей.

По мнению апелляционного суда данный размер компенсации является соразмерным допущенному ответчиком нарушению, позволяет восстановить нарушенные права правообладателя, не возлагая на ответчика при этом чрезмерного бремени финансовой санкции.

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат частичному удовлетворению в размере 300 000 руб.

С учетом изложенного решение от 26.09.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-5516/2023 подлежит отмене в связи с нарушением норм процессуального права.

В силу абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при отказе истца от иска до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции - 50 процентов, соответственно ответчику подлежат возврату 3 000 руб., уплаченных за рассмотрение встречного иска.

Понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 26.09.2023 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-5516/2023 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Академия" (ИНН 5405015685, г. Новосибирск) в пользу индивидуального предпринимателя Будылдиной Алены Анатольевны (ИНН 722514082279, г. Тюмень) компенсацию за нарушение исключительных прав на промышленный образец в размере 300 000 (триста тысяч) рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 993 рубля.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Будылдиной Алены Анатольевны (ИНН 722514082279, г. Тюмень) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Академия" (ИНН 5405015685, г. Новосибирск) 2 001 рубль расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Будылдиной Алене Анатольевне из федерального бюджета 2 995 рублей государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 14.03.2024 N 422.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Академия" (ИНН 5405015685, г. Новосибирск) из федерального бюджета 3 000 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 25.04.2023 N 152.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".

Председательствующий

С.Н. Хайкина

Судьи

О.О. Зайцева Т.В. Павлюк