Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2024 г. N 08АП-2099/24 по делу N А46-12604/2022

город Омск

21 июня 2024 г.

Дело N А46-12604/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 11 июня 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 июня 2024 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Лотова А.Н.,

судей Брежневой О.Ю., Ивановой Н.Е.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Тихоновой К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-2099/2024) индивидуального предпринимателя Шаталова Александра Михайловича на решение Арбитражного суда Омской области от 18.01.2024 по делу N А46-12604/2022 (судья Солодкевич И.М.), принятое по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Шаталова Александра Михайловича (ОГРНИП 304482235800135, ИНН 482500257779) к обществу с ограниченной ответственностью "Формат" ОГРН 1055515020880, ИНН 5534010734, адрес: 644527, Омская область, район Омский, поселок Ростовка, 23), при участии в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Квадро-Эм" (ОГРН 1145543040521, ИНН 5504248955, адрес: 644001, город Омск, улица 10 лет Октября, дом 136а), о взыскании 1 200 000 руб.,

при участии в судебном заседании представителей:

от индивидуального предпринимателя Шаталова Александра Михайловича - Герсонский А.С. (по доверенности от 19.11.2021 N 48 АА N 1860809 сроком действия три года),

от общества с ограниченной ответственностью "Формат" - Примаков А.В. (по доверенности от 03.11.2023 б/н сроком действия по 31.12.2024),

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Шаталов Александр Михайлович (далее - истец, предприниматель, ИП Шаталов А.М.) обратился в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Формат" (далее - ответчик, общество, ООО "Формат") о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 руб.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Квадро-Эм" (далее - ООО "Квадро-Эм").

Решением Арбитражного суда Омской области от 17.01.2023 по делу N А46-12604/2022, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2024, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2023 решение Арбитражного суда Омской области от 17.01.2023 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 отменены, дело N А46-12604/2022 направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Решением Арбитражного суда Омской области от 18.01.2024 по делу в удовлетворении заявленных требований предпринимателя к ООО "Формат" о взыскании компенсации в размере 1 200 000 руб. отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец обратился в Восьмой арбитражный апелляционной суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить обжалуемое решение суда первой инстанции, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что давая оценку установленным по делу обстоятельствам, представленным доказательствам суд первой инстанции необоснованно пришел к выводу об отсутствии вероятности смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком в рекламных объявлениях; судом первой инстанции принято во внимание не относимое доказательство по делу - аналитическая записка по договору от 14.08.2023 N 169-2023 на оказание услуг по проведению опроса потребителей для подтверждения сходства/различия товарных знаков, знаков обслуживания "Победа" и "Победа", подготовленная обществом с ограниченной ответственностью "Центр гуманитарных, социально-экономических и политических исследований - 1" (далее также - ООО "ГЭПИЦентр-1"); вывод суда о том, что факт использования товарных знаков на территории разных регионов обуславливает формирование у оппонентов разного круга потребителей, противоречит нормам материального права, поскольку факт использования товарных знаков на территории разных регионов не влияет на формирование круга потребителей.

По мнению подателя апелляционной жалобы, учитывая наличие сходства спорных обозначений, с учетом однородности услуг, для индивидуализации которых применяются оба обозначения, единственно возможным выводом в настоящем случае будет являться вывод о наличии вероятности смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, не требующий какого-либо дополнительного подтверждения или опровержения.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2024 апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение назначено в судебном заседании на 14.05.2024.

ООО "Формат" представило в материалы дела отзыв на апелляционную жалобу, в котором не соглашается с доводами истца, полагая обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным, в силу чего отмене или изменению не подлежащим.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции, открытом 14.05.2024, протокольным определением в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) был объявлен перерыв до 16.05.2024.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2024 рассмотрение апелляционной жалобы в судебном заседании отложено на 11.06.2024.

ИП Шаталову А.М. предложено представить письменные пояснения в обоснование размера заявленной к взысканию компенсации, с представлением при необходимости дополнительных документов стоимости права использования спорного товарного знака; представить доказательства оплаты по лицензионному договору от 15.03.2021.

ООО "Формат" предложено представить письменные пояснения, содержащие контррасчет размера заявленной к взысканию компенсации; представить сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного товарного знака, в том числе, иные лицензионные договоры.

23.05.2024 и 27.05.2024 сторонами представлены испрошенные пояснения.

Определением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 07.06.2024 в составе суда произведена замена судьи Шиндлер Н.А. на судью Иванову Н.Е.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 11.06.2024 представитель ООО "Формат" заявил ходатайство о фальсификации представленных истцом документов (актов зачета взаимных требований юридических лиц от 03.05.2021, 20.05.2023, 25.05.2022).

Принимая во внимание позицию представителя ИП Шаталова А.М., который не возражал против исключения из числа доказательств спорных документов, суд апелляционной инстанции исключил из числа доказательств акты зачета взаимных требований юридических лиц от 03.05.2021, 20.05.2023, 25.05.2022.

Представитель ИП Шаталова А.М. поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Представитель ООО "Формат" высказался в соответствие с доводами, изложенными в отзыве на апелляционную жалобу, просил оставить решение без изменения.

ООО "Квадро-Эм", надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, ходатайства об отложении слушания по делу не заявило, в связи с чем суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя указанного лица по имеющимся в деле доказательствам.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционную жалобу, отзыв, заслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "*" N 410173, зарегистрированного в Роспатенте в 36 классе Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) 02.06.2010, что подтверждается свидетельством о регистрации товарного знака и записью о регистрации в базе ФИПС. Приоритет товарного знака 24.10.2008, дата истечения срока действия исключительного права - 24.10.2028.

06.04.2022 из сведений в сети интернет истцу стало известно, что принадлежащий ему товарный знак незаконно используется для индивидуализации услуг, входящих в 36 класс МКТУ (сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, взыскание арендной платы, управление недвижимостью).

Так, товарный знак "Победа" открыто используется на вывеске торгового центра по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 38/8, а также в доменном имени сайта: https://рobeda-market.ru, на котором размещена реклама услуг, входящих в 36 класс МКТУ, с индивидуализацией данных услуг товарным знаком "Победа". Представлен протокол осмотра сайта нотариусом от 26.04.2021.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости торговый центр по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 38/8, принадлежит на праве собственности ООО "Квадро-Эм", ИНН 5504248955.

В ответ на претензию ООО "Квадро-Эм" сообщило, что помещения в торговом центре по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 38/8, сданы в аренду ООО "Формат". Также, именно ООО "Формат" осуществляет использование товарного знака "Победа" в доменном имени сайта: https://рobeda-market.ru и на фасаде торгового центра.

Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД - 68.20.2) является дополнительным видом деятельности ООО "Формат".

По мнению истца, ООО "Формат", являясь владельцем помещений в торговом центре по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 38/8, на праве аренды, осуществляет сдачу указанных помещений в аренду (субаренду) и индивидуализирует данные услуги товарным знаком "Победа", принадлежащим истцу.

Согласно данным ФИПС ООО "Формат" принадлежат товарные знаки "*" N 494398 и "*" N 494399, зарегистрированные в Роспатенте в 16 классе МКТУ.

По мнению истца, ответчик не вправе использовать товарный знак для индивидуализации товаров и услуг, входящих в 36 класс МКТУ.

Между тем на сайте: https://рobeda-market.ru представлены рекламные объявления следующего содержания: "Торговая группа "Победа!" представляет в аренду торговые площади от 1 до 135 квадратных метров на территории своих магазинов", "Торгово-офисный комплекс "Победа!" Предлагаем в аренду торговые и офисные площади, г. Омск, ул. 22 Апреля, 38/8".

Учитывая, что требования истца, содержащиеся в претензии, а именно о прекращении использовании товарного знака "Победа", уничтожении вывески "Победа", прекращении использования и уничтожении всей рекламной конструкции с использованием товарного знака "Победа", удаление с сайта https://рobeda-market.ru товарного знака "Победа", либо заключении с ИП Шаталовым А.М лицензионного договора на право использование товарного знака в своей предпринимательской деятельности оставлены ответчиком без удовлетворения, ИП Шаталов А.М. обратился с соответствующим иском в арбитражный суд.

18.01.2024 Арбитражным судом Омской области принято решение, являющееся предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив законность и обоснованность решения по делу в соответствии с правилами статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции усматривает оснований для его отмены.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ установлено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, при предъявлении требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права доказыванию подлежат факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем незаконного использования.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482) и пунктом 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 157 Постановления N 10, использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим употребление слов (в том числе имен нарицательных), зарегистрированных в качестве словесных товарных знаков, не является использованием товарного знака, если оно осуществляется в общеупотребительном значении, не для целей индивидуализации конкретного товара, работы или услуги (в том числе способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ), например, в письменных публикациях или устной речи.

В абзаце пятом пункта 162 Постановления N 10 разъяснено, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительных прав на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

В соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил N 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил N 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления N 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом. В случае установления отсутствия сходства дальнейший анализ не производится.

В настоящем случае, из материалов дела следует, что товарный знак N 410173 "*", зарегистрированный на имя Шаталова А.М., состоит исключительно из словесного элемента, выполненного в чёрном цвете заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом с засечками и разной толщиной штриха.

Как указано Судом по интеллектуальным правам, вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося единственным элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Доминирующим (единственным) элементом знака по свидетельству Российской Федерации N 410173 является словесный элемент "ПОБЕДА".

Именно данное слово выполняет индивидуализирующую функцию в названном товарном знаке за счет исполнения крупным шрифтом в центре обозначения.

Из материалов настоящего дела следует, что правовая охрана товарному знаку N 410173 "*", зарегистрированному на имя Шаталова А.М., предоставлена в отношении услуг 36-го класса МКТУ

Как следует из процессуальной позиции истца, ответчик не вправе использовать товарный знак для индивидуализации товаров и услуг, входящих в 36 класс МКТУ. ООО "Формат", являясь владельцем помещений в торговом центре по адресу: г. Омск, ул. 22 Апреля, 38/8, на праве аренды, осуществляет сдачу указанных помещений в аренду (субаренду) и индивидуализирует данные услуги товарным знаком "Победа", принадлежащим истцу.

В соответствии с пунктом 45 Правил N 482 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

В настоящем случае, объём деятельности индивидуального предпринимателя Шаталова А.М., её специфика установлены в решении Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу N СИП-1058/2022, остановленном без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2023 по тому же делу.

Так, согласно указанному решению, судом установлено, что спорный знак обслуживания используется правообладателем для оказания услуг "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений", обществом с ограниченной ответственностью "Липецкий дизайн" (далее - ООО "Липецкий дизайн") по лицензионному договору от 15.03.2021 (предоставление права зарегистрировано Роспатентом 11.05.2022 за номером РД0396417) для оказания услуг "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений", товариществом собственников недвижимости "Торгового комплекса Победа" с согласия правообладателя от 15.02.2019 в отношении услуг по управлению недвижимым имуществом.

В качестве доказательств самостоятельного использования знака обслуживания в отношении спорных позиций 36-го класса МКТУ, предпринимателем в материалы дела представлены, в том числе: выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 17.02.2023, согласно которой основным видом деятельности ответчика зарегистрированного в качестве предпринимателя с 28.06.2001, является "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом" (код ОКВЭД 68.20.2).

Кроме того, согласно выписке из единого государственного реестра недвижимости предпринимателю на праве собственности принадлежит нежилое помещение площадью 496,6 кв.м, расположенное на цокольном этаже здания по адресу г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1, с кадастровым номером 48:20:00454007:676.

Принимая во внимание названные документы, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что в период с 23.08.2019 по 22.08.2022 ответчик по указанному делу являлся предпринимателем и имел в собственности недвижимое имущество (нежилое помещение), расположенное по адресу: г. Липецк, площадь Победы, д. 5А, пом. 1 на цокольном этаже, следовательно, обладал возможностью оказывать услуги по сдаче в аренду недвижимого имущества.

С учетом доказанности ИП Шаталовым А.М. факта использования анализируемого знака обслуживания суд признал заявленные ООО "Формат" требования о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 410173 вследствие его неиспользования не подлежащими удовлетворению.

Также при рассмотрении указанного дела Суд по интеллектуальным правам признал, что ООО "Формат" доказало свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания в отношении услуг 36-го класса МКТУ "сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью", так как оно подтвердило факт осуществления им деятельности, в том числе связанной с оказанием услуг в рамках сдачи в аренду недвижимого имущества и нежилых помещений, а также использование в своей деятельности сходного со спорным знаком обслуживания обозначения.

Вместе с тем, суд первой инстанции, принимая по настоящему делу судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований, являющийся предметом апелляционного обжалования, указал, что из содержания приведённых судебных актов видно, что деятельность ИП Шаталова А.М. не характеризуется широкой распространённостью, осуществляется преимущественно на территории города Липецка, тогда как сеть магазинов, индивидуализированных товарными знаками N 494398 "*" и N 494399 "*", принадлежащих ООО "Формат", - крупная торговая сеть на территории города Омска.

Указанное послужило обстоятельством для вывода суда первой инстанции относительно того, что факт использования товарных знаков N 410173 "*" ИП Шаталова А.М. и N 494398 "*", N 494399 "*" ООО "Формат" на территории разных регионов обуславливает формирование у оппонентов разного круга потребителей.

Кроме того, арбитражным судом принята во внимание представленная ответчиком аналитическая записка по договору от 14.08.2023 N 169-2023 на оказание услуг по проведению опроса потребителей для подтверждения сходства/различия товарных знаков, знаков обслуживания "Победа" и "Победа", подготовленная ООО "ГЭПИЦентр-1", согласно которой по результатам опроса потребителей установлено, что деятельность ООО "Формат", индивидуализированная товарными знаками N 494398 "*", N 494399 "*", ассоциируется с деятельностью розничной сети магазинов.

Суд апелляционной инстанции не находит основания для согласия с указанными выводами суда первой инстанции, полагая представленную аналитическую записку по договору от 14.08.2023 N 169-2023 на оказание услуг по проведению опроса потребителей для подтверждения сходства/различия товарных знаков, знаков обслуживания "Победа" и "Победа", подготовленную ООО "ГЭПИЦентр-1", не относимым доказательством на основании следующего.

Так, судом первой инстанции не принято во внимание, что, как следует из материалов настоящего дела, ответчик использует товарные знаки N 494398 и N 494399 для индивидуализации торговой сети на территории города Омска и осуществляет основной вид деятельности - "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах" (код ОКВЭД 47.19) (в международной классификации товаров и услуг относится к 35 классу), вместе с тем, указанный факт не имеет отношения к предмету спора, поскольку истцом истребуется компенсация за использования спорного обозначения для индивидуализации услуг входящих в 36 класс МКТУ.

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что при исследовании, проведенном ООО "ГЭПИЦентр-1" целевая аудитория определялась преимущественно среди потребителей торговых сетей (450 человек из 500), что, по сути, не является целевой аудиторией ни по отношению к товарному знаку истца, ни по отношению к товарным знакам ответчика, зарегистрированным в 16-м классе МКТУ.

Как следует из Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2016 по делу N СИП-47/2016 и определения Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2016 N 300-ЭС16-14605 об отказе в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации с учетом территориального характера действия правовой охраны товарного знака (статья 1479 ГК РФ) под адресной группой потребителей понимаются потребители не в конкретном регионе, а в Российской Федерации.

Вместе с тем, в настоящем случае, все респонденты проживают либо осуществляют деятельность исключительно на территории города Омска или Омской области, в то время как по смыслу статьи 1479 ГК РФ правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) распространяется на всей территории Российской Федерации вне зависимости от использования этого товарного знака (знака обслуживания) в границах той или иной географической территории или административного образования.

Согласно пункту 3.4 Приказа Роспатента от 01.06.2001 N 74 "Об утверждении Рекомендаций по проведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской Федерации" количество опрошенных должно отвечать целям объективности проводимого опроса. В связи с этим их максимальное количество не ограничивается, а минимальное, как правило, не должно быть менее 500 в каких-либо двух населенных пунктах и менее 125 в каждом другом населенном пункте.

Следовательно, в настоящем случае ООО "ГЭПИЦентр-1" произведена неверная выборка респондентов по критерию локализации только в городе Омске и Омской области.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, равно и отчеты о проведенных социологических исследованиях, суд оценивает как письменные доказательства по правилам статьям 71 и 75 АПК РФ наряду с другими доказательствами.

При представлении результатов социологических опросов в материалы дела они подлежат оценке судом наряду с другими доказательствами как с точки зрения выводов, сделанных по результатам опроса мнения потребителей, так и с точки зрения использованной методики, круга опрошенных лиц, поставленных вопросов, предоставленных респондентам наглядных материалов и других обстоятельств.

Социологическое исследование само по себе не может доказывать отсутствие опасности смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями (то есть является недопустимым доказательством), а лишь учитывается судом наряду с другими доказательствами по делу в том случае, когда суду следуя применимым методологическим подходам не удается самостоятельно установить наличие вероятности смешения сравниваемых обозначений и социологическое исследование может внести ясность в этот вопрос.

Учитывая наличие сходства спорных обозначений, а также использование истцом спорного товарного знака, как обстоятельства, установленные, в том числе, и Судом по интеллектуальным правам в рамках дела СИП-1058/2022, с учетом однородности услуг, для индивидуализации которых применяются оба обозначения, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии вероятности смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком.

Не относимый к предмету спора социологический опрос, не обладающий достаточной степенью убедительности и обоснованности сделанных в нем выводов, не может сам по себе исключить вероятность смешения спорных обозначений.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак "*" N 410173.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 ГК РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из искового заявления (с учетом уточнений) следует, что истец при обращении в суд определил компенсацию в размере 1 200 000 руб., на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При этом если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование тем способом, который использовал нарушитель.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства.

В связи с этим арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего объекта исключительных прав тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права использования в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Как следует из материалов дела, в обоснование взыскиваемой суммы компенсации истцом представлен лицензионный договор от 15.03.2021, согласно которому ИП Шаталов А.М. (лицензиар) предоставляет ООО "Липецкий дизайн" на срок действия настоящего договора неисключительное право на использование товарного знака "*" N 410173 в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован этот товарный знак, а лицензиат оплачивает такое использование в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1.1 договора).

Согласно пункту 1.2 договора, лицензиат имеет право использовать товарный знак, указанный в пункте 1.1 в следующих пределах: размещать на вывеске (фасаде) торгового центра по адресу: г. Липецк, пл. Победв, 5А; размещать товарного знака на сайте в сети Интернет и в рекламных объявлениях.

Кроме того, пунктом 1.3 поименованного договора, установлено, что согласно перечню товаров (услуг) к приобретателю переходит право на использование товарного знака в отношении следующих услуг, входящих в 36 класс МКТУ: сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, взыскание арендной платы, управление недвижимостью.

Согласно пункту 2.5 указанного договора, вознаграждение за право использования товарного составляет 300 000 руб. единовременно при заключении договора и 300 000 руб. ежегодно в течение срока действия договора.

Как было указано ранее, факт использования спорного знака обслуживания ООО "Липецкий дизайн" установлен решением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу N СИП-1058/2022.

Истец, обосновывая испрашиваемую сумму компенсации, указал, что из материалов дела следует, что факт нарушения исключительных прав на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 4101737 со стороны ответчика зафиксирован им 06.04.2021 посредством составления скриншотов экрана, 26.04.2021 факт нарушения прав использования товарного знака подтвержден нотариальным протокол осмотра доказательств в сети Интернет, на момент предъявления искового заявления 12.07.2022 нарушение устранено не было, продолжается более года.

Учитывая принцип разумности и соразмерности, принимая во внимание длящийся характер нарушений, истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, сумма компенсации определена в размере 1 200 000 руб. ((300 000 руб. + 300 000 руб.) х 2).

В подтверждение соразмерности суммы компенсации, истец также представил заключение специалиста N 03/23/2529-ЕК от 15.09.2023 "Об определении рыночной стоимости права использования товарного знака по свидетельству Роспатента N 410173 (расчетной величины вознаграждения за предоставление права использования товарного знака по лицензионному договору, выраженной в смешанной форме: единовременный платеж в рублях, а также периодические платежи в рублях за календарный год)".

Как следует из процессуальной позиции ответчика, ООО "Формат" полагает, что в настоящем случае размер испрашиваемой компенсации является завышенным.

В подтверждение довода о необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, в материалы дела представлена рецензия на указанное заключение специалиста N 03/23/0529-ЕК от 15.09.2023, выполненная кандидатом экономических наук, индивидуальным предпринимателем Поповым Максимом Сергеевичем (далее - ИП Попов М.С.), в которой эксперт пришел к выводу о завышении размера компенсации, указывая, что средняя рыночная стоимость прав на использование оцениваемого товарного знака (знака обслуживания) составляет 31 800 руб. в год.

В силу статьи 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии с частью 1 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, суд оценивает как письменные доказательства по правилам статей 71 и 75 АПК РФ наряду с другими доказательствами.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что рецензирование заключения эксперта не предусмотрено процессуальным законодательством как форма доказывания, и не обладает необходимой доказательственной силой. Данный вывод соответствует сложившейся судебной практике (определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2014 N 305-ЭС14-3484 по делу N А40-135495/2012, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.11.2020 N 308-ЭС20-18166 по делу N А32-13881/2018).

Вместе с тем, в настоящем случае, суд апелляционной инстанции не принимает во внимание представленное истцом заключение специалиста N 03/23/2529-ЕК от 15.09.2023, а также представленную ответчиком рецензию, полагая, что в настоящем случае для расчета компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ достаточно имеющегося в материалах дела лицензионного договора от 15.03.2021, действительность которого дополнительно подтверждена решением Суда по интеллектуальным правам от 27.03.2023 по делу N СИП-1058/2022.

Какие-либо иные доказательства, в том числе иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, не представлялись, как не предоставлен контррасчет размера компенсации, исходя из условий представленного договора либо иных доказательств.

Таким образом, ответчиком не опровергнут размер компенсации, подлежащий взысканию.

Наличие оснований для снижения размера компенсации ниже установленного законом минимального размера, апелляционным судом не установлено: ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих необходимость уменьшения компенсации, заявленной в минимальном размере, соответствующих обозначенным в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 N 40-П критериям.

Учитывая изложенное, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в размере 1 200 000 руб.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

С учетом вышеизложенного решение Арбитражного суда Омской области от 18.01.2024 по делу N А46-12604/2022 подлежит отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Судебные расходы распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ сообразно результатам рассмотрения дела.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Шаталова Александра Михайловича удовлетворить.

Решение Арбитражного суда Омской области от 18.01.2024 по делу N А46-12604/2022 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Формат" в пользу индивидуального предпринимателя Шаталова Александра Михайловича компенсацию за нарушение исключительного права на знак обслуживания в размере 1 200 000 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 34 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, направляется лицам, участвующим в деле, согласно статье 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса "Картотека арбитражных дел" http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Председательствующий

А.Н. Лотов

Судьи

О.Ю. Брежнева Н.Е. Иванова