Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2024 г. N 09АП-76506/22 по делу N А40-219707/2021

город Москва

28 августа 2024 г.

Дело N А40-219707/21

Резолютивная часть постановления объявлена 19 августа 2024 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 августа 2024 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Стешана Б.В.,

судей Валюшкиной В.В., Захаровой Т.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Елмановой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании

дело N А40-219707/21

по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции,

по иску 1) ООО "Максимус" (ОГРН: 1217700029942, ИНН: 9701169788),

2) компании FORIANELLI TRADING LIMITED

к ООО Фирма "Здоровье" (ОГРН: 5147746145730, ИНН: 7730713208),

третье лицо: ООО "Курортмедсервис",

о взыскании компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истцов - от ООО "Максимус" - не явился, извещен,

от компании FORIANELLI TRADING LIMITED - не явился, извещен,

от ответчика - Луговой Д.И. по доверенности от 19.01.2024,

от третьего лица - не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

ООО "Максимус" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО Фирма "Здоровье" (далее - общество "Здоровье") о взыскании компенсации в размере 342 000 рублей за нарушение исключительного права на товарный знак * по свидетельству Российской Федерации N 527696 при производстве и реализации товара "чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 1000 упаковок в партии от 19.12.2019 N 061219.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2022 в удовлетворении исковых требований отказано.

Определением от 18.04.2022 Девятый арбитражный апелляционный суд на основании части 6.1 статьи 268 и части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перешел к рассмотрению настоящего дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом апелляционной инстанции привлечено иностранное лицо FORIANELLI TRADING LIMITED.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2022 компания FORIANELLI TRADING LIMITED была привлечена к участию в деле в качестве соистца.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2022 решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2022 отменено, в удовлетворении исковых требований ООО "Максимус" и компании FORIANELLI TRADING LIMITED отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2022 постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2022 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2023, оставленным без изменений постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023, производство по делу N А40-219707/21 было приостановлено до вступления в законную силу судебного акта, который будет принят Судом по интеллектуальным правам по результатам рассмотрения кассационной жалобы ООО "Максимус" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2021 по делу N А40-215387/21.

Протокольным определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2024 производство по делу было возобновлено.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2024 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "Курортмедсервис". В адрес указанного лица направлена копия определения по почте.

Протокольным определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.06.2024 принято уточнение исковых требований, поданное ООО "Максимус", согласно которому истец просит взыскать с ООО Фирма "Здоровье" убытки в размере 2 000 000 рублей исходя из стоимости нарушенного исключительного права на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 способами - производство, продажа, предложения к продаже, в сети "Интернет" продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю" в количестве 1000 упаковок в партии N061219 от 19.12.2019.

Информация о движении дела вместе с соответствующими файлами размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

От ООО "Максимус" 25.07.2024 через канцелярию суда поступило ходатайство об отказе от иска.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представитель ответчика не возражал против ходатайства об отказе от иска, возражал против удовлетворения исковых требований компании FORIANELLI TRADING LIMITED.

Истцы и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили.

Арбитражный апелляционный суд, руководствуясь статьями 123, 156, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел настоящее дело в отсутствие не явившихся лиц.

Протокольным определением от 19.08.2024 Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных документов, представленных 06.06.2024, поскольку судом не установлена относимость данных документов к рассматриваемому делу.

Рассмотрев ходатайство ООО "Максимус", суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

В силу части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

При этом части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что отказ от иска не принимается арбитражным судом в случае, если это противоречит закону или нарушает права других лиц.

Полномочия Султанова О.В., на отказ от иска, подписавшего ходатайств подтверждены выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой на дату судебного заседания Султанова О.В. являлся генеральным директором ООО "Максимус".

Принимая во внимание, что заявленный в настоящем случае отказ от иска не противоречат закону и не нарушает прав других лиц, апелляционный суд принимает данный отказ.

В силу пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Согласно части 1 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие).

Поскольку от компании FORIANELLI TRADING LIMITED не поступило каких-либо ходатайств, суд апелляционной инстанции исходит из того, что данный истец не утратил интерес к рассмотрению спора, исковое заявление подлежит рассмотрению по существу.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все сторон, пришел к следующим выводам.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что ООО "МАКСИМУС" обладает правом требования возмещения убытков и взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак N 527696 (наименование "Баю-Бай").

Право истца основано на договоре цессии N 23/08-21 от 23.08.2021 между ООО "МАКСИМУС" и правообладателем товарного знака N 527696 - компанией FORIANELLI TRADFNG LFMITED.

Компания, на основании государственной регистрации, имеет право на товарный знак N 527696 "Баю-Бай", приоритет: 17.05.2013, дата государственной регистрации: 26.11.2014, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Из общедоступной информации, в том числе, в сети Интернет, истцам стало известно, что ответчик производит, предлагает к продаже продает и рекламирует продукт: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю", сходным до степени смешения с товарным знаком N 527696 ("Баю-бай") правообладателем которого является компания FORIANELLI TRADFNG LFMITED.

20 апреля и 15 сентября 2020 года были проведены контрольные закупки продукта: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю" в аптеке г. Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. 1812 года, д.2.

Вместе с продуктом: чай детский травяной под наименованием "Баюшки-Баю", далее чай "Баюшки-Баю", в аптеке были получены: кассовый чек от 05.06.2020 г.; удостоверение качества и безопасности N 128 от 19.12.2019; свидетельство о государственной регистрации (СГР) на продукт: чай детский травяной "Баюшки-Баю" под номером RU.77.99.19.005.E.003952.02.15 от 13.02.2015 г.

В удостоверении качества и безопасности (далее УДК), в свидетельстве о государственной регистрации от 13.02.2015 г. и в кассовом чеке указано наименование продукта: чай детский травяной "Баюшки-Баю", в качестве продавца и производителя чая "Баюшки-Баю" указано одно и тоже юридическое лицо ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ", наименование аптеки и ИНН в чеке совпадают с наименованием и ИНН ответчика ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ", т.е. аптека принадлежит ответчику ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ".

На свидетельстве о государственной регистрации и удостоверении качества и безопасности проставлены печати и штампы аптеки и ответчика, удостоверение качества и безопасности подписано начальником Отдела Контроля Качества (ОКК) ответчика Т. А. Белоус.

09.03.2021 был сделан скриншот сайта LEKTRAVA.RU, согласно сервиса Whois, владельцем домена является ООО "Фирма "Здоровье".

На упаковке закупленного чая "Баюшки-Баю" и на упаковке чая на скриншотах сайта крупно нанесено название "БАЮШКИ-БАЮ".

Таким образом, по мнению истцов, спорная продукция, которую ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" производит, предлагает к продаже, продает, рекламирует, в том числе в сети "интернет", называется "БАЮШКИ-БАЮ" и на упаковках продукции используется обозначение "БАЮШКИ-БАЮ".

Как указывает истец, ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" получило Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) "БАЮШКИ-БАЮ" по заявке N 2017707101 от 21.05.2018.

В Решении Роспатента указано следующее: "В результате экспертизы комбинированного обозначения "Баюшки-Баю", заявленного на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении товаров 05 класса МКТУ, установлено, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками, со словесным элементом "Баю-бай", зарегистрированными под: N 527696, на имя ФОРИАНЕЛЛИ ТРЭИДИНГ ЛИМИТЕН, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а так же, однородность товаров и услуг были установлены на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ.

Товары 05 класса заявленного перечня "чаи травяные для медицинских целей, фиточай и др." являются однородными товарам 05 класса фармацевтические, диетические вещества для медицинских целей, детское питание, биологически активные добавки к пище противопоставленных товарных знаков по свидетельству N 527696 и соотносятся между собой как "род-вид".

Так же при установлении однородности принимались во внимание условия производства и сбыта, круг потребителей, род (вид) товаров, назначение, а также принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному и тому же изготовителю (в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов сравниваемых обозначения)".

Таким образом, по мнению Истца, Роспатент установил, что чай "Баюшки-Баю": имеет обозначение "Баюшки-Баю" сходное до степени смешения с товарным знаком N 527696 "Баю-Бай", является однородным товару 5 класса биологически активные добавки к пище (БАД) в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696.

Следовательно, как указывают истец, обозначение "Баюшки-Баю", обладающее высокой степенью сходства с товарным знаком "Баю-Бай" N 527696, используется ответчиком ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" незаконно для идентификации продукта - чай детский травяной "Баюшки-Баю", который однороден БАД, в отношении которого зарегистрирован товарный знак N 527696, и это нарушает исключительные права правообладателя товарного знака N 527696.

Истцом 1 19.10.2020 в адрес ответчика ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" была направлена претензия в порядке досудебного урегулирования (N 6 от 19.10.2020), что подтверждено кассовым чеком и описью вложения.

Однако ООО ФИРМА "ЗДОРОВЬЕ" после получения претензии продолжило продавать чай "Баюшки-Баю", что подтверждается закупкой от 08.02.2021 и закупкой от 09.04.2021, предлагать чай "Баюшки-Баю" к продаже, рекламировать, в том числе в интернете, что подтверждается скриншотом сайта LEKTRAVA.RU ОТ 09.03.2021.

Согласно доводам иска, за указанные нарушения с ответчика подлежат взысканию убытки в размере 2 000 000 руб. исходя из стоимости нарушенного исключительного права на товарный знак "Баю-Бай" по свидетельству РФ N 527696 способами производство, продажа, предложения к продаже, в сети "Интернет" продукта: чай детский травяной "Баюшки-баю" в количестве 1000 упаковок в партии N 061219 от 19.12.2019.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ), способами, перечисленными в пункте 2 статьи 1484 ГК РФ.

В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, или однородных им, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

По правилу части 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

В то же время лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

В рассматриваемом случае, с учетом выводов, изложенных в судебных актах по делу N А40-210216/2020 судом апелляционной инстанции установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527696, в защиту которого предъявлены исковые требования по настоящему делу, является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 183422 и N 338019, исключительные права на которые принадлежат обществу "Курортмедсервис", при этом названные средства индивидуализации охраняют одно и то же обозначение "Баю-Бай", в отношении однородных товаров.

Согласно рассматриваемому по настоящему делу исковому заявлению, ответчику вменялось нарушение исключительных прав на товарный знак, принадлежащий компании, путем реализации товара (чай детский травяной), содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком компании.

В свою очередь, в рамках дела N А40-210216/2020 обществом "Курортмедсервис" предъявлены исковые требования в защиту принадлежащих ему товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 183422 и N 338019 за нарушение допущенное ответчиком в период с 2017 по 2020 годы (включительно) путем реализации товара, содержащего обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Товарные знаки, в защиту которых предъявлены исковые требования по настоящему делу и делу N А40-210216/2020 охраняют схожие до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров, а общество "Курортмедсервис" является исключительным лицензиатом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527696, правообладателем которой является компания.

Принимая во внимание, что в ранее рассмотренном деле N А40-210216/2020 обществом "Курортмедсервис" расчет компенсации заявлен за период с 2017 года по 2020 год в размере двукратной стоимости товара, суд апелляционной инстанции признает, что всему нарушению в целом по всем партиям продукции дана оценка в рамках указанного дела, а обращение компании в суд с рассматриваемым требованием представляет собой неоднократное обращение с требованием о взыскании компенсации в отношении одной партии контрафактного товара.

При этом суд апелляционной инстанции учитывает тот факт, что в ходе рассмотрения дела принято уточнение исковых требований, компенсация заменена на требование о взыскании убытков.

Убытки, взыскиваемые при защите исключительных прав, определяются с учетом общих норм гражданского законодательства о возмещении убытков.

В силу статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Пунктом 4 статьи 393 ГК РФ установлено, что при определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления.

Для наступления ответственности, установленной правилами статьей 15 ГК РФ, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер причиненных убытков.

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на истце. При этом лицо, требующее через суд от иного хозяйствующего субъекта воздержаться от использования результата интеллектуальной деятельности и возмещения причиненных убытков, должно доказать весь указанный состав правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности влечет отказ в удовлетворении иска.

На основании изложенного истец в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязан доказать использование ответчиком спорного товарного знака, размер причиненных убытков и причинно-следственную связь между действиями ответчика и причиненными убытками, (пункт 59 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015)).

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие несение убытков в вышеуказанном размере, отсутствует расчет убытков, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу, что решение суда от 17.01.2022 подлежит отмене по безусловному основанию с принятием нового судебного акта, которым следует принять отказ ООО "МАКСИМУС" от исковых требований и прекратить производство по делу в данной части, а в удовлетворении исковых требований компании FORIANELLI TRADING LIMITED следует отказать.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению по правилам статей 104, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 17.01.2022 по делу N А40-219707/21 отменить.

Принять отказ ООО "МАКСИМУС" от исковых требований.

Производство по делу N А40-277642/22 в части исковых требований ООО "МАКСИМУС" прекратить.

В удовлетворении исковых требований компании FORIANELLI TRADING LIMITED отказать.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Б.В. Стешан

Судьи

В.В. Валюшкина Т.В. Захарова