Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2013 г. N С01-156/2013 по делу N А40-5341/2013 Суд отменил ранее принятые по делу судебные решения и производство по делу о признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак прекратил, поскольку спор о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности не может быть рассмотрен без участия одного из контрагентов

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 октября 2013 г. N С01-156/2013 по делу N А40-5341/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 21.10.2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 25.10.2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Тарасов Н.Н.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Силаев Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Техносфера" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013, принятое судьями Лаврецкой Н.В., Левченко Н.И., Расторгуевым Е.Б., по делу N А40-5341/2013

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Техносфера" (Сиреневый б-р, д. 4, г. Чайковский, Пермский край, 617764, ОГРН 1095920000340)

к обществу с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" (ул. Декабристов, д. 23, г. Чайковский, Пермский край, 617766, ОГРН 1025902029966)

третье лицо Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)

о признании недействительным договора от 10.04.2010 г. об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 298258,

при участии в судебном заседании:

от истца - Андронов А.С. по доверенности от 12.02.2013, Бессмертных В.А. по доверенности от 18.10.2013, Шилонов Д.А. по доверенности от 18.10.2013;

от ответчика - Масеянчик Г.К. по доверенности от 10.09.2013 г.

от третьего лица - неявка, извещено, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Техносфера" (далее - истец, кассатор) обратилось на основании статей 165, 1232, 1234, 1488 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в Арбитражный суд города Москвы с иском (с учетом уточнения заявленных требований) к обществу с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" (далее - ответчик) о признании недействительным договора от 10.04.2010 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 298258, заключенного обществом с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" с обществом с ограниченной ответственностью "GEO", и применении последствий недействительности сделки в виде отмены регистрации договора об отчуждении. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2013 исковые требования удовлетворены полностью. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2013 отменено, в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом Девятого арбитражного апелляционного суда, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 отменить, решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2013 оставить в силе. 

Заявитель жалобы считает, что обжалуемый судебный акт является незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права. По его мнению, сделка по отчуждению товарного знака совершена за пределами правоспособности юридического лица, так как договор зарегистрирован после ликвидации правообладателя, а условие о размере оплаты за отчуждение товарных знаков не согласовано. 

В судебном заседании арбитражного суда кассационной инстанции ответчик в лице своего представителя возражал относительно удовлетворения кассационной жалобы, считая обжалуемый судебный акт законным и обоснованным. 

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, своего представителя в судебное заседание суда кассационной инстанции не направило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

Принимая во внимание положения части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктов 4 и 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", суд кассационной инстанции также полагает необходимым обратить внимание на то, что информация о принятии кассационной жалобы к производству вместе с соответствующим файлом размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/). 

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, внимательно выслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в решении суда первой инстанции и обжалуемом постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам считает, что судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанции подлежат отмене, производство по делу прекращению в виду нижеследующих обстоятельств. 

Товарный знак "Fiore" за N 298285 был зарегистрирован Роспатентом 17.11.2005 г. в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ и услуг 41 классов МКТУ на имя ООО "Geo" с приоритетом от 07.02.2005. 

Между ООО "Geo" и ООО "Восточный Бриз" было заключено лицензионное соглашение от 20.08.2008 N ВБ-В-004-2008, зарегистрированное Роспатентом 10.11.2008 года за номером РД0043057, регулирующее использование товарного знака "Fiore". 

На основании указанного договора ООО "Восточный Бриз" получило исключительное право на использование, производство и реализацию контрактной продукции, маркированной вышеуказанным контрактным товарным знаком, на весь срок действия регистрации контрактного товарного знака "Fiore".

Впоследствии между ООО "Восточный Бриз" и истцом был заключен сублицензионный договор от 14.06.2009 N ТС-В-010-2009 (зарегистрированный Роспатентом 2 октября 2009 года), согласно которому истец использует товарный знак "Fiore". 

Спорное лицензионное соглашение, зарегистрированное Роспатентом 22.11.2010 за N РД0072880, было заключено 10.04.2010 между обществом с ограниченной ответственностью "Чайковский завод нестандартного оборудования "Уникон" и обществом с ограниченной ответственностью "GEO" на предмет отчуждения последним (правообладателем) в пользу ответчика исключительных прав на товарные знаки, в том числе по свидетельству Российской Федерации N 298285. 

Истец считает указанный договор недействительным (ничтожным), а регистрацию договора Роспатентом незаконной и необоснованной в связи с невыполнением ООО "Geo" обязательств по лицензионному договору с ООО "Восточный Бриз" о первоочередном (преимущественном) праве приобретения товарного знака "Fiore", поскольку пунктом 24.2 и пунктом 24.3 лицензионного соглашения N ВБ-В-004-2008, заключенного между ООО "Geo" и ООО "Восточный Бриз", ООО "Geo" обязалось (в случае намерения отказаться от прав на контрактный товарный знак, в том числе при намерении уступить товарный знак "Fiore"), уведомить ООО "Восточный Бриз" о таких намерениях. Вышеуказанным лицензионным договором признаётся первоочередное право лицензиата на приобретение права на товарный знак "Fiore". 

Кроме того, истец полагает, что регистрация спорного соглашения произведена без правовых оснований, поскольку ООО "Geo" было ликвидировано до момента передачи документов для регистрации договора в Роспатенте и, соответственно, до момента самой регистрации в Роспатенте, а на основании ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна.

Данные обстоятельства послужили основанием для предъявления обществом "Техносфера" иска о признании недействительным договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 10.04.2010 и применении последствий недействительности сделки в виде отмены регистрации договора об отчуждении. 

Судом первой инстанции, принявшим во внимание те обстоятельства, что 22.04.2010 года внесены в ЕГРЮЛ сведения о прекращении деятельности ООО "Geo" в связи с его ликвидацией по решению учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченными на то учредительными документами, а 10.07.2012, в свою очередь, исключено из ЕГРЮЛ и ООО "Восточный Бриз", был сделан вывод о том, что ликвидация ООО "Geo" за семь месяцев до государственной регистрации оспариваемого договора с учетом положений пункта 1 статьи 57 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от 23.07.2013) "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пункта 1 статьи 61 ГК РФ, согласно которым ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, является основанием для признания договора об отчуждении исключительного права на товарный знак от 10.04.2010 недействительным. Суд указал, что стороны могли согласовать существенные и иные условия договора об отчуждении исключительного права, подписать этот договор, но этот договор не будет считаться действительным до момента его регистрации. Несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет за собой ее ничтожность в силу пункта 1 статьи 165 ГК РФ. 

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции руководствовался тем, что требование о государственной регистрации договора было участниками соглашения соблюдено, что договор зарегистрирован, поэтому ссылка суда первой инстанции на статью 165 ГК РФ в подтверждение вывода о недействительности сделки признана противоречащей обстоятельствам дела. 

Кроме того, по мнению суда апелляционной инстанции, ликвидация стороны по договору на момент регистрации договора не свидетельствует о недействительности (ничтожности) оспариваемого договора, а судом первой инстанции не приведено иного правового обоснования вывода о ничтожности договора. 

Кроме того, по мнению суда апелляционной инстанции, суд первой инстанции не учел то обстоятельство, что обращаясь с иском, ООО "Техносфера" ссылается на нарушение правообладателем товарного знака (стороны оспариваемого договора) условий перед ООО "Восточный Бриз" о преимущественном праве на приобретение товарного знака, при этом ООО "Восточный Бриз", по данным сторон, ликвидировано. Согласно пункту 1 статьи 57 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и пункту 1 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

На основании чего судом апелляционной инстанции сделан вывод об отсутствии оснований для удовлетворении иска ООО "Техносфера" по основанию несоблюдения условий договора не перед ООО "Техносфера", а перед другим лицом. 

Несоблюдение ООО "Geo" условий договора от 20.08.2008 N ВБ-В-004-2008 о направлении ООО "Восточный Бриз" предложения о первоочередном приобретении спорного товарного знака, на что обратил внимание суд, не может служить основанием для удовлетворении иска, в связи с ликвидацией указанных лиц. 

Согласно статье 1488 ГК РФ по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ей исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права. 

Согласно пункту 13.8. Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" Гражданский кодекс Российской Федерации не предусматривает необходимости получения согласия лицензиата (при наличии заключенных ранее лицензионных договоров) на заключение договора об отчуждении исключительного права. При этом в силу пункта 7 статьи 1235 ГК РФ переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. 

В соответствии с пунктом 3.3.8. Приказа Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29 декабря 2009 г. N 186 "Об утверждении рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации" переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, являющиеся предметом лицензионного договора, не является существенным изменением обстоятельств в смысле статьи 451 ГК РФ, влияющим на судьбу лицензионного договора, если иное прямо не предусмотрено лицензионным договором. В соответствии с принципом свободы договора (статья 421 ГК РФ) лицензиар и лицензиат вправе обусловить изменение или расторжение лицензионного договора наступлением юридического факта перехода исключительного права к другому лицу (пункт 2 статьи 157, абзац первый пункта 1 и пункт 4 статьи 421 ГК РФ). В этом случае лицензионный договор должен содержать специальное условие о том, что переход исключительного права к новому правообладателю влечет за собой изменение или прекращение договора или требует получения согласия лицензиата. Если в лицензионном договоре отсутствует такое условие, то ни новый правообладатель, ни лицензиат не вправе требовать изменения или расторжения лицензионного договора. 

В то же время, при рассмотрении спора, судами не было принято во внимание следующее. 

Настоящий спор о признании оспариваемой сделки недействительной и применении последствий ее недействительности не может быть рассмотрен по существу заявленных требований, поскольку при таком предмете иска как признание сделок недействительными, к участию в деле в качестве ответчиков должны быть привлечены стороны сделок, а как следует из представленной в материалы дела выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 22.04.2010 общество с ограниченной ответственностью "Geo" ликвидировано. 

В силу пункта 3 статьи 49 ГК РФ, правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 61 ГК РФ ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

В пункте 8 статьи 63 ГК РФ предусмотрено, что ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом записи в Едином государственном реестре юридических лиц.

Поскольку спор о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности не может быть рассмотрен без участия одного из контрагентов, производство по делу на основании пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению. 

Такая правовая позиция суда кассационной инстанции соответствует судебно-арбитражной практике и отражена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.10.2005 N 7278/05 и от 14.06.2007 N 6576/06, а также в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 июня 2008 года N 7826/08. 

В то же время, согласно положениям статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем. 

В силу изложенного, истец не лишен права заявлять довод о ничтожности спорного договора в рамках иных гражданско-правовых конфликтов. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 284-289, пунктом 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2013 года по делу N А40-5341/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2013 по тому же делу отменить. 

Производство по делу прекратить.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев