Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2013 г. по делу N СИП-88/2013 Суд удовлетворил заявленные требования и прекратил правовую охрану товарного знака в отношении товаров в связи с его неиспользованием, поскольку суд установил, что ответчиком не доказан факт использования товарного знака, а также не представлено суду доказательств того, что неиспользование произошло по не зависящим от него обстоятельствам (отменено)

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2013 г. по делу по делу N СИП-88/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 11 ноября 2013 года.

Полный текст решения изготовлен 18 ноября 2013 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2014 г. N С01-441/2013 по делу N СИП-88/2013 настоящее решение отменено

См. Определение Суда по интеллектуальным правам от 16 декабря 2013 г. по делу N СИП-88/2013 об исправлении опечатки

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Кручинина Н.А., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чесноковой Е.Н.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Cascade Corporation, an Oregon Corporation (Кэскейд Корпорейшн, корпорация штата Орегон, 2201 NE 201 Avenue, Fairview, Oregon 97024 USA)

к обществу с ограниченной ответственностью "ПромТехМеханика" (Бережковская наб., д. 20, стр. 59, Москва, ОГРН 1037739399466)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "CASCADE" (свидетельство N 364604) вследствие его неиспользования,

третьи лица: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

закрытое акционерное общество "ЕМГ-Промышленная поддержка" (ул. Красного Маяка, д. 13, корп. 4, комната правления, Москва, 113570, ОГРН 1027700361358);

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Степанова Н.И., по доверенности от 15.03.2012,

от ответчика и закрытого акционерного общества "ЕМГ-Промышленная поддержка" - Лопушанский К.В., Кученев Н.О., Комарова М.А. по доверенностям от 26.09.2013;

от третьего лица (Роспатента) - извещен, заявил ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя, установил:

company Cascade Corporation, an Oregon Corporation (далее - компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ПромТехМеханика" (далее - общество "ПромТехМеханика") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "CASCADE" (свидетельство N 364604) вследствие его неиспользования. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); закрытое акционерное общество "ЕМГ-Промышленная поддержка" (далее - общество "ЕМГ-Промышленная поддержка"). 

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя. 

Дело рассмотрено на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования в полном объеме, просил их удовлетворить. 

Общество "ПромТехМеханика" и общество "ЕМГ-Промышленная поддержка" против удовлетворения заявленных требований возражали по доводам, изложенным в отзыве, полагали, что товарный знак использовался в течение спорного периода. 

В судебном заседании суда первой инстанции в порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 11.11.2013 был объявлен перерыв до 13.11.2013, о чем представители истца и ответчика были уведомлены под расписку, а также размещено публичное объявление о перерыве на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://arbitr.ru. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжено с участием тех же представителей. Представители истца и ответчика поддержали ранее изложенные доводы. Представитель ответчика просил в случае отказа в иске, взыскать судебные расходы на представителя, представил письменное заявление о взыскании судебных расходов на представителя. 

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим. 

Как следует из материалов дела, общество "ПромТехМеханика" является правообладателем словесного товарного знака "CASCADE" (свидетельство N 364604), зарегистрированного Роспатентом 13.10.2008 с приоритетом от 20.08.2007 в отношении товаров 7-го класса МКТУ (устройства погрузочно-разгрузочные, в том числе погрузчики; устройства подъемные, в том числе подъемники) (т. 1 л.д. 51).

Из справки об актуальном состоянии государственной регистрации спорного товарного знака (т. 1 л.д. 51) следует, что исключительные права на поименованный товарный знак общество "ПромТехМеханика" (прежнее наименование - общество с ограниченной ответственностью "Компания Рейтен") приобрело в результате заключения с обществом "ЕМГ-Промышленная поддержка" (первоначальный правообладатель спорного товарного знака) договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак в отношении всех товаров и услуг. Указанный договор зарегистрирован Роспатентом 10.05.2012. 

Компания, считая себя заинтересованным лицом и полагая, что словесный товарный знак "CASCADE" не используется правообладателем на протяжении последних трех лет, обратилась в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. 

Заявление мотивировано тем, что компания в течение длительного времени (с 1943 года) ведет свою хозяйственную деятельность на территории иностранных государств в сфере разработки, производства и реализации погрузочно-разгрузочного оборудования под товарными знаками со словесным элементом "CASCADE", зарегистрированными в разных странах мира. С целью расширения своей хозяйственной деятельности по производству и реализации продукции на территории Российской Федерации компанией в Роспатент были поданы заявки на регистрацию словесных и комбинированных товарных знаков со словесным элементом "CASCADE". Однако в результате экспертизы заявленных на регистрацию обозначений Роспатент установил, что они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков для всех заявленных товаров 7-го и 9-го классов МКТУ ввиду их сходства до степени смешения с товарным знаком "CASCADE" (свидетельство N 364604), зарегистрированным на имя общества "ПромТехМеханика" в отношении однородных товаров 7- го класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте. 

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком (ответчик реализует на территории Российской Федерации продукцию, произведенную истцом и его аффилированными лицами), компания в течение длительного времени ведет свою хозяйственную деятельность на территории иностранных государств в сфере разработки, производства и реализации погрузочно-разгрузочного оборудования под товарными знаками "CASCADE". В подтверждение указанных обстоятельств истцом в материалы дела представлены распечатки с официального сайта компании с нотариально заверенным переводом на русский язык (т. 1 л.д. 87-127), сведения о регистрации на имя истца товарных знаков со словесным элементом "CASCADE" в других странах с нотариально заверенным переводом на русский язык (т. 3 л.д. 34-68), а также копии рекламных буклетов продукции компании, реализуемой в разных странах мира, с нотариально заверенным переводом на русский язык (т. 2 л.д. 8-61). 

Компания обратилась в Роспатент с заявками на регистрацию товарных знаков со словесным элементом "CASCADE": N 2012715766 от 15.05.2012 (т. 1 л.д. 18); N 2012715589 от 14.05.2012 (т. 1. л.д. 19); N 2013707460 (т. 1 л.д. 20). 

Однако в результате проведения экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию по указанным заявкам, Роспатент установил, что заявленные обозначения не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков для всех заявленных товаров 7-го и 9-го классов МКТУ ввиду наличия приоритетных прав у оспариваемого товарного знака (т. 1 л.д. 21-26). 

При этом однородность товаров, изготовляемых истцом, и товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, не оспаривается ответчиком. 

Учитывая изложенное суд полагает, что компания является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "CASCADE" по свидетельству N 364604. 

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам. 

В пункте 2.4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак. 

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (09.08.2013) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 364604, исчисляется с 09.08.2010 по 09.08.2013 включительно.

Как следует из материалов дела и не опровергается ответчиком и третьим лицом, общество "ПромТехМеханика" (правообладатель) и общество "ЕМГ-Промышленная поддержка" (прежний правообладатель) не являются производителями товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак. 

Вместе с тем в материалы дела ответчиком представлены документы, подтверждающие наличие у общества "ЕМГ-Промышленная поддержка" производственных мощностей (т. 4 л.д. 93-110). В судебном заседании представителями ответчика были даны пояснения о том, что с использованием указанных производственных мощностей производится иная продукция (диски) и маркируется спорным товарным знаком. Однако товарный знак в отношении данной продукции не зарегистрирован. 

Суд полагает, что указанные доказательства не являются надлежащими в рамках рассматриваемого дела, поскольку не подтверждают, что спорный товарный знак использовался настоящим или прежним правообладателями для маркировки произведенного ими товара, в отношении которого товарный знак зарегистрирован (устройства погрузочно-разгрузочные, в том числе погрузчики; устройства подъемные, в том числе подъемники). Использование товарного знака для маркировки товаров, в отношении которых он не зарегистрирован, не имеет правового значения в деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 

Ответчиком в материалы дела представлен протокол осмотра доказательств нотариусом от 13.11.2013, в соответствии с которым произведен осмотр и ознакомление с информацией, размещенной в сети Интернет по электронному адресу: http://emcg.ru/ (т.4 л.д.8-17). Из протокола следует, что на указанном сайте размещена информация о деятельности общества "ЕМГ- Промышленная поддержка", предоставляемых ею услугах и реализуемых товарах, в том числе маркированных обозначением "CASCADE", производства "ведущего мирового производителя навесного оборудования CASCADE".

Суд полагает, что указанное доказательство также является ненадлежащим, поскольку, учитывая дату его составления, не может подтверждать использование товарного знака в спорный период (с 09.08.2010 по 09.08.2013 включительно). 

Кроме того, на дату составления указанного протокола общество "ЕМГ-Промышленная поддержка" не являлось правообладателем спорного товарного знака либо лицензиатом, поэтому не могло его использовать на законных основаниях. 

Принадлежность обществу "ЕМГ-Промышленная поддержка" доменного имени cascade.ru также не подтверждает использование товарного знака в смысле пункта 2 статьи 1486 ГК РФ, поскольку такой вид использования не связан непосредственно с введением товара в гражданский оборот. 

Согласно документам, представленным ответчиком в материалы дела, и его возражениям на исковое заявление, общество "ЕМГ-Промышленная поддержка" (прежний правообладатель) осуществляло реализацию произведенной компанией Cascade продукции, маркированной спорным товарным знаком, в соответствии с представленным в материалы дела каталогом продукции компании (т. 3 л.д. 13). В подтверждение указанного довода ответчиком представлены: счета-фактуры (N 00431 от 01.02.2012, N 06920 от 13.12.2011, N 05355 от 04.10.2011, N 0344 от 30.01.2012), товарные накладные (N 2985 от 04.10.2011, N 3840 от 13.12.2011, N 199 от 30.01.2012, N 247 от 03.02.2012), соответствующие платежные поручения (N 891 от 09.12.2011, N 656 от 30.09.2011, N 54 от 27.01.2012, N 70 от 03.02.2012), клиентские выписки ОАО "ОТП Банк" о движении денежных средств по счету в рассматриваемый период (т. 2 л.д. 70-151). Иные счета-фактуры, платежные поручения, товарные накладные, представленные ответчиком, не относятся к спорному периоду либо не содержат указаний на реализацию товаров, маркированных спорным обозначением, поэтому не могут быть признаны судом надлежащими доказательствами.

Суд, оценив представленные документы в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, приходит к выводу о том, что представленные доказательства не подтверждают использование спорного товарного знака в отношении товаров для которых он зарегистрирован в смысле статей 1484 и 1486 ГК РФ. 

Из системного толкования указанных норм следует, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован. Реализация такого права может осуществляться правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. При этом использование товарного знака должно быть связано с непосредственным введением товара, для которого он зарегистрирован, в гражданский оборот. 

Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, относящихся к 7-му классу МКТУ (товарный класс), что предполагает использование этого товарного знака указанными лицами путем маркировки такой продукции при ее производстве и введении в гражданский оборот. 

Из представленных ответчиком документов следует, что реализуемые товары, маркированные спорным товарным знаком, произведены не правообладателем, его лицензиатом или другим лицом под контролем или по заказу правообладателя. Деятельность ответчика и третьего лица (прежнего правообладателя) фактически сводится к реализации на территории Российской Федерации товаров разных производителей, в том числе истца и его аффилированных компаний, маркирующих свою продукцию обозначением "CASCADE". 

Указанная деятельность относится к услугам, в частности 35-го класса МКТУ (продвижение товара для третьих лиц, реклама), в отношении которых товарный знак не зарегистрирован.

В силу статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Исходя из изложенного суд полагает, что ответчиком не представлены надлежащие и достаточные доказательства использования спорного товарного знака в отношении товаров, для которых он зарегистрирован, в период с 09.08.2010 по 09.08.2013 включительно. О невозможности использования спорного товарного знака по независящим от правообладателя причинам ответчиком заявлено не было. 

Таким образом, требования истца о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "CASCADE" (свидетельство N 364604) вследствие его неиспользования подлежат удовлетворению в полном объеме. 

При обращении в Суд по интеллектуальным правам заявителем в соответствии с положениями статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации платежным поручением N 2072 от 09.08.2013 оплачена государственная пошлина в размере 4000 рублей. 

Судебные расходы распределяются судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования Cascade Corporation, an Oregon Corporation (Кэскейд Корпорейшн, корпорация штата Орегон) удовлетворить. 

Прекратить правовую охрану товарного знака "CASCADE" (свидетельство N 364604) вследствие его неиспользования в отношении товаров 7-го класса МКТУ (устройства погрузочно-разгрузочные, в том числе погрузчики; устройства подъемные, в том числе подъемники). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПромТехМеханика" в пользу Cascade Corporation, an Oregon Corporation (Кэскейд Корпорейшн, корпорация штата Орегон) 4000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Погадаев