Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2013 г. N С01-209/2013 по делу N А56-9300/2012 Суд отменил ранее состоявшиеся судебные акты по делу о взыскании компенсации за распространение контрафактной продукции и направил дело на новое рассмотрение, поскольку оспариваемые судебные акты приняты с неправильным применением норм материального права и процессуального права, и суды не установили все фактические обстоятельства дела, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2013 г. N С01-209/2013 по делу N А56-9300/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 10.12.2013 г.

Полный текст постановления изготовлен 17.12.2013 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей Голофаева В.В., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Холод Славмо" (ул. Кирова, д.35, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185000, ОГРН 1021000507340)

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2013, принятые в рамках дела N А56-9300/2012

по иску закрытого акционерного общества "Холод Славмо"

к закрытому акционерному обществу "Газпромнефть Северо-Запад" (проспект Советский, д.10, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 197706, ОГРН 1027812400868), обществу с ограниченной ответственностью "ООО Шелл АЗС" (площадь Кронштадтская, д. 4, лит. А, г. Санкт-Петербург, 198207, ОГРН 1037851017467), обществу с ограниченной ответственностью "Продоптторг" (ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3 г. Москва, 107150, ОГРН 1099847021075), с участием третьего лица: общества с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 1" ( ул. Черниговская, д. 15, г. Санкт-Петербург, 196084)

о взыскании компенсации за распространение контрафактной продукции;

при участии в судебном заседании представителей:

от ЗАО "Холод Славмо": Марканов Д.Ю. по доверенности от 28.10.2013, и Михайлов А.В. по доверенности от 28.10.2013,

от ЗАО "Газпромнефть Северо-Запад": Кузин Н.А. по доверенности от 20.06.2013 N 2447-ЮО,

от ООО "ООО Шелл АЗС": представители не явились, извещено,

от ООО "Продоптторг": представители не явились, извещено,

от ООО "Хладокомбинат N 1": представители не явились, извещено,

установил:

закрытое акционерное общество "Холод Славмо" (далее - ЗАО "Холод Славмо") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу "Газпромнефть-Северо-Запад" (далее - ЗАО "Газпромнефть-Северо-Запад"), обществу с ограниченной ответственностью "Шелл АЗС" (далее - ООО "Шелл АЗС") и обществу с ограниченной ответственностью "Продоптторг" (далее - ООО "Продоптторг") о взыскании с каждого по 200 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Хладокомбинат N 1" (далее - ООО "Хладокомбинат N 1").

Решением суда от 03.04.2013 (судья Юрков И.В.) в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2013 (судьи Ларина Т.С., Герасимова М.М., Масенкова И.В.) решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. При этом суды пришли к выводу, что действия ответчиков по розничной продаже мороженного не нарушали права истца, так как у изготовителя - ООО "Хладокомбинат N 1" имеется патент на промышленный образец N 52995 и свидетельства на товарные знаки N 274938 и 285684 в соответствии с которыми изготавливалось мороженное.

Не согласившись с указанными судебными актами, ЗАО "Холод Славмо" обратилось настоящей кассационной жалобой, в которой просило отменить судебные акты первой и апелляционной инстанций и принять новый судебный акт.

ООО "ООО Шелл АЗС", ООО "Продоптторг", ООО "Хладокомбинат N 1", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам: http://ipc.arbitr.ru и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ЗАО "Холод Славмо" поддержал доводы кассационной жалобы, просил обжалуемые судебные акты отменить.

Представитель ЗАО "Газпромнефть Северо-Запад" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции считает судебные акты подлежащими отмене, дело - направлению в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции, ЗАО "Холод Славмо" является правообладателем товарных знаков:

- изобразительный товарный знак по свидетельству N 422534, с приоритетом от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдано в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг, в том числе мороженого. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись "ХОЛОД СЛАВМО", выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: "Трубочка" - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; "сахарная", "в шоколадной глазури", "пломбир" - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета;

- изобразительный товарный знак по свидетельству N 428080, с приоритетом от 11.02.2010, дата регистрации 19.01.2011, выдано в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженого. Товарный знак представляет собой два совмещенных и расположенных последовательно сверху вниз одинаковых изображения, аналогичных товарному знаку N 422534, а также полосы белого и серого цвета с левой и правой сторон;

- изобразительный товарный знак по свидетельству N 422533, с приоритетом от 14.07.2010, дата регистрации 13.11.2010, выдано в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе мороженого. Товарный знак представляет собой изображение в виде синих и желтых (золотистых) полос переменной ширины, вафельного рожка с шариком мороженого, покрытого шоколадной глазурью и размещенного между третьей и четвертой строками надписи изображения в виде окружности со срезанной нижней частью, в которой расположено стилизованное изображение белого медведя и надпись "ХОЛОД СЛАВМО", выполненные в темно-голубом и белом цветах. По центру в четыре строки выполнены следующие надписи: "Трубочка" - крупным рисованным жирным шрифтом красного цвета с контурной обводкой букв белого цвета; "сахарная", "в шоколадной глазури", "крем-брюле" - средним печатным шрифтом белого цвета с контурной обводкой букв красного цвета.

ЗАО "Холод Славмо" обратилось с требованием о прекращении реализации мороженого "Сахарная трубочка пломбир" и "Сахарная трубочка пломбир крем-брюле" производства ООО "Хладокомбинат N 1", как нарушающее исключительные права истца (претензии к ООО "Продопторг" от 30.11.2011, к ООО "Шелл АЗС" от 02.12.2011, к ЗАО "Газпромнефть Северо-Запад" от 06.12.2011).

Ссылаясь на то, что в последующем были выявлены факты продажи в торговых точках ООО "Продопторг", ООО "ООО Шелл АЗС", ЗАО "Газпромнефть Северо-Запад", мороженого "Сахарная трубочка пломбир" и "Сахарная трубочка пломбир крем-брюле" производства ООО "Хладокомбинат N 1" в упаковке, элементы которой сходны до степени смешения с элементами упаковки ЗАО "Холод Славмо", истец обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с настоящим иском.

Суд первой инстанции решением от 03.04.2013 в удовлетворении требований отказал, ссылаясь на отсутствие доказательств, позволяющих признать поведение ответчиков нарушающим исключительные права истца на товарные знаки.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2013 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Между тем, правообладателю, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статей 1477 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации товарный знак является средством индивидуализации товаров (услуг), а исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров (услуг), в отношении которых товарный знак зарегистрирован.

Согласно части 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

В соответствии с частью 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.

Исходя из содержания пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции вправе принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение, только в случае, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Для принятия обоснованного и законного решения по настоящему спору, требуются исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, установленные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий.

Проверив законность и обоснованность обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что судами не дана оценка доводам сторон, доказательствам, представленным в дело. Судами не дана оценка решениям Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 08.11.2011 N 05/12259, от 23.12.2010 N АК/46395 с учетом доводов сторон.

Кроме того, к материалам дела приобщено Решение Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2011 N АК/4242 по делу 1-14/96-10, рассмотренное по заявлению ООО "Хладокомбинат N 1", согласно которому упаковка мороженного производства ООО "Хладокомбинат N 1" не содержит всех существенных признаков промышленного образца по патенту N 52995.

В силу пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведённый в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными.

Между тем, суды не установили какие основные признаки промышленного образца, защищенного патентом Российской Федерации N 52995, использованы в упаковке продукции, произведенной ООО "Хладокомбинат N 1" и реализуемой ответчиками.

Также в деле имеется ходатайство истца о проведении экспертизы (том 1 л.д. 156).

Судом первой инстанции отказано в удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы, о чем имеется отметка в протоколе от 12.04.2013.

Между тем, в материалах дела отсутствует определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы.

Согласно части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

В соответствии с абзацем первым части 4 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о назначении экспертизы или об отклонении ходатайства о назначении экспертизы арбитражный суд выносит определение.

В материалах дела отсутствует определение об отклонении ходатайства о назначении экспертизы.

Таким образом, суд первой инстанции не рассмотрел ходатайство истца о назначении экспертизы по делу, не вынес определения в его отношении, не указав ни в решении, ни в протоколе судебного заседания мотивов отклонения ходатайства либо оставления его без рассмотрения.

На основании вышеизложенного, суд кассационной инстанции пришёл к выводу, что судами при принятии оспариваемых судебных актов не были установлены все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора, так как не были выполнены задачи судебного разбирательства, к которым Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации относит не только определение правовой природы спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, но и установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания и имеющих существенное значение для правильного рассмотрения дела, установленных на основании как доказательств, непосредственно представленных лицами, участвующими в деле, так и путём оказания сторонам содействия в предоставлении других доказательств (статьи 65, 66, части 2, 3 статьи 133, статья 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), допущено нарушение норм процессуального права, что привело к принятию неправильного решения, постановления, в связи с чем решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

При новом рассмотрении спора по существу суду предлагается устранить допущенные нарушения норм права, определить круг, а также предложить лицам, участвующим в деле решить вопрос о возможности проведения судебной экспертизы по вопросам установления основных признаков промышленного образца, защищенного патентом Российской Федерации N 52995, которые использованы в упаковке продукции произведенной ООО "Хладокомбинат N 1" и реализуемые ответчиком, а также сходства до степени смешения товарного знака истца и изображением на упаковке мороженного, произведенного и реализуемого ответчиками.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03.04.2013 по делу N А56-9300/2012 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2013 по тому же делу отменить.

Направить дело N А56-9300/2012 на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

В.В. Голофаев

Судья

С.М. Уколов