Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2013 г. N С01-298/2013 по делу N А40-1289/2013 Суд оставил без изменения ранее принятые судебные акты по делу о предоставлении правовой охраны товарному знаку, поскольку регистрация товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно сведений о производителе товаров, содержащихся в свидетельстве товарного знака, в силу существования у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров с такой маркировкой

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2013 г. N С01-298/2013 по делу N А40-1289/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 декабря 2013 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Погадаев Н.Н., Уколов С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу компании Fusion Electronics Limited ("Фьюжн Электроникс Лимитед", 111, Franklin Road Auckland New Zealand) от 24.10.2013

на решение Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2013 (судья Ведерников М.А.) по делу N А40-1289/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2013 (судьи Пронникова Е.В., Москвина Л.А., Захаров С.Л.) по тому же делу

по заявлению компании Fusion Electronics Limited ("Фьюжн Электроникс Лимитед") к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Дискурс" (пос. Мосрентген, промзона, Москва, 142771, ОГРН 1077746274870),

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.09.2012 N 2004714191,

при участии в судебном заседание представителей:

от истца - Титаренко М.А. по доверенности от 06.03.2013, Шалимова И.А. по доверенности от 07.08.2013,

от ответчика - Медведев Н.Ю. по доверенности от 02.10.2013, Разумова Г.В. по доверенности от 18.02.2013,

от третьего лица - Григорьева А.В. по доверенности от 16.12.2013, установил:

компания "Фьюжн Электроникс Лимитед" (далее - компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 26.09.2012 N 2004714191.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Дискурс" (далее - общество).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2013, в удовлетворении заявленного требования отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и принять решение об удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

По мнению заявителя, регистрация спорного товарного знака, произведена в нарушение положений пункта 3 статьи 6, пункта 3 статьи 7 Закона "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закона о защите конкуренции), статье 10-bis статьи Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), а также Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденным Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32.

Заявитель полагает, что существует вероятность возникновения у потребителя ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением "FUSION", с компанией, поскольку товары, произведенные компанией и маркированные данным обозначением, были известны на территории Российской Федерации, что подтверждено публикациями в средствах массовой информации.

По мнению заявителя, общество было не вправе регистрировать спорное обозначение в качестве товарного знака, поскольку на основании дистрибьюторского договора от 01.10.2003 фактически являлось агентом компании.

Кроме того, заявитель полагает, что оспариваемый товарный знак тождественен произвольной части фирменного наименования компании, исключительные права на которое возникли у компании ранее даты приоритета товарного знака.

Спор об авторском праве, по мнению компании, на спорное обозначение отсутствует, поскольку часть документов, представленных обществом в подтверждение своего авторского права на обозначение, были исключены из числа доказательств по делу.

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Роспатент с доводами кассационной жалобой не согласился, направил отзыв, в котором просил в удовлетворении жалобы отказать.

По мнению Роспатента, компанией не были представлены надлежащие и достаточные доказательства того, что регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку представленные компанией копии рекламных материалов относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, а публикации, размещенные в средствах массовой информации до указанной даты не содержат информации о самой компании.

Роспатент полагает, что в рамках дела Арбитражного суда города Москвы N А40-90455/12, в котором участвовала компания, арбитражным судом было установлено, что товар, маркированный обозначением "FUSION", поставлялся на территорию Российской Федерации другими компаниями-производителями.

При этом Роспатент также отмечает, что довод о незаконности регистрации спорного товарного знака на имя общества, являющегося агентом компании, не заявлялся компанией при рассмотрении возражений в Палате по патентным спорам и не был предметом оценки при принятии Роспатентом оспариваемого решения.

В судебном заседании представитель Роспатента с кассационной жалобой не согласился по мотивам, изложенным в отзыве, просил оставить обжалуемые судебные акты без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Общество в отзыве также не согласилось с доводами кассационной жалобы, просило отказать в ее удовлетворении, оставить без изменения обжалуемые судебные акты. По мнению общества, заявитель не доказал наличие у потребителей устойчивой связи обозначения "FUSION" именно с компанией. Дистрибьюторское соглашение, представленное компанией непосредственно в суд, фактически не исполнялось сторонами, и было расторгнуто еще до даты приоритета оспариваемого товарного знака, что установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-90455/12.

Общество полагает, что судами сделан обоснованный вывод о том, что исключительные права компании на фирменное наименование не нарушены, поскольку не представлены доказательства того, что оно охраняется в Российской Федерации также в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам 7, 9, 11, 12, 28, 35, 37, 41-го классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, общество полагает, что при наличии спора об авторском праве Роспатент был не вправе признать регистрацию спорного товарного знака противоречащей абзацу 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу, просил в ее удовлетворении отказать, оставить в силе обжалуемые судебные акты.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "Fusion" (свидетельство N 288501) с датой приоритета от 25.06.2004, зарегистрированного для ряда товаров 07, 08, 09, 11, 12, 28-го и услуг 35, 37, 41-го классов МКТУ.

Исключительные права на указанный товарный знак общество приобрело на основании договора об отчуждении исключительного права от 12.08.2009, зарегистрированного Роспатентом.

В Палату по патентным спорам 29.06.2012 поступило возражение компании против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, содержащихся в перечне свидетельства N 288501, мотивированное тем, что регистрация товарного знака противоречит положениям пункта 3 статьи 6, пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, статье 14 Закона о защите конкуренции, статье 10-bis Парижской конвенции.

Решением Роспатента от 26.09.2012 N 2004714191 в удовлетворении возражения было отказано, правовая охрана товарного знака "Fusion" оставлена в силе.

Компания, полагая, что данное решение Роспатента не соответствует положениям законодательства, нарушает ее права и охраняемые законом интересы, обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании его недействительным.

В соответствии со статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

При рассмотрении дела суды правильно исходили из того, что с учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (25.06.2004) правовая база для оценки правоспособности товарного знаков включает в себя Закон о товарных знаках.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в заявлении о признании действий государственного органа незаконными должны быть указаны права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемыми действиями.

Как отмечено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законном интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Таким образом, для признания недействительным ненормативного акта необходимо установление одновременно двух указанных оснований.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003 под N 4322 (далее - Правила), установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суды пришли к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

Суды первой и апелляционной инстанций признали необоснованными доводы заявителя о том, что регистрация товарного знака "Fusion" (свидетельство N 288501) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, содержащихся в свидетельстве товарного знака, в силу существования у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением "Fusion", с компанией "Фьюжн Электроникс Лимитед".

При этом суды исходили из того, что представленные в Роспатент электронные копии статей из журнала "Автозвук", опубликованные в 2003 году до даты приоритета спорного товарного знака, не содержат информации о компании, как о производителе соответствующих товаров.

Представленные компанией рекламные материалы, распечатки из сети Интернет с информацией о продукции, маркированной обозначением "Fusion", относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, некоторые из них не содержат сведения о дате их изготовления, в связи с чем суды обоснованно указали на то, что указанные доказательства не могут служить подтверждением доводов компании.

Также судами дана надлежащая оценка доводам заявителя о наличии дистрибьюторского соглашения от 01.10.2003 и документам, представленным в подтверждение его исполнения, при этом судами первой и апелляционной инстанции было отмечено, что данные документы при рассмотрении заявления в Роспатенте представлены не были.

Оценивая данные документы в их взаимосвязи, суды указали, что вопреки доводам заявителя сам факт заключения указанного договора не может свидетельствовать об известности и наличии ассоциативной связи каких-либо товаров с конкретным производителем у российского потребителя.

Кроме того, судами обоснованно было обращено внимание на то, что копия транспортной накладной от 18.08.2003 не содержит каких-либо сведений о поставках товаров на территорию Российской Федерации.

Судами установлено, что спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 07, 08, 12, 28, 35, 37, 41-го классов МКТУ, заявитель же обосновывая свою заинтересованность исключительно производством автомобильной аудио-акустики (электроники) и сопутствующих товаров, заявил возражения против предоставления правовой охраны названному товарному знаку в полном объеме.

С учетом указанных обстоятельств судами сделан обоснованный вывод об отсутствии надлежащих и достаточных доказательств, свидетельствующих о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Довод компании о нарушении ее исключительных прав на фирменное наименование, возникшее ранее оспариваемой регистрацией, также признан судами необоснованным.

Согласно части 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии со статьей 8 Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Судами установлено, что право на фирменное наименование, произвольная часть которого содержит словесный элемент "FUSION", возникло у компании с 03.04.2000, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Однако доказательства использования компанией своего фирменного наименования в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам для которых зарегистрирован товарный знак общества, в материалы дела не представлены, в связи с чем суды обоснованно признали недоказанным довод компании о несоответствии оспариваемой регистрации положениям абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

В соответствии со статьей 10 bis конвенции о запрещаются все действия, способные каким-либо способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента. В частности, запрещены действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента; ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента; указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Несоответствие оспариваемой регистрации товарного знака положениям статьи 10 bis конвенции судами также не установлено.

Довод о несоответствии оспариваемой регистрации положениям пункта 1 статьи 6-septies Парижской конвенции правомерно отклонен судами в связи со следующим.

В соответствии с положениями названной статьи, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Согласно положениям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

Учитывая, что в соответствии с положениями статей 1248 и 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности или палату по патентным спорам, суд отклонил названный довод, поскольку он не заявлялся компанией при подаче возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку "Fusion" (свидетельство N 288501).

Суд кассационной инстанции соглашается с указанными выводами судов первой и апелляционной инстанций.

Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом рассмотрения судов первой и апелляционной инстанций, им дана надлежащая оценка. Доводы кассационной жалобы основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, поэтому не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов. Переоценка установленных судом первой и судом апелляционной инстанции обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что судами первой и апелляционной инстанций всесторонне, полно и объективно исследованы и оценены фактические обстоятельства и материалы дела. Нормы материального права при рассмотрении дела применены судом правильно.

Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену или изменение судебных актов в соответствии со статей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом кассационной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 19.04.2013 по делу N А40-1289/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2013 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу с момента принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.М. Уколов