Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2014 г. по делу N СИП-318/2013 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров двух классов, поскольку установлено неиспользование ответчиком спорного товарного знака в течение трех лет, предшествующих подаче иска

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29 января 2014 г. N СИП-318/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 27 января 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 29 января 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Рассомагиной Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Солодченко Л.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" (Алтуфьевское ш., д. 79 А, стр. 25, Москва, 127410, ОГРН 1027700135253)

к открытому акционерному обществу "Мариинский ликеро-водочный завод" (ул. Пальчикова, д. 28, г. Мариинск, Кемеровская обл., ОГРН 1024201368696),

с участием третьего лица - Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 195770 в отношении товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ),

при участии в предварительном судебном заседании представителей:

от истца: Пигаревой А.В., по доверенности от 10.07.2013;

от ответчика: Степановой В.В., по доверенности от 09.01.2014, Самыловской Г.С., по доверенности от 09.01.2014, Челышевой М.А., по доверенности от 09.01.2014;

от третьего лица: не явился, надлежащим образом извещено,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определений о принятии искового заявления к производству, о назначении судебного разбирательства заказными письмами с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" (далее - ООО "Александровы погреба", истец) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Мариинский ликеро-водочный завод" (далее - ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 195770 в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Определением от 27.11.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, была привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании от 27.01.2014 истец в письменной форме заявил об уточнении предмета исковых требований, просил суд досрочно прекратить действие правовой охраны товарного знака "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 195770 в связи с его неиспользованием в отношении товара 32 класса МКТУ: пиво и товара 33 класса МКТУ: алкогольные напитки.

Данное изменение предмета исковых требований было принято судом на основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Явившийся в судебное заседание представитель истца исковые требования поддержал. В обоснование иска ссылается на то, что правообладателем (ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод") спорный товарный знак не используется непрерывно на протяжении более трех лет. При этом истец осуществляет деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции на территории Российской Федерации и имеет реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение, обладающее признаками сходства со спорным товарным знаком. В частности, истец обратился в Роспатент с заявкой N 2012716117 на регистрацию словесного обозначения "Птица счастья" в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ. В соответствии с уведомлением Роспатента о результатах проверки соответствия заявленного обозначения и заключением по результатам экспертизы по указанной заявке заявленное истцом на регистрацию обозначение не может быть зарегистрировано на территории Российской Федерации в связи со сходством до степени смешения с товарным знаком ответчика.

Ответчик исковые требования не признал, представил отзыв на исковое заявление. В обоснование своих возражений указывает, что обладает действующей лицензией на производство и реализацию алкогольных напитков, является одним из ведущих предприятий Кузбасса с более чем столетней историей. Продукция с использованием спорного товарного знака ранее выпускалась ответчиком, но начиная с 2003 года ответчик приостановил выпуск продукции с таким наименованием, однако планировал ее выпускать, что подтверждается продлением правовой охраны товарного знака. Обращает внимание, что с 2013 года ответчик предпринимал меры по обновлению имиджа напитка "ПТИЦА СЧАСТЬЯ", заключил договор на разработку нового дизайна этикетки, было разработано коммерческое предложение по реализации продукции в крупных торговых сетях региона. Как утверждает ответчик, он имеет реальное намерение использования спорного товарного знака и ведет работы по повторному запуску продукции с его использованием. Полагает, что намерение истца использовать чужой товарный знак следует рассматривать как недобросовестную деятельность, так как никаких действий по заключению с ответчиком лицензионного договора истец не предпринимал.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, направило отзыв на исковое заявление, в котором указывается, что товарный знак "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 195770 изначально был зарегистрирован на имя ОАО "Спиртовый комбинат", а впоследствии на основании договора об уступке исключительных прав N 26482 от 21.01.2002 правообладателем спорного товарного знака стал ответчик, о чем в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена соответствующая запись; просит суд рассмотреть иск в отсутствие своего представителя.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в порядке, предусмотренном статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем товарного знака "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" по свидетельству Российской Федерации N 195770 изначально являлось ОАО "Спиртовый комбинат", а впоследствии на основании договора об уступке исключительных прав N 26482 от 21.01.2002 правообладателем спорного товарного знака стал ответчик. Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ: пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива) (приоритет товарного знака 18.01.1999, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак 18.01.2019).

Предъявляя в суд исковые требования, ООО "Александровы погреба" указывает на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных истцом в материалы дела доказательств (договоры о сотрудничестве, договоры заказа на производство продукции, договоры (контракты) поставки продукции с приложением спецификаций, заказы на поставку продукции, лицензионные договоры, лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, сертификаты соответствия на продукцию, грузовые таможенные декларации, декларации на товары, декларации о соответствии) усматривается, что истец, являясь правообладателем значительного количества товарных знаков, предназначенных для индивидуализации товаров, относящихся к алкогольной продукции, предоставляет производителям и импортерам (оптовым продавцам такой продукции) на основе лицензионных договоров право использования принадлежащих ему товарных знаков, то есть фактически участвует в организации деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции, относящейся к 33 классу МКТУ.

Кроме того, истцом представлены также доказательства осуществления приготовлений к использованию словесного обозначения "Птица счастья", в частности, обращения в Роспатент с заявкой N 2012716117 на регистрацию словесного обозначения "Птица счастья" в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ; заключение с ООО "Торговый дом "Русьимпорт" договора о сотрудничестве N 113/12 от 10.05.2012 на создание нового ассортимента алкогольной продукции "Птица счастья"; заключение с ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" соглашения о производимой продукции N 35/2013 от 28.08.2013 на изготовление алкогольной продукции "Птица счастья"; разработка дизайна этикетки игристого вина "Птица счастья".

С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака.

Согласно пункту 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товара 32 класса МКТУ: пиво и товара 33 класса МКТУ: алкогольные напитки не используется в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака в этой части подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (13.11.2013), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 13.11.2010 по 13.11.2013 включительно.

В обоснование своих возражений ответчик указывает, что продукция с использованием спорного товарного знака выпускалась до 2003 года, затем ее выпуск был приостановлен, то есть фактически признает, что алкогольная либо иная продукция, маркированная спорным товарным знаком, начиная с 2003 года им либо иными лицами под его контролем не выпускается.

Ссылка ответчика на предпринимаемые им меры по обновлению имиджа напитка "ПТИЦА СЧАСТЬЯ", разработке коммерческого предложения по реализации продукции в крупных торговых сетях, судом не принимается в силу следующего.

Указанные обстоятельства, а также представленные в судебное заседание от 27.01.2014 доказательства не свидетельствуют об использовании ответчиком товарного знака в спорный период. 

Так, приложенные ответчиком к отзыву на исковое заявление справка о цене реализованной в 2003 году продукции, а также утвержденная 17.03.1999 рецептура слабоградусного негазированного напитка "ПТИЦА СЧАСТЬЯ", к периоду времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, не относятся.

Иные представленные ответчиком доказательства - договор N 379-13 от 01.02.2013 на разработку этикетки, коммерческие предложения по сотрудничеству, переписка с потенциальными оптовыми покупателями не свидетельствуют об использовании спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 и пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку указывают лишь на наличие у ответчика намерения использовать спорный товарный знак и ведение подготовительных мероприятий для организации такого использования.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, перечисленных в соответствующем свидетельстве, ответчиком суду не были представлены.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товара 32 класса МКТУ: пиво и товара 33 класса МКТУ: алкогольные напитки обоснованными и подлежащими удовлетворению. При этом, удовлетворяя исковые требования в отношении товара 32 класса МКТУ: пиво, суд учитывает однородность данного товара с алкогольными напитками, деятельность по обороту которых осуществляется истцом, исходя из следующего.

Согласно статье 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг. 

Как следует из пункта 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1.-3.1.2 Методических рекомендаций).

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Исходя из приведенных положений Правил и Методических рекомендаций, а также принимая во внимание высокую степень сходства товарного знака "ПТИЦА СЧАСТЬЯ" и заявленного истцом на регистрацию обозначения "Птица счастья", суд приходит к выводу об однородности товара "пиво" и товара "алкогольные напитки" как товаров, относящихся к одному виду и имеющих общее назначение, близкий круг потребителей и условия сбыта. Кроме того, при установлении однородности между указанными товарами судом также учитывается формулировка, указанная в 33 классе МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива), позволяющая относить пиво к числу алкогольных напитков, но в силу определенных особенностей включенного в другой класс МКТУ.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "Птица счастья" по свидетельству Российской Федерации N 195770 в отношении товара 32 класса МКТУ: пиво и товара 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива).

Взыскать с открытого акционерного общества "Мариинский ликеро-водочный завод" (ул. Пальчикова, Кемеровская обл., г. Мариинск, 652154, ОГРН 1024201368696) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Александровы погреба" 4 000 (Четыре тысячи) руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

С.П. Рогожин

Н.Л. Рассомагина