Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2014 г. по делу N СИП-27/2013 Суд оставил без удовлетворения исковые требования о возражениях против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку товарный знак сходен до степени смешения с международными товарными знаками третьих лиц, имеющими более ранний приоритет и известными российскому потребителю

Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2014 г. по делу N СИП-27/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 января 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 23 января 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20 мая 2014 г. N С01-271/2014 по делу N СИП-27/2013 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Рассомагина Н.Л., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чесноковой Е.Н.,

рассмотрев в судебном заседании заявление Duke Holdings Limited (Дьюк Холдингс Лимитед, 28 Herbert's Commercial Centre, The Valley, Anguilla, British West Indies) от 19.07.2013

о признании незаконными действий и решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2013 об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку "VARTA" (свидетельство N 326162),

третьи лица: Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH (Джонсон Контролс Хайбрид энд Рисайклинг ГмбХ, Am Leineufer 5130419 Hannover DE), Varta Aktiengesellschaft (Варта АГ, Am Leineufer 5130419 Hannover DE),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Петухова Е.О., по доверенности от 12.06.2013,

от заинтересованного лица: Кольцова Т.В., по доверенности N 01/25-544/41 от 12.09.2013,

от третьих лиц: Фотяхетдинова М.Б., по доверенности от 30.09.2013, по доверенности от 24.09.2013, установил:

Duke Holdings Limited (Дьюк Холдингс Лимитед (далее - компания Дьюк Холдинг Лимитед) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.04.2013 об удовлетворении возражений компаний Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH (Джонсон Контролс Хайбрид энд Рисайклинг ГмбХ, далее - компания Джонсон Контролс Хайбрид) и Varta Aktiengesellschaft (Варта АГ, далее - компания Варта АГ) против предоставления правовой охраны товарному знаку "VARTA" (свидетельство N 326162).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 25.07.2013 указанное заявление принято к производству, компании Джонсон Контролс Хайбрид и Варта АГ привлечены к участию в дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Одновременно компанией Дьюк Холдинг Лимитед в Суд по интеллектуальным правам было подано заявление о признании недействительным решения Роспатента от 15.04.2013 об удовлетворении возражения компании Джонсон Контролс Хайбрид против предоставления правовой охраны товарному знаку "VARTA" (свидетельство N 326162) в отношении части товаров 07, 11 и части товаров 9-го классов МКТУ, а также о признании незаконными действий Роспатента, выразившихся в отказе внести изменения в перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 326162.

Названное заявление принято к производству Суда по интеллектуальным правам определением от 22.08.2013 в связи с устранением заявителем недостатков, послуживших основанием для оставления заявления без движения, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечена компания Джонсон Контролс Хайбрид.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2013 дела по указанным заявлениям компании Дьюк Холдинг Лимитед объединены для совместного рассмотрения в порядке, предусмотренном статьей 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объединенному делу присвоен номер СИП-27/2013.

В судебном заседании 13.01.2014 был объявлен перерыв, о чем вынесено протокольное определение. Информация о перерыве размещена в информационном сервисе "Календарь судебных заседаний", а также на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель компании Дьюк Холдинг Лимитед уточнил заявленные требования: просил признать незаконными действий Роспатента, выразившиеся в отказе от 26.04.2013 во внесении изменений в перечень товаров товарного знака N 326162, обязании Роспатента внести запрашиваемые в заявлении от 15.03.2013 изменения; признать незаконным решение Роспатента от 15.04.2013 об удовлетворении возражений компании Джонсон Контролс Хайбрид против предоставления правовой охраны товарному знаку N 326162 полностью и направить дело на повторное рассмотрение Палатой по патентным спорам Роспатента с учетом внесения указанных изменений; признать незаконным решение Роспатента от 15.04.2013 об удовлетворении возражений компаний Джонсон Контролс Хайбрид и Варта АГ против предоставления правовой охраны товарному знаку N 326162.

Уточнения заявленных требований приняты судом.

Представители заинтересованного лица, третьих лиц полагают, что заявленные требования не подлежат удовлетворению по основаниям, изложенным в отзывах.

По мнению заинтересованного лица и третьих лиц, предоставление правовой охраны товарному знаку "VARTA" N 326162 было осуществлено с нарушением положений пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), поскольку товарный знак "VARTA" сходен до степени смешения с международными товарными знаками третьих лиц, имеющими более ранний приоритет, известных российскому потребителю и зарегистрированных в отношении однородных товаров.

Требование о признании незаконными действий Роспатента, по мнению заинтересованного лица, также является необоснованным, поскольку заявление о внесении изменений в перечень товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, поступило в Роспатент после рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений третьих лиц, а решение об отказе в его удовлетворении принято после принятия Роспатентом оспариваемых решений об удовлетворении возражений третьих лиц.

Кроме того, Роспатент полагает, что внесение изменений в перечень товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, не могло повлиять на результат рассмотрения возражений третьих лиц, ввиду оснований, по которым они были заявлены.

Выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена Роспатентом 14.05.2007 по заявке N 2006733028 с датой приоритета от 15.11.2006 на имя компании Дьюк Холдинг Лимитед в отношении товаров 07, 09-го и 11-го классов МКТУ.

Зарегистрированный товарный знак является словесным, выполнен стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита.

В Роспатент 22.06.2012 поступили совместное возражение компаний Джонсон Контролс Хайбрид и Варта АГ и возражение компании Джонсон Контролс Хайбрид против предоставления правовой охраны названному товарному знаку, мотивированные тем, что правовая охрана товарному знаку предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Заявители возражений полагали, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с комбинированным международным товарным знаком N 468864 (правообладатель компания Варта АГ), зарегистрированным в отношении товаров 9-го класса МКТУ (электрические аккумуляторы, батареи электрические, части и аксессуары к ним, а именно зарядные устройства, электрические приборы контроля) и словесным международным товарным знаком N 468858 (правообладатель компания Джонсон Контролс Хайбрид), зарегистрированным в отношении товаров 9-го класса МКТУ (аккумуляторы электрические и аксессуары, элементы гальванические и аксессуары для них); товары для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и противопоставляемые международные товарные знак являются однородными; использование противопоставляемых международных товарных знаков началось задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака, они известны российскому потребителю, что может являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

По результатам рассмотрения указанных возражений 15.04.2013 Роспатентом приняты решения N 2006733028 (по возражению компании Джонсон Контролс Хайбрид) и N 2006733028 (по возражению компаний Джонсон Контролс Хайбрид и Варта АГ) об удовлетворении возражений и признании недействительным представления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 326162 в отношении товаров 07-го класса МКТУ (бытовые электроприборы и кухонные устройства электрические, а именно: кухонные комбайны, кофемолки, мешалки, мясорубки и миксеры для пищевых продуктов, приборы для нарезки продуктов тонкими ломтиками, приборы для резки, ножи, ножеточки, консервные ножи, приборы для измельчения продуктов, тестосмесители, соковыжималки, устройства для открывания банок, центрифуги для пищевых продуктов, посудомоечные машины, пылесосы, пылесосы моющие, стиральные машины, гладильные машины, части всех вышеупомянутых электроприборов и устройств), товаров 09-го класса МКТУ, товаров 11-го класса МКТУ (автоклавы (для тепловой обработки пищевых продуктов); аппараты для ионизации воздуха; вафельницы электрические; вентиляторы бытовые; вертела; водонагреватели; воздухоочистители для кухонь; грили электрические; жаровни (обжарочные аппараты); камеры холодильные; кондиционеры; кофеварки электрические; кухонные приборы для варки; микроволновые печи (для приготовления пищи); фены для сушки волос; чайники электрические).

После рассмотрения Палатой по патентным спорам указанных возражений, но до принятия Роспатентом оспариваемых решений, компанией Дьюк Холдинг Лимитед было подано заявление от 15.03.2013 о внесении изменений в перечень товаров, для которых зарегистрирован спорный товарный знак. Указанные изменения, по мнению компании, были направлены на ограничение перечня товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, в части исключения из него тех видов товаров, в которых используются батарейки, зарядные устройства, при сохранении товаров, в которых такие элементы не используются.

Однако по результатам рассмотрения указанного заявления Роспатентом такие изменения внесены не были, в адрес заявителя направлен отказ от 26.04.2013, мотивированный тем, что по результатам рассмотрения возражений Роспатентом приняты соответствующие решения, испрашиваемые изменения не могут повлиять на их существо.

Полагая, что указанные решения и действия являются незаконными , не соответствующими положениям законодательства, нарушающими права и законные интересы заявителя, компания Дьюк Холдинг Лимитед обратилась в Суд по интеллектуальным правам с соответствующими заявлениями.

Компания Дьюк Холдинг Лимитед полагает, что решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения возражения компании Джонсон Контролс Хайбрид, нарушены права заявителя на ведение предпринимательской деятельности, поскольку оспариваемый товарный знак активно используется для маркировки товаров. По мнению заявителя, товары, для которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставляемый товарные знаки не являются однородными, поскольку относятся в разным родовым группам, имеют разные условия продажи, не являются взаимодополняемыми. Заявитель также полагает, что регистрация оспариваемого товарного знака не вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, что, по его мнению, подтверждается представленным им социологическим исследованием на 2010 год.

При этом решение Роспатента от 15.04.2013, принятое по результатам рассмотрения возражений компаний Джонсон Контролс Хайбрид и Варта АГ оспаривается заявителем по процессуальным основаниям. По мнению компании Дьюк Холдинг Лимитед, Роспатент повторно прекратил правовую охрану товарного знака, в отношении которого уже было вынесено решение о признании предоставления правовой охраны недействительной по возражению компании Джонсон Контролс Хайбрид.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных в том числе статьей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 Закона.

Оспариваемые ненормативные правовые акты мотивированы тем, что Роспатентом установлено несоответствие спорного товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках. При этом названному товарному знаку были противопоставлены товарные знаки по международным регистрациям N 468858 и N 468864, принадлежащие лицам, подавшим возражения.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1. Правил предусмотрено, что к таким обозначениям относятся, в частности обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона о товарных знаках в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Анализируя противопоставляемые товарные знаки, Роспатент обоснованно признал их сходными до степени смешения, поскольку они включают в себя фонетически тождественный словесный элемент "VARTA", выполненный буквами латинского алфавита, сходными видами шрифтов, то есть имеет сходное графическое исполнение.

При этом Роспатентом также учтено, что словесный элемент "VARTA" является фантазийным и не содержит ложных или способных ввести потребителя в заблуждение сведений относительно изготовителя товара.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 14.4.3. Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Под однородными товарами и услугами понимаются товары и услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Исследуя однородность товаров, Роспатент пришел к правильному выводу, что, несмотря на принадлежность части товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и противопоставляемые ему знаки, к разным родовым (видовым) группам, различия в выполняемых функциях, месте изготовления, технических характеристиках и стоимости, одним из наиболее существенных признаков однородности этих товаров являются условия их реализации и круг потребителей.

При этом Роспатентом также учтены результаты социологического опроса, проведенного в 2008 году, согласно которому 38% российских потребителей знакомы с товарами (батарейками, аккумуляторами, зарядными устройствами), маркированными товарными знаками "VARTA".

Суд полагает, что Роспатентом обоснованно отклонен социологический отчет, представленный правообладателем, поскольку он не имеет ретроспективности и из него не следует, что российский потребитель знаком с компанией Дьюк Холдинг Лимитед, как с производителем товаров.

Таким образом, суд полагает, что Роспатент пришел к обоснованному и законному выводу о несоответствии регистрации товарного знака "VARTA" положениям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Довод заявителя о наличии процессуальных нарушений при принятии решения от 15.04.2013 по возражениям компаний Джонсон Контролс Хайбрид и Варта АГ подлежит отклонению.

Указанные возражения были рассмотрены Палатой по патентным спорам в один день, по результатам рассмотрения были приняты соответствующие решения.

Возражения компаний были поданы в Роспатент в период действия правовой охраны спорного товарного знака, в связи с чем у Роспатента отсутствовали основания к отказу в их принятии и рассмотрении.

По мнению коллегии судей, требований о признании незаконными действий Роспатента, выразившихся в отказе от внесения изменений в перечень товаров, также не подлежит удовлетворению.

Заявление о внесении соответствующих изменений было направлено в Роспатент 15.03.2013, то есть после рассмотрения возражений компаний Палатой по патентным спорам.

Указанное заявление было рассмотрено в установленный срок и по нему было принято решение, согласно пункту 12.4.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патента и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновления действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2007 N 346.

При этом Роспатентом учтено, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку было признано недействительным в том числе и по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 6 Закона о товарных знака, в связи с чем ограничение перечня товаров не может устранить указанные основания.

Как отмечено в пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации N 6 и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законном интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Коллегия судей полагает, что оспариваемые действия и решения Роспатента соответствуют действующему законодательству, правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 01.03.2011 N 14503/10 по вопросу об однородности товаров, и не нарушают законных прав и интересов заявителя.

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Представителем компании Дьюк Холдинг Лимитед указывается, что оспариваемые ненормативные правовые акты получены 19.07.2013.

Вместе с тем заявления о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2013 об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку "VARTA" (свидетельство N 326162) поданы 22.07.2013, то есть с нарушением установленного законом срока и не содержат ходатайства о его восстановлении.

При изложенных обстоятельствах требования заявителя удовлетворению не подлежат.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявления Duke Holdings Limited (Дьюк Холдингс Лимитед) оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин