Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2014 г. по делу N СИП-251/2013 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, поскольку истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, спорный товарный знак не использовался ответчиком в течение последних трех лет

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2014 г. по делу N СИП-251/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 февраля 2014 г.

Полный текст решения изготовлен 20 февраля 2014 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Пашкова Е.Ю., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Подкорытовым Н.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Легенда Крыма" (ул. Маршала Прошлякова, д. 30, оф. 207, Москва, ОГРН 1037739413469) к обществу с ограниченной ответственностью "Марка N 1" (ул. Профсоюзная, д. 78, Москва, 117393, ОГРН 1077763820991) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30 корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200)

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Белянина Р.Х., по доверенности от 02.08.2013, Гайдина М.Г., по доверенности от 07.08.2013;

от ответчика: Крупенникова Е.В., Тимонин А.А., по доверенности N 223/13/м1 от 30.10.2013; Мурашов Д.Ю., Никитенко П.Н., по доверенности N 01/14м1 от 09.01.2014

от третьего лица: не явился, извещён, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Легенда Крыма" (далее - ООО "Легенда Крыма") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Марка N 1" (далее - ООО "Марка N 1") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 318315 в отношении товаров 32 МКТУ (пиво; сусла) и 33 класса МКТУ (аперитивы; коктейли; напитки алкогольные; напитки спиртовые) в связи с его неиспользованием.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Явившиеся в судебное заседание представители истца исковые требования поддержали. В обоснование иска ссылаются на то, что правообладателем (ООО "Марка N 1") спорный товарный знак в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ не используется непрерывно на протяжении более трёх лет. При этом истец осуществляет деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции на территории Российской Федерации, и имеет реальное намерение использовать в своей деятельности обозначение "в виде вертикально расположенной правой мужской руки, обрамлённой манжетой рубашки и пиджака. Все пальцы, кроме большего согнуты в кулак", обладающее признаками сходства со спорным товарным знаком. Истец 18.04.2012 обратился в Роспатент с заявкой N 2012712364 о регистрации указанного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Представители ответчика возражали против удовлетворения исковых требований по основаниям, указанным в отзыве. Полагали, что истец не может быть признан заинтересованным лицом, имеющим право на обращение с настоящим иском, так как им не доказано реальное намерение использовать товарный знак и не подтверждено право осуществлять производство алкогольной продукции, входящих в 33 класс МКТУ (не представлена соответствующая лицензия). В качестве подтверждения фактического использования оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32 МКТУ (пиво; сусла) и 33 класса МКТУ (аперитивы; коктейли; напитки алкогольные; напитки спиртовые) ссылаются на заключённые ответчиком и аффилированным с ним ООО "ЭдЛайн" соглашение на использование товарного знака от 01.04.2011; лицензионный договор от 01.04.2011 N 73-1104/02; сублицензионные договоры ООО "ЭдЛайн" с ООО "ЭсКаСи" от 13.11.2012 N 13-11/12, с ЗАО "Группа компаний "Русский Алкоголь" от 25.07.2011 N65-1107/034; отчётами по этим сублицензионнным договорам; выпускаемой алкогольной продукции (водка "Зелёная марка") с нанесённой на ней оспариваемым товарным знаком.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, направило отзыв на исковое заявление, в котором указывается, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации товарный знак по свидетельству РФ N 318315 зарегистрирован на имя ответчика в отношении товаров 32 МКТУ (пиво; сусла) и 33 класса МКТУ (аперитивы; коктейли; напитки алкогольные; напитки спиртовые).

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя третьего лица, извещённого надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в соответствии статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и подтверждается представленными Роспатентом сведениями из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правообладателем изобразительного товарного знака

"Товарный знак по свидетельству N 318315"

по свидетельству N 318315 в отношении товаров 32 МКТУ (пиво; сусла) и 33 класса МКТУ (аперитивы; коктейли; напитки алкогольные; напитки спиртовые) приоритет товарного знака 22.10.2002, дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак 22.10.2022) является ООО "Марка N 1".

Предъявляя в суд исковые требования, ООО "Легенда Крыма" указывает на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трёх лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Согласно части 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трёх лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трёх лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (часть 2 той же статьи).

В силу части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путём размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных в материалы дела доказательств (контракт N 304 от 20.03.2012 (л.д. 57-66, 68 т. 2), таможенные декларации NN 10009020/111212/0025096, 100090020/071113/0024756, приложения и справки к ним, (л.д. 72-95, т. 2); контракт N 78 от 01.02.2008 (л.д. 96-101 т. 2), таможенные декларации NN 10009020/060313/0003745, 100090020/110313/0004019, 100090020/120313/0004091, приложения и справки к ним, (л.д. 106-135, т. 2); контракт N 80 от 23.05.2011 (л.д. 136-145 т. 2), таможенные декларации NN 10009020/090413/0006698, 100090020/300413/0008636, 100090020/010513/0008687, приложения и справки к ним, (л.д. 11-38, т. 3), рекламные материалы (л.д. 39-44 т. 3), лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции (л.д. 6,7 т. 2) и Устава) усматривается, что истец, являясь обладателем товарных знаков (л.д. 39-56 т. 2), предназначенных для индивидуализации товаров, относящихся к алкогольной продукции, фактически осуществляет деятельность, связанную с оборотом алкогольной продукции, относящейся к 33 классу МКТУ, в частности, осуществляет заказ алкогольной продукции, маркируемой принадлежащими ему товарными знаками, у производителей, а также оптовую торговлю этой продукцией.

Кроме того, истцом представлены также доказательства осуществления приготовлений к использованию спорного обозначения в частности, обращения в Роспатент с заявкой N 2012712364 на регистрацию в качестве товарного знака изображения "в виде вертикально расположенной правой мужской руки, обрамлённой манжетой рубашки и пиджака, все пальцы, кроме большего согнуты в кулак", в отношении товаров 32, 33, 35 (часть) классов МКТУ; приказа N 14.01/10-012 от 14.10.2013; маркетинговой программы ООО "Легенда Крыма"; заключения с Филипповым В.И. договора от 16.11.2011 о передаче имущественных авторских прав. Изложенное в совокупности свидетельствует о реальности намерений ООО "Легенда Крыма" по использованию обозначения, сходного с товарным знаком ответчика в своей предпринимательской деятельности.

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённых приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом, как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13 при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведённых из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

В отношении пива и сусла, то они являются алкогольными напитками (пиво - алкогольный напиток, приготавливаемый из солода, дрожжей и воды; сусло - водный раствор экстрактивных веществ растительного сырья или солода, предназначенный к сбраживанию (БСЭ), в силу чего они являются товарами, однородными товарам 32 класса МКТУ.

Содержащиеся в отзыве доводы ответчика об отсутствии данных доказательств опровергаются материалами дела.

С учётом перечисленных обстоятельств суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 32 МКТУ (пиво; сусла) и 33 класса МКТУ (аперитивы; коктейли; напитки алкогольные; напитки спиртовые).

Согласно части 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров по 32, 33 классу МКТУ не используется в течение последних трёх лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (16.10.2013), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, исчисляется с 16.10.2010 по 16.10.2013 включительно.

В подтверждение своего довода об использовании спорного товарного знака в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ ответчиком были представлены: соглашение на использование товарного знака от 01.04.2011 с аффилированным лицом ООО "ЭдЛайн"; лицензионный договор от 01.04.2011 N 73-1104/02 предметом которого являются произведения изобразительного искусства

"Произведение изобразительного искусства. Рисунок 1"

и

"Произведение изобразительного искусства. Рисунок 2"

(далее Произведения); сублицензионные договоры ООО "ЭдЛайн" с ООО "ЭсКаСи" от 13.11.2012 N 13-11/12, с ЗАО "Группа компаний "Русский Алкоголь" от 25.07.2011 N 65-1107/034, с ООО "Дека СПб" от 24.09.2010 N ОМ-Ф-11/10; отчётами по этим сублицензионнным договорам; выпускаемой алкогольной продукции (водка "Зелёная марка") с нанесённым на ней оспариваемым товарным знаком (данная продукция в количестве трёх бутылок с датой выпуска 21.12.2012 и упаковка обозревались в судебном заседании).

В соответствии с соглашением от 01.04.2011 ответчик как правообладатель, в том числе товарного знака N 318315, даёт согласие ООО "ЭдЛайн" на использование указанного товарного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации в составе произведения в рамках договора N 73-1104/02 от 01.04.2011 для целей последующей передачи прав на вышеуказанное произведение лауреатам Премии "МАРКА N 1/НАРОДНАЯ МАРКА". В соответствии с пунктом 2.1 Лицензионного договора N 73-1104/02 от 01.04.2011 ответчик предоставляет ООО "ЭдЛайн" на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования Произведений способами, перечисленными в разделе 3 договора. Данный лицензионный договор не зарегистрирован в установленном порядке.

Пунктом 1.3 вышеуказанных сублицензионных договоров установлено, что право использования Произведений предоставляется исключительно в целях рекламы торговой марки сублицензиата в определённой категории и размещения на товарах. Пункт 1.7 договоров не обязывает сублицензиатов представлять ООО "ЭдЛайн" отчёты об использовании Произведений.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив перечисленные доказательства в порядке, предусмотренном статьёй 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу о том, что они не являются достаточными для того, чтобы признать факт использования ответчиком оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ.

Применительно же к рассматриваемой категории споров о досрочном прекращении товарного знака в предмет доказывания со стороны ответчика входит совершение фактических действий по использованию товарного знака способами, предусмотренными частью 2 статьи 1484 ГК РФ в отношении тех товаров, для которых знак зарегистрирован.

Ответчик ни производителем, ни заказчиком товаров 32, 33 класса МКТУ маркированных товарным знаком правообладателя не является.

При этом представленные ответчиком согласие, лицензионные, сублицензионные договоры по своей правовой природе не могут рассматриваться ни как лицензионный договор, предоставляющий право использования товарного знака (отсутствие государственной регистрации, несогласованность существенных условий для договоров данного вида), ни как договор использования товарного знака под контролем правообладателя (в договорах отсутствуют ссылка на используемые товарные знаки, права Правообладателя по контролю за их использованием, не предусмотрена обязанность Пользователя по предоставлению отчётов об использовании товарного знака, и т.п.). Указанная деятельность ответчика представляет собой один из видов распоряжения исключительными правами и не является использованием товарного знака способами, предусмотренными частью 2 статьи 1484 ГК РФ.

Иные представленные ответчиком доказательства лишь свидетельствуют о размещении произведений изобразительного искусства содержащих элементы оспариваемого товарного знака на алкогольной продукции, маркированной товарным знаком "Зелёная Марка". Из содержания этикеток следует, что вышеозначенная продукция является Маркой N 1 в России в 2011 году по результатам народного голосования "Народная марка" в категории "Водка".

Нанесённый на товар изобразительный элемент, по мнение суда, свидетельствует не об индивидуализации конкретного товара в отношении товаров 33 класса МКТУ (статья 1477 ГК РФ), а является рекламной акцией для продвижения этого товара как путём признания его одним из лучших за истекший период. 

Довод ответчика об отсутствии необходимости регистрации лицензионного и сублицензионных договоров в соответствии со статьёй 19 Сингапурского договора о законах по товарным знакам судом не принимается.

Федеральным законом от 23.05.2009 N 98-ФЗ был ратифицирован Сингапурский договор о законах по товарным знакам, нормы которого имеют преимущественное применение перед национальным правом.

В соответствии со статьёй 19 указанного договора, договаривающаяся сторона не может требовать регистрации лицензии в качестве условия для того, чтобы использование знака лицензиатом рассматривалось как использование от имени владельца в ходе процедур, связанных с приобретением, поддержанием в силе и защитой знаков.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ и пункту 19 Сингапурского договора для подтверждения правомерного использования товарного знака от имени правообладателя не обязательно заключать лицензионный договор, достаточно того, что правообладатель имеет возможность контролировать использование товарного знака.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункту 19" имеется в виду "статье 19"

Учитывая перечисленные нормативные акты, суд считает, что понятие "под контролем правообладателя" включает право лица, обладающего зарегистрированным товарным знаком, контролировать его использование. Однако, как было установлено судом, контроль со стороны правообладателя ответчиком не осуществлялся.

Доказательств, указывающих на то, что использование спорного товарного знака было невозможным по причинам, не зависящим от правообладателя, в деле также не имеется.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 32, 33 класса МКТУ обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Таким образом, судебные расходы, понесённые в связи с уплатой государственной пошлины за подачу искового заявления, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Легенда Крыма" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 318315 в отношении товаров 32 МКТУ (пиво; сусла) и 33 класса МКТУ (аперитивы; коктейли; напитки алкогольные; напитки спиртовые) в связи с его неиспользованием.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Марка N 1" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Легенда Крыма" 4 000 (Четыре тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате госпошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Н.Л. Рассомагина