Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. N С01-125/2014 по делу N А40-22445/2013 Суд отменил ранее принятые судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не отдельных элементов товарных знаков, а общего впечатления в целом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 марта 2014 г. N С01-125/2014 по делу N А40-22445/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 7 марта 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 марта 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья Химичев В.А.,

судьи Снегур А.А., Пашкова Е.Ю.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company на решение Арбитражного суда города Москвы (судья Матюшенкова Ю.Л.) от 26.09.2013 по делу N А40-22445/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Макарова Т.Т., Лепихин Д.Е., Кольцова Н.Н.) от 28.11.2013 по тому же делу,

по заявлению "Монстр Энерджи Компани"/Monster Energy Company (550 Моника Сёркл, Свит 201, Корона, штат Калифорния 92880, США/550 Monica Circle, Suite 201 Corona, California 92880 USA)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1027739154343),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие "БЫТОВИК" (ул. Гаражная, д. 3, пос. Малаховка, Люберецкий р-он, Московская область, 140032, ОГРН 1035005002361),

о признании недействительным решения от 23.11.2013 N 200973393,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Воеводин Д.Е. по доверенности от 12.09.2013, Титаренко М.А. по доверенности от 12.09.2013;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности: Лебедева А.А. по доверенности от 20.09.2013 N 01/25-562/41;

от третьего лица: Михайлов С.В. по доверенности от 19.04.2013, установил:

Монстр Энерджи Компани (далее - компания) обратилась с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) о признании недействительным решения N 2009733934 от 23.11.2012 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419606 и обязании прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419606 в отношении всех товаров 32 и 33 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых товарный знак зарегистрирован. 

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие "БЫТОВИК" (далее - общество "БЫТОВИК"). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Не согласившись с принятыми по делу решением и постановлением, компания, считая, что судами были неправильно применены нормы материального и процессуального права, выводы судов не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. 

В качестве основания, по которому в кассационной жалобе заявлены требования о проверке законности обжалуемых судебных актов, заявитель указывает на то, что суды необоснованно отклонили экспертное заключение, представленное компанией. Полагает, что при определении доминирующего элемента изобразительного обозначения суды должны были взять за основу размер элемента. Считает незаконной и необоснованной ссылку судов на обстоятельства, установленные по другому арбитражному делу. По мнению компании, суд апелляционной инстанции необоснованно отклонил доводы апелляционной жалобы о злоупотреблении третьим лицом своим правом на товарный знак после его регистрации. 

В судебном заседании представители компании поддержали доводы кассационной жалобы. Просили отменить обжалуемые решение и постановление и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований. 

Роспатент отзыв на кассационную жалобу не представил. В судебном заседании представитель Роспатента с доводами кассационной жалобы не согласился, считает принятые по делу судебные акты законными и обоснованными. 

Третье лицо представило отзыв на кассационную жалобу, в котором выражает несогласие с доводами кассационной жалобы, полагая, что они направлены на переоценку фактических обстоятельств, установленных судами. Просит оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель третьего лица с доводами кассационной жалобы не согласился, считает принятые по делу судебные акты законными и обоснованными. 

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, возражения на нее, изучив материалы дела, выслушав представителей лиц, присутствующих в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего. 

Как установлено судами и следует из материалов дела, регистрация товарного знака по заявке N 2009733934 с приоритетом от 24.12.2009 произведена 05.10.2010 за N 419606 на имя общества "БЫТОВИК" в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. 

Компания, считая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 419606 сходен до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 327291, ранее зарегистрированным на его имя, обратилась в палату по патентным спорам с возражением от 29.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 419606, указывая на то, что регистрация товарного знака произведена с нарушением требований подпункта 1 пункта 3, подпункта 2 пункта 6, подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьи 10 bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, СССР подписана 12.10.1967) (далее - Конвенция), статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции). 

По результатам рассмотрения возражений Роспатентом вынесено решение N 2009733934 от 23.11.2012 об отказе в удовлетворении возражения. 

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия сходства до степени смешения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 419606 с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 327291. При этом судом первой инстанции не было установлено нарушений статьи 10-bis Конвенции и статьи 14 Закона о защите конкуренции. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции. 

Суды обеих инстанций, основываясь на положениях пункта 14.4.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Привила), пришли к выводу о том, что оспариваемый товарный знак в силу наличия в нем изображения глаз воспринимается как маска с прорезями для глаз или как лицо фантастического существа. Противопоставленный товарный знак воспринимается как стилизованная буква "м" - первая буква в слове "MONSTER" - части фирменного наименования компании. Внешняя форма сравниваемых обозначений различна, ввиду наличия в оспариваемом товарном знаке изображения глаз, отсутствующих в противопоставленном товарном знаке. Цветовая гамма в сравниваемых товарных знаках также различна. Согласно выводам судов, ввиду различий в семантике, внешней форме изображений, цветовой гамме, сравниваемые товарные знаки производят на потребителя различное общее зрительное впечатление, и как следствие, не являются сходными до степени смешения. При этом судами был отклонен довод компании о том, что доминирующим элементом в товарных знаках является изображение полос от когтей, поскольку, по мнению судов, при наличии в товарном знаке изображения глаз, именно оно служит доминирующим элементом, притягивая к себе внимание. 

Между тем суды первой и апелляционной инстанций не учли следующее. 

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 419606 является изобразительным и состоит из изображения глаз фантастического существа, выполненных разными оттенками зеленого цвета с черными зрачками треугольной формы, и трех наклонных полос, также разных оттенков зеленого цвета, похожих на царапины от когтей фантастического существа, выполненных на черном фоне. 

Знак охраняется в черном, зеленом, салатовом, светло-зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании. 

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 327291 (правообладатель компания) является изобразительным, представляет собой фигуру, расположенную на белом фоне, образованную тремя вертикальными полосами с неровными границами, суживающимися к низу и сопряженными верхними частями таким образом, что визуально образуют стилизованную прописную латинскую букву М. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения. 

В силу пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 

Однако при сопоставлении обозначений с точки зрения их визуального сходства суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ. 

Судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. 

При этом товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 327291 зарегистрирован в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ. Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 327291 зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ. 

При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг). 

Суды обеих инстанций при анализе сходства обозначений не приняли во внимание указанные обстоятельства и не дали им надлежащей оценки. 

Кроме того, суды не учли правовую позицию, содержащуюся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 по делу N А40-9614/2012, согласно которой добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. 

Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации направлены на их широкое применение в делах со схожими фактическими обстоятельствами. 

Схожесть обстоятельств состоит в том, что в деле N А40-9614/2012 устанавливались обстоятельства сходства обозначений, связанные с добавлением к товарному знаку, включающему словесный элемент, уточняющего его слова, а в настоящем деле - добавление к изобразительному товарному знаку, состоящему из фигуры, образованной тремя вертикальными полосами с неровными границами, еще одного изобразительного элемента (глаз фантастического существа). 

Таким образом, фактические обстоятельства рассматриваемого дела не имеют тех существенных отличий от обстоятельств дела N А40-9614/2012, которые бы исключали применение судами указанной правовой позиции. 

Компания, обосновывая довод о злоупотреблении правом обществом "БЫТОВИК", указывала на то, что при маркировке выпускаемой продукции правообладатель оспариваемого обозначения использует только часть товарного знака, а именно три наклонные полосы, тогда как изображение глаз на них полностью отсутствует. 

Доводы компании о злоупотреблении правом со стороны третьего лица, согласно решению суда первой инстанции, не могут являться основанием для признания государственной регистрации товарного знака неправомерной. Согласно выводам суда первой инстанции, не имеется оснований считать, что имело место нарушение статьи 10 bis Конвенции, статьи 14 Закона о защите конкуренции. 

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами суда первой инстанции, указал, что вопрос правомерности государственной регистрации товарного знака и соответствия регистрации закону не связан с вопросом о способе использования зарегистрированного товарного знака. 

Вместе с тем суды не учли следующее. 

В силу статьи 10 bis Конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции. 

Актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах. 

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров. 

Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подачи компанией возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку компании) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. 

Как разъяснено в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", суд на основании положений статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. 

Судами обеих инстанций не дана надлежащая оценка действиям третьего лица с учетом вышеприведенных норм национального и международного права. 

Рассматривая довод кассационной жалобы о том, что суды необоснованно отклонили экспертное заключение Санкт-Петербургской организации Союза дизайнеров, представленное компанией, суд кассационной инстанции отмечает следующее. 

Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. 

Согласно указанной правовой позиции вопрос о сходстве до степени смешения двух изобразительных обозначений также может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. 

Не принимая представленное компанией экспертное заключение Санкт-Петербургской организации Союза дизайнеров в качестве доказательства сходства сравниваемых обозначений, суды первой и апелляционной инстанций в соответствии с требованиями части 7 статьи 71, пункта 2 части 4 статьи 170 и пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указали мотивы, по которым это доказательство было отвергнуто. 

В связи с этим суд кассационной инстанции не усматривает нарушения судами обеих инстанции норм процессуального права при оценке указанного доказательства. 

При принятии обжалуемых судебных актов суды первой и апелляционной инстанций учли обстоятельства, установленные арбитражными судами в деле N А41-456/2012. При этом суды обеих инстанций, не считая установленные в деле N А41-456/2012 обстоятельства преюдициальными для настоящего дела, приняли во внимание выводы судов об отсутствии сходства товарных знаков и угрозы их смешения, а также об отсутствии в действиях общества "Бытовик" нарушений положений российского и международного законодательства о конкуренции. 

Вместе с тем суды не приняли во внимание, что в деле N А41-456/2012 предметом судебного исследования были товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 419606, N 222272, N 415828 (принадлежащие обществу "Бытовик"), N 327291 и N 447394 (принадлежащие компании). 

Судебные акты судов первой и апелляционной инстанций по делу N А40-22445/2013 не содержат указания на обстоятельства, установленные арбитражными судами в деле N А41-456/2012, касающиеся товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 419606 и N 327291, вопрос о сходстве которых подлежит установлению в настоящем деле. 

В связи с этим ссылки судов обеих инстанций на установленные арбитражными судами в деле N А41-456/2012 обстоятельства, как имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, являются необоснованными. 

В связи с тем, что суды первой и апелляционной инстанций допустили неправильное применение норм материального права, выводы судов, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, обжалуемые судебные акты нельзя признать законными и обоснованными, в связи с чем они подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе: дать оценку доводам компании о злоупотреблении правом со стороны третьего лица, исходя из имеющихся фактических обстоятельств; установить, имеется ли сходство между товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 327291 и товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 327291, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело. 

В соответствии с частью 5 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2013 по делу N А40-22445/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Председательствующий судья

В.А. Химичев

судья

А.А. Снегур

судья

Е.Ю. Пашкова