Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2014 г. N С01-481/2013 по делу N А40-109297/2011 Суд оставил без изменения ранее принятые по делу судебные акты, которыми удовлетворено требование о запрете использования товарных знаков в доменном имени, поскольку действия ответчика по использованию в доменном имени обозначения, сходного с товарными знаками истца, нарушают исключительные права истца на товарные знаки

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 марта 2014 г. N С01-481/2013 по делу N А40-109297/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 14 марта 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 14 марта 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Химичева В.А., Рогожина С.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу

компании ИНТЕРНЭШНЛ ЛОУ АССОСИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) (Global Bank Tower, 18-th Floor, office 1801, 50-th Avenue, Panama City, Republic of Panama) на решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2013 по делу N А40-109297/2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 по тому же делу,

по иску компании Рекитт Бенкизер Н.В. (Rekitt Benkizer N.V.) (Siriusdreef, 14, 1232 WT, Hoofddorp, Netherlands)

к компании ИНТЕРНЭШНЛ ЛОУ АССОСИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) (Global Bank Tower, 18-th Floor, office 1801, 50-th Avenue, Panama City, Republic of Panama),

с участием третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "СэйлНеймс" (ул. Б. Серпуховская, 44 офис 19, Москва, 115093),

о запрете использования товарных знаков "VANISH" по международным регистрациям NN 592328, 726584, 780566, 802358 в доменном имени vanish.ru в сети Интернет,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Лебедева А.В., по доверенности от 14.06.2011;

от ответчика - не явился, извещен надлежащим образом;

от третьего лица - не явился, извещен надлежащим образом,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

компания Рекитт Бенкизер Н.В. (Rekitt Benkizer N.V.) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к компании INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A. (ИНТЕРНЭШНЛ ЛОУ АССОСИЭЙШН С.А.) о запрете использования товарных знаков "VANISH" по международным регистрациям NN 592328, 726584, 780566, 802358 в доменном имени vanish.ru в сети Интернет (с учетом принятого судом изменения предмета исковых требований).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013, исковые требования были удовлетворены.

Не согласившись с принятыми судебными актами, компания ИНТЕРНЭШНЛ ЛОУ АССОСИЭЙШН С.А. (INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION S.A.) обратилась с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы ответчик указывает на то, что суды, признавая преимущество товарных знаков истца над товарным знаком ответчика, не учли, что принадлежащие сторонам товарные знаки зарегистрированы в отношении разных товаров и услуг.

По мнению заявителя кассационной жалобы, такая позиция может привести к неоправданному расширению прав владельца одного товарного знака в отношении других владельцев товарных знаков, которые зарегистрировали тождественное обозначение в отношении иных товаров и услуг.

Компания ИНТЕРНЭШНЛ ЛОУ АССОСИЭЙШН С.А. также считает неверным и вывод судов о признании актом недобросовестной конкуренции действий ответчика по регистрации товарного знака.

Истцом и третьим лицом отзывы на кассационную жалобу не представлены.

В судебном заседании представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания Рекитт Бенкизер Н.В. является правообладателем следующих товарных знаков со словесным элементом "VANISH", зарегистрированных Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ):

- N 592328, дата международной регистрации 16.10.1992, зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ "моющие средства для стирки белья; средства для полоскания белья; чистящие средства; средства для мытья посуды; средства для выведения пятен";

- N 726584, дата международной регистрации 07.12.1999, зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ "чистящие средства для ковров; шампуни; моющие средства для стирки; добавки для стирки; средства для удаления пятен с ткани и ковров";

- N 780566, дата международной регистрации 22.04.2002, зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ "средства для чистки ковров; шампуни для ковров; средства для стирки; добавки для стирки; средства для удаления пятен с ткани и ковров";

- N 802358, дата международной регистрации 28.03.2003, зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ "средства и шампуни для чистки ковров; средства для стирки; добавки для стирки; средства для удаления пятен с ткани и ковров".

Компания ИНТЕРНЭШНЛ ЛОУ АССОСИЭЙШН С.А. является правообладателем товарного знака "VANISH" по свидетельству Российской Федерации N 474255, приоритет 25.11.2011, зарегистрированного в отношении товаров и услуг 09, 11, 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

Общество с ограниченной ответственностью "СэйлНэймс" является регистратором домена vanish.ru, а компания ИНТЕРНЭШНЛ ЛОУ АССОСИЭЙШН С.А. - администратором данного домена.

Полагая, что действия ответчика по использованию в доменном имени словесного обозначения, тождественного товарным знакам истца, право на которые у него возникло ранее, нарушают исключительные права на данные товарные знаки, компания Рекитт Бенкизер Н.В. обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что действия ответчика по использованию в доменном имени товарных знаков истца подлежат квалификации в качестве акта недобросовестной конкуренции и нарушают исключительное право истца; регистрация на имя ответчика товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 474255 не свидетельствует о наличии прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени, поскольку заявка на регистрацию товарного знака была подана ответчиком после обращения истца к регистратору доменного имени; ответчик при подаче заявки не имел отношения ни к домену vanish.ru, ни к обозначению "VANISH", ни к товарам и услугам, в отношении которых впоследствии был зарегистрирован товарный знак; сама по себе регистрация товарного знака без его использования не может свидетельствовать о законном интересе, так как законный интерес подразумевает реальное осуществление предпринимательской деятельности с использованием средства индивидуализации.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, подтвердил правильность выводов, содержащихся в решении.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, заслушав представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемых судебных актов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 той же статьи).

Пунктом 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт сходства противопоставляемых обозначений до степени смешения носит очевидный характер и ответчиком по настоящему делу не оспаривается.

Вместе с тем, не отрицая факт сходства словесного обозначения, используемого в доменном имени, с товарными знаками истца, ответчик ссылается на наличие у него законного интереса в отношении доменного имени в связи с тем, что на его имя зарегистрирован товарный знак, представляющий собой соответствующее словесное обозначение.

Исследовав данный довод ответчика, суды пришли к выводу о том, что в рассматриваемом случае сама по себе регистрация товарного знака не может свидетельствовать о законном интересе по администрированию доменного имени. При этом суды обоснованно исходили из следующего.

В соответствии со статьей 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

При оценке действий администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суду необходимо проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. Указанная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08.

Устанавливая отсутствие со стороны ответчика законных прав и интересов в отношении доменного имени, суды обоснованно учли, что заявка на регистрацию товарного знака была подана ответчиком после обращения истца к регистратору доменного имени vanish.ru, а при подаче заявки ответчик не имел отношения ни к домену vanish.ru, ни к обозначению "VANISH", ни к товарам и услугам, в отношении которых впоследствии был зарегистрирован товарный знак. Кроме того, судами принято во внимание, что товарный знак ответчиком реально не используется в качестве средства индивидуализации в предпринимательской деятельности, что также свидетельствует об отсутствии законного интереса.

Фактически действия ответчика по регистрации товарного знака при вышеперечисленных обстоятельствах следует рассматривать как действия по созданию видимости наличия законного интереса в отношении доменного имени. Такие действия противоречат честным обычаям в промышленных и торговых делах, а, следовательно, являются актом недобросовестной конкуренции, на что справедливо указали суды в обжалуемых судебных актах.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что товарные знаки сторон зарегистрированы в отношении разных товаров и услуг и суды, отдавая преимущество товарным знакам истца, как имеющим более ранний приоритет, неоправданно расширили права истца как владельца товарных знаков по отношению к ответчику как владельцу другого товарного знака, зарегистрированного в отношении иных товаров и услуг, подлежит отклонению в силу того, что настоящий спор не является спором о прекращении правовой охраны товарного знака и оспариваемые выводы судов сделаны применительно к установлению факта наличия (отсутствия) законного интереса в администрирования доменного имени. При этом регистрация доменного имени, содержащего тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком другого лица обозначение, само по себе является актом недобросовестной конкуренции независимо от того, в отношении каких товаров и услуг осуществляется использование доменного имени либо товарного знака.

Таким образом, суды пришли к правомерному выводу о том, что действия ответчика по использованию в доменном имени vanish.ru обозначения, сходного с товарными знаками истца, нарушают исключительные права истца на товарные знаки.

Указанный вывод вопреки доводу кассационной жалобы соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по спору с аналогичными обстоятельствами, изложенной в постановлении от 04.06.2013 N 445/13 по делу N А40-55153/2011.

При таких обстоятельствах обжалуемые судебные акты следует признать законными, кассационная жалоба удовлетворению не подлежит.

Расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя этой жалобы.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2013 по делу N А40-109297/2011 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 по тому же делу оставить без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судьи

В.А. Химичев

С.П. Рогожин