Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2014 г. по делу N СИП-324/2013 Суд отказал в признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны полезной модели, указав, что в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели охарактеризовано условие, которое является существенным и соответствует условию патентоспособности "новизна"

Решение Суда по интеллектуальным правам от 20 марта 2014 г. по делу N СИП-324/2013

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 05 марта 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 20 марта 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Пашкова Е.Ю.,

судьи - Рогожин С.П., Снегур А.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Чесноковой Е.Н.,

рассмотрев в судебном заседании заявление открытого акционерного общества "Самарская Промышленная Компания "Роман" (ул. Шоссейная, д. 21, г. Самара, 443015) от 14.11.2013 о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.10.2013 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации N 77248; обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение открытого акционерного общества "Самарская Промышленная Компания "Роман"; признании указанного патента недействительным полностью; обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности разместить текст решения суда по данному делу на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности в разделе "Судебная практика",

третье лицо - закрытое акционерное общество "Завод тарных изделий" (ул. Земеца, д. 4, кв. 94Б, г. Самара, Самарская область, 443052, ОГРН 1026300771860),

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Райчук Е.О., по доверенности от 21.01.2014 и Хорошкеев В.А. по доверенности от 12.11.2013,

от заинтересованного лица: Унчиков Н.В. по доверенности от 05.03.2013 N 01/25-128/41,

от третьего лица: Ашихин Д.А. и Мещеряков В.А. по доверенности от 10.01.2014 N 132; Мельников А.В. по доверенности от 09.01.2014 N 131, установил:

открытое акционерное общество "Самарская Промышленная Компания "Роман" (далее - компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.10.2013 N 2008112407/22 (77248) об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации N 77248; признании указанного патента недействительным полностью; обязании Роспатента разместить текст решения суда по данному делу на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности в разделе "Судебная практика".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, определением Суда по интеллектуальным правам от 13.12.2013 привлечено закрытое акционерное общество "Завод тарных изделий" (далее - общество).

В судебном заседании заявитель настаивал на заявленных требованиях, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела и дополнительно представленные доказательства.

По мнению заявителя, вывод Роспатента о соответствии спорной полезной модели условию патентоспособности "новизна" является ошибочным, поскольку до даты приоритета оспариваемого патента была опубликована патентная заявка США N 2004/0011785, из которой известны все существенные признаки независимого пункта формулы спорной полезной модели.

В порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, компания заявила ходатайство об отказе от требования о признании недействительным патента N 77248 на полезную модель "Канистра" прекратить, а также заявило новое требование - обязать Роспатент рассмотреть возражение заявителя повторно.

Роспатент и общество поддерживали ранее изложенные в отзывах доводы, с заявленными требованиями (с учетом частичного отказа и их изменения) не согласились, просили отказать в их удовлетворении, ссылаясь на имеющиеся в материалах дела доказательства.

Рассмотрев ходатайство заявителя об отказе от части заявленных требований, суд приходит к выводу о наличии оснований для его удовлетворения.

В силу части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Поскольку отказ от названного требования не нарушает права и законные интересы иных лиц, участвующих в деле, соответствует положениям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то Суд по интеллектуальным правам считает возможным его принять, производство по делу в этой части прекратить.

Остальные требования с учетом их изменения подлежат рассмотрению судом первой инстанции по существу.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства в их совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 77248 на полезную модель "Канистра" был выдан по заявке N 2008112407/22 с приоритетом от 31.03.2008 на имя общества с формулой полезной модели, в следующей редакции:

"1. Канистра, содержащая корпус, образованный боковыми, верхней и донной стенками, при этом верхней части корпуса выполнены горловина и ручка, отличающаяся тем, что горловина и ручка расположены в выемке, образованной в средней части верхней стенки, ребра корпуса снабжены профильными элементами штабелированы в виде опорно-фиксирующих выступов и гнезд, а в донной стенке корпуса выполнена выемка для захвата канистры.

2. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что корпус имеет форму параллелепипеда, представляющего собой в сечении прямоугольник со скругленными углами.

3. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что профильные элементы жесткости выполнены в виде, по меньшей мере, двух пазов, расположенных параллельно каждому ребру корпуса, причем пазы выполнены овальными.

4. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что элементы штабелирования выполнены в виде вертикальных усеченных конусов, попарно установленных относительно ручки на верхней стенке корпуса, и оппозитных им конических выемок на донной стенке, при этом последняя имеет два опорных выступа в виде вертикальных усеченных конусов.

5. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что выемка верхней стенки выполнена вдоль продольной оси симметрии канистры, плавно расширяющейся в сторону горловины и переходящей в посадочное место под нее.

6. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что выемка для захвата канистры выполнена в виде половины эллипсоида, образованного разными радиусами.

7. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что на наружной поверхности горловины выполнена упорная резьба с профилем неравнобокой трапеции и углом между боковыми сторонами, равным 45°.

8. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что в основании горловины расположен зубчатый венец с выступом и шагом зубьев, равным 30°.

9. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что ручка выполнена в виде пустотелого прямоугольника со скругленными ребрами, при этом один конец ручки сопряжен с верхней стенкой и расположен параллельно с превышением ее плоскости, а другой загнут под тупым углом к последней и образует острый угол с основанием выемки.

10. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что средняя часть донной стенки имеет прямоугольную выемку с закругленными стенками и противолежащие углубления, при этом на поверхности одного углубления выполнены элементы штабелирования в виде двух опорно-фиксирующих выступов, а другая, выполненная с понижением относительно первой, сопряжена с выемкой для захвата канистры.

11. Канистра по п. 1, отличающаяся тем, что канистра выполнена из полиэтилена низкого давления методом экструзионно-выдувного формования".

В Роспатент 13.06.2013 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны названной полезной модели, которое мотивировано несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Общество полагало, что до даты приоритета оспариваемого патента была опубликована патентная заявка США N 2004/0011785, из которой известны все существенные признаки независимого пункта формулы спорной полезной модели.

В отзыве на указанное возражение патентообладатель выразил свое несогласие с доводами общества, полагал, что в противопоставляемой полезной модели отсутствует существенный признак "в донной стенке корпуса выполнена выемка для захвата канистры".

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом принято оспариваемое решение, которым патент Российской Федерации N 77248 на полезную модель оставлен в силе.

Решение Роспатента мотивировано тем, что признак формулы "выемка в донной стенке корпуса канистры" не известен из патентной заявки США N 2004/0011785, а доводы заявителя являются необоснованными, поскольку выражены в предположениях (домыслах) и не основаны на чертежах патента N 77248 на полезную модель "Канистра" и противопоставляемого патента компании.

Полагая, что данное решение является недействительным, нарушает права и законные интересы компании, она обратилась в суд с настоящим заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Срок на обращение в суд заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета спорной полезной модели (31.03.2008) по патенту Российской Федерации N 77248, правовая база для проверки патентоспособности запатентованной полезной модели включает ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 N 83 (далее - Правила ПМ), а также Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

В пункте 53 совместного постановления Пленума N 5/29 содержится разъяснение о том, что согласно статьям 1248, 1398, 1513 ГК РФ решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично, в том числе, в случае несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 ГК РФ, полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезна модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Подпунктом 1 пункта 3.2.4.3. Правил ПМ предусмотрено, что сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи и указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Заявляя возражения относительно предоставления правовой охраны спорной полезной модели, компания в качестве наиболее близкого аналога указала "Пластмассовый контейнер со скругленными углами", описанный в патентной заявке США N 2004/0011785 и представленный в прилагаемых к ней чертежах.

Из перевода релевантных разделов описания и графических материалов к названной заявке следует, что контейнеру (канистре) присущи следующие признаки, совпадающие с техническим решением по оспариваемому патенту: "корпус, образованный боковыми и донной стенками, выполнением в верхней части корпуса горловины и ручки, расположенных в выемке, образованной в средней части верхней стенки, при этом ребра корпуса снабжены профильными элементами жесткости, выполнением на верхней и донной стенках корпуса элементов штабелирования в виде опорно-фиксирующих выступов и гнезд".

Рассматривая возражения компании, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что указанному устройству не присущ признак спорной модели "на донной стенке корпуса выполнена выемка для захвата канистры".

При этом указание в описании к названной заявке на "U-образный участок (верней поверхности контейнера - прототипа) предпочтительно способен взаимодействовать с выемкой в донной стенке другого контейнера для повышения устойчивости контейнеров, стоящих один на другом" не свидетельствует о наличии выемки в данном устройстве. Более того, ее отсутствие подтверждается переводом релевантных разделов описания и графических материалов к названной заявке.

Суд полагает возможным согласиться с выводом Роспатента о том, что некая "выемка" упомянута в отношении другого устройства, возможно подходящего к устройству по патентной заявке США N 2004/0011785 в целях наибольшей устойчивости при штабелировании. Конструкция "верхнего контейнера с выемкой" в данной заявке и в прилагаемых к ней чертежах не раскрывается.

Признав, что признак спорной модели "на донной стенке корпуса выполнена выемка для захвата канистры" является существенным и не присущ устройству по патентной заявке США N 2004/0011785 Роспатент обоснованно отказал в удовлетворении возражений компании.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции делает вывод о том, что охарактеризованное условие в независимом пункте формулы соответствует условию патентоспособности "новизна".

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушает права и законные интересы заявителя, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167 - 170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

принять отказ открытого акционерного общества "Самарская Промышленная Компания "Роман" от требования о признании патента Российской Федерации N 77248 недействительным полностью. Производство по делу в указанной части прекратить.

Требования открытого акционерного общества "Самарская Промышленная Компания "Роман" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.10.2013 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны полезной модели по патенту Российской Федерации N 77248; обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражения открытого акционерного общества "Самарская Промышленная Компания "Роман" и разместить текст решения суда по данному делу на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности в разделе "Судебная практика" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

С.П. Рогожин

Судья

А.А. Снегур