Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2014 г. N С01-538/2014 по делу N А40-28447/2013 Суд отменил ранее принятые судебные постановления и направил дело на новое рассмотрение, при котором необходимо определить, имеется ли сходство между товарным знаком истца и использованным ответчиком изобразительным обозначением, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, учитывая правовые позиции высшей судебной инстанции, а также установить наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июня 2014 г. N С01-538/2014 по делу N А40-28447/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 июня 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рогожина С.П., Пашковой Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" на решение Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2013 по делу N А40-28447/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2014 по тому же делу,

по иску открытого акционерного общества "Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24, Москва, 107140, ОГРН 1027700247618)

к обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" (ул. Рябиновая, д. 26 стр. 2, 121471, Москва, ОГРН 1027739437758),

с участием третьего лица - общества с ограниченной ответственностью "Бехетле-1" (ул. Академика Губкина, д. 1, 4200061, г. Казань),

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 78644,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Шайхутдиновой П.А., по доверенности от 26.02.2014, Бостан О.Н., по доверенности от 26.02.2014;

от ответчика - Выжлова А.А., по доверенности N 1704/2 от 17.04.2014, Куценко Д.В., по доверенности N 1704/1 от 17.04.2014;

от третьего лица - не явился, надлежащим образом извещено,

лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом путем направления в их адрес копий определения о принятии кассационной жалобы к производству заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, установил:

открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - ОАО "КФ "Красный Октябрь", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Кондитерская фабрика "ПОБЕДА" (далее - ООО "КФ "ПОБЕДА", ответчик) о взыскании компенсации в размере 656 554 руб. 48 коп. за незаконное использование товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 78644 при производстве и реализации конфет в коробках "Мишки в лесу" весом 250 г., конфет в коробках "Мишки в лесу" весом 150 г., шоколада "Мишки в лесу" весом 80 г.; взыскании расходов на защиту нарушенного права на товарный знак "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 78644 (проведение опроса потребителей) в размере 540 000 руб. (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2013, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2014, в удовлетворении исковых требований было отказано.

Не согласившись с принятыми судебными актами, истец обжаловал их в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам.

Заявитель кассационной жалобы, ссылаясь на нарушение судами норм материального и норм процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В обоснование кассационной жалобы указывает, что суды, разрешая ответчику использовать переработку картины "Утро в сосновом лесу" для маркировки кондитерских изделий, фактически лишили принадлежащий истцу товарный знак правовой охраны.

По мнению истца, принятыми судебными актами напрямую затронуты права ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея", не привлеченного к участию в деле, поскольку использование перешедшей в общественное достояние картины "Утро в сосновом лесу" возможно только с разрешения дирекции музея, в котором находится соответствующее произведение живописи.

Кассатор считает, что выводы судов об отсутствии сходства между товарным знаком истца и использованным ответчиком обозначением нарушают предусмотренные действующим законодательством правила определения сходства до степени смешения между различными обозначениями, сделаны без учета материалов и обстоятельств настоящего дела и нарушают выработанные судебно-арбитражной практикой подходы и критерии определения сходства обозначений.

С точки зрения истца, суды неправомерно указали, что длительность использования товарного знака не может являться фактором, устанавливающим или усиливающим сходство изобразительных обозначений.

Также ОАО "КФ "Красный Октябрь" отмечает, что судами неправомерно были проигнорированы заключение патентного поверенного Леонова А.В. от 26.03.2012 и результаты социологического опроса, приведенные в отчете ОАО "ВЦИОМ", которыми подтверждается сходство до степени смешения товарного знака истца и использованного ответчиком изобразительного обозначения.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит кассационную жалобу оставить без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты без изменения.

Как полагает ответчик, суды в обжалуемых судебных актах не делали выводов о правах и обязанностях ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея".

Обращает внимание, что истец при рассмотрении дела позицию о допустимости свободного использования произведения, перешедшего в общественное достояние, не оспаривал.

По мнению ООО "КФ "ПОБЕДА", суды полно и всесторонне исследовали имеющиеся в деле доказательства и пришли к обоснованному выводу об отсутствии сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями.

Третье лицо отзыв на кассационную жалобу не представило.

В судебном заседании представители истца поддержали доводы кассационной жалобы, просили отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Представители ответчика с доводами кассационной жалобы не согласились, ссылаясь на законность и обоснованность обжалуемых судебных актов.

Третье лицо, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, явку своего представителей в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ОАО "МКФ "Красный Октябрь" является правообладателем комбинированного товарного знака "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 78644 (дата приоритета 10.11.1985, дата истечения срока действия регистрации 10.11.2015). Данный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "кондитерские изделия; конфеты, глазированные шоколадной глазурью".

При этом ответчик является правообладателем словесного товарного знака "МИШКИ В ЛЕСУ" по свидетельству Российской Федерации N 164199 (дата приоритета 12.02.1997, дата истечения срока действия регистрации 12.02.2017), который зарегистрирован в отношении товара 30 класса МКТУ "кондитерские изделия" и услуги 42 класса МКТУ: "реализация товаров".

Ссылаясь на неправомерное использование ответчиком при производстве и реализации кондитерских изделий - конфет в коробках "Мишки в лесу" 150 гр.; конфет в коробках "Мишки в лесу" 250 гр.; шоколада "Мишки в лесу", в дизайне упаковки которых присутствует изображение медвежат и медведицы у поваленного ствола дерева на фоне леса, которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца, ОАО "МКФ "Красный Октябрь" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, что как принадлежащий истцу товарный знак, так и используемое ответчиком изобразительное обозначение являются результатом переработки известной картины И.И. Шишкина и К.А. Савицкого "Утро в сосновом лесу", созданной в 1889 году, которая перешла в настоящее время в общественное достояние; ответчик на законных основаниях использовал изображение картины "Утро в сосновом лесу" на упаковке товаров "Мишки в лесу", поскольку данное произведение может быть свободно использована любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения; товарный знак и используемое ответчиком изобразительное обозначение не являются сходными, так как они основаны на использовании одного произведения, форма изобразительного элемента "медведи", продиктованная содержанием картины, не может являться определяющей; композиционное расположение геометрических фигур "одна в другой" образует отличительную особенность товарного знака, которая отсутствует в использованном ответчиком изобразительном обозначении; именно сочетание трех геометрических фигур одна внутри другой является пространственно и композиционно доминирующим элементом товарного знака; изобразительный элемент "медведи" в товарном знаке не является оригинальным, а размер этого элемента составляет около 1/8 общей площади товарного знака; длительность разработки и использования товарного знака не может являться фактором, устанавливающим или усиливающим сходство изобразительных обозначений.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции, подтвердил правильность содержащихся в нем выводов. При этом дополнительно указал, что необходимость в привлечении к участию в деле ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" в качестве третьего лица отсутствует, поскольку предметом настоящего спора является взыскание компенсации в размере двойной стоимости товара, являющегося, по мнению истца, контрафактным, в то время как указанное лицо не реализовывало этот товар и не использовало спорный товарный знак.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, а также соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции считает, что судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 данной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истцом в результате уточнения исковых требований был избран вид компенсации, взыскиваемой в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Сам по себе факт производства и введения ответчиком в гражданский оборот конфет и шоколада "Мишки в лесу", на упаковке которых содержится спорное обозначение, подтверждается многочисленными доказательствами, имеющимися в материалах дела, и ответчиком не оспаривается.

Разногласия между сторонами возникли по вопросу о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и использованным ответчиком обозначением и по вопросу о возможности свободного использования ответчиком изобразительных элементов, входящих в состав комбинированного обозначения, наносимого на товары.

Суд первой инстанции, установив, что ответчик является правообладателем словесного товарного знака "МИШКИ В ЛЕСУ" по свидетельству Российской Федерации N 164199, пришел к правильному выводу о том, что сравнению подлежат только изобразительные элементы обоих противопоставляемых комбинированных обозначений.

Также судом первой инстанции верно установлено, что стороны для индивидуализации производимых ими кондитерских изделий используют переработку известной картины художников И.И. Шишкина и К.А. Савицкого "Утро в сосновом лесу" (далее - картина), которая в силу истечения сроков действия авторского права перешла в общественное достояние.

Вместе с тем, вывод суда первой инстанции о том, что ответчик, на законных основаниях использовал изображение перешедшей в общественное достояние картины на упаковке кондитерских изделий, поскольку правило свободного использования не предусматривает никаких исключений, в том числе связанных с наличием исключительных прав других лиц на средства индивидуализации, не может быть признан обоснованным, поскольку фактически ставит под сомнение наличие правовой охраны товарного знака, тогда как прекращение такой охраны возможно только по установленным законом основаниям.

Изложенное вытекает из правовой позиции, содержащейся в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и не противоречит норме пункта 2 статьи 1282 Гражданского кодекса Российской Федерации, устанавливающей право любого лица свободно использовать произведение, перешедшее в общественное достояние. В рассматриваемом случае право свободного использования произведения может быть ограничено наличием исключительного права правообладателя товарного знака, дающего только ему возможность использовать зарегистрированное обозначение в отношении определенных товаров (кондитерских изделий).

Кроме того, право свободного использование ограничено статьей 36 Федерального закона от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", согласно которой производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления с использованием изображений музейных предметов и музейных коллекций, зданий музеев, объектов, расположенных на территориях музеев, а также с использованием их названий и символики осуществляется с разрешения дирекций музеев.

Однако, ссылка заявителя кассационной жалобы на наличие безусловного основания для отмены обжалуемых судебных актов в связи с тем, что судами принято решение о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле (ФГБУК "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея"), не может быть признана обоснованной, так как в обжалуемых судебных актах не содержится выводов о правах и обязанностях указанного лица и оно не лишено возможности обратиться с самостоятельным требованием к лицу, не исполняющему установленную законом обязанность.

Бремя доказывания факта нарушения исключительных прав на товарный знак, а, следовательно, и бремя доказывания того, что другим лицом без разрешения правообладателя используется сходное до степени смешения с этим товарным знаком обозначение, возлагается на правообладателя такого товарного знака, обращающегося с требованием о защите нарушенных прав.

Во исполнение своей обязанности по доказыванию названных обстоятельств истцом были представлены заключение патентного поверенного Леонова А.В. и материалы социологического опроса, проведенного ОАО "ВЦИОМ", в которым содержатся выводы о наличии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями и о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, которые маркируются спорными обозначениями.

Возражая против данных выводов, ответчик представил заключение специалиста Пономаревой В.В. по результатам лингвистического исследования и отзыв Аналитического центра Ю. Левады на отчет ОАО "ВЦИОМ".

Критически оценив представленные истцом доказательства и проведя собственный сравнительный анализ противопоставленных обозначений, суды пришли к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между противопоставляемыми изобразительными обозначениями.

Между тем судами не учтено следующее.

Исходя из правовой позиции, содержащейся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

При этом указанная позиция не может пониматься как возможность осуществления судом произвольной оценки и исключающая необходимость при установлении факта сходства обозначений до степени смешения руководствоваться требованиями нормативных правовых актов, регулирующих соответствующие вопросы, и указаниями высшей судебной инстанции о толковании нормы права.

Делая вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения, суды не приняли во внимание имеющиеся в материалах дела доказательств, а также правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженные по делам со схожими фактическими обстоятельствами.

Согласно пункту 14.4.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.3. Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с разделом 5 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций).

На сходство изобразительных и объемных обозначений влияет их смысловое значение. Одинаковое смысловое значение обозначений усиливает их сходство (пункт 5.2.3. Методических рекомендаций).

Сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных и объемных обозначений может рассматриваться в качестве признака сходства. В некоторых случаях этот признак может быть основным, например, когда цвет (сочетание цветов) является фоном, на котором расположены другие элементы обозначения, или когда совокупность цветов составляет основу его композиции (пункт 5.2.4. Методических рекомендаций).

При оценке сходства изобразительных и объемных обозначений, состоящих из двух и более элементов, решающим является тождество или сходство следующих элементов: пространственно доминирующих элементов; элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся, в первую очередь, изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементов, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных) (пункт 5.3. Методических рекомендаций).

Разделом 6 Методических рекомендаций предусмотрено, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. При сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохраняемые элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого в том числе благодаря неохраняемым элементам. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Пунктом 6.3.1. указанных Методических рекомендаций предусмотрено, что при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06 по делу N А40-10573/04-5-92, в целях установления угрозы смешения необходимо учесть, что она зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг; в частности, на усиление различительной способности влияет длительность использования товарного знака на территории России; как правило, потребитель при идентификации товаров руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Аналогичная правовая позиция была отражена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011.

Из материалов настоящего дела усматривается, что товарный знак "МИШКА КОСОЛАПЫЙ" по свидетельству Российской Федерации N 78644 в силу его длительного использования истцом в отношении кондитерских изделий приобрел значительную различительную способность. Данное обстоятельство, свидетельствующее о том, что наличие у обозначения устоявшейся различительной способности может существенно усилить возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара, не было учтено судами первой и апелляционной инстанций. Напротив, судом первой инстанции ошибочно указано, что длительность использования товарного знака не может являться фактором, усиливающим сходство изобразительных обозначений.

Кроме того, в ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды не приняли во внимание основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О наличии опасности смешения свидетельствуют данные представленного истцом социологического опроса, который оценен судом первой инстанции критически, несмотря на то, что данный отчет содержит лишь отдельные недостатки.

При установлении сходства до степени смешения суды сосредоточились исключительно на сравнении отдельных элементов, тогда как, прежде всего, должны были исходить из восприятия товарного знака в целом (общего впечатления).

Не учтена судами и однородность товаров, маркируемых сравниваемыми обозначениями, что также усиливает вероятность смешения потребителями товаров разных производителей, а также то, что производимые истцом и ответчиком товары относятся к категории недорогих, в связи с чем потребители при их приобретении проявляют меньшую осмотрительность.

Не может быть признан соответствующим имеющимся в деле доказательствам (упаковке конфет и шоколада) и вывод суда первой инстанции о том, что изображение картины занимает небольшую площадь и не является доминирующим элементом в отличие от голубого поля и белого фона с нанесенными на него стилизованными ветвями хвойных деревьев.

Принимая во внимание изложенное, обжалуемые судебные акты подлежат отмене как противоречащие нормам материального права и не соответствующие фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе определить, имеется ли сходство между товарным знаком истца и использованным ответчиком изобразительным обозначением, для чего определить наличие либо отсутствие всех признаков сходства между указанными обозначениями, учитывая правовые позиции высшей судебной инстанции; установить наличие либо отсутствие вероятности смешения потребителями производителей товаров.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2013 по делу N А40-28447/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.03.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

С.П. Рогожин

Е.Ю. Пашкова