Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2014 г. N С01-577/2014 по делу N А76-18343/2013 Суд отменил принятые ранее судебные решения и направил дело на новое рассмотрение, поскольку спорные словесные обозначения, включенные в товарные знаки и обозначения ответчика и истца, являются различными и судом первой инстанции не была дана правовая оценка тождественности или сходства до степени смешения используемых сторонами обозначений

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 июня 2014 г. N С01-577/2014 по делу N А76-18343/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 23 июня 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 июня 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Уколов С.М.,

судьи - Погадаев Н.Н., Кручинина Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "АЭС Инвест"

на решение Арбитражного суда Челябинской области от 25.11.2013 (судья Скобелкин А.П.) по делу N А76-18343/2013 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014 (судьи Ермолаева Л.П., Карпачева М.И., Суспицина Л.А.) по тому же делу

по иску открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, г. Екатеринбург Свердловской области, 620026, ОГРН 1056604000970)

к обществу с ограниченной ответственностью "АЭС Инвест" (ул. Энтузиастов, д. 12, г. Челябинск, 454080, ОГРН 1067453077174)

о защите исключительных прав на товарные знаки;

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Исакова А.А. по доверенности от 01.01.2014, Рындя Е.В. по доверенности от 24.12.2013,

от ответчика: Косткин К.А. по доверенности от 09.01.2014, установил:

открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (далее - общество "МРСК Урала", истец) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АЭС Инвест" (далее - общество "АЭС Инвест", ответчик), содержащим следующие требования:

- обязать ответчика прекратить действия, нарушающие, а также создающие угрозу нарушения исключительного права истца на товарные знаки согласно свидетельствам N 394392, 359408, 416100, 391733;

- обязать ответчика в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу за свой счет опубликовать решение суда о допущенном нарушении со стороны общества "АЭС Инвест" исключительного права ОАО "МРСК Урала" на товарные знаки согласно свидетельствам N 394392, 359408, 416100, 391733 на Интернет-сайте "http://www.aes-i.ru";

- обязать ответчика в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу удалить обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца согласно свидетельствам N 394392, 359408, 416100, 391733, с материалов, которыми сопровождается выполнение работ и оказание услуг, относящихся к классам МКТУ 04, 09, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, в том числе с документации, рекламы, вывесок, бланков, Интернет-сайта "http://www.acinvestchel.ru";

- обязать ответчика в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу изъять из оборота и уничтожить за свой счет материальные носители, оборудование, прочие устройства и материалы, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено обозначение, сходное до степени смешения с товарными знаками истца согласно свидетельствам N 394392, 359408, 416100, 391733;

- взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки согласно свидетельствам N 394392, 359408, 416100, 391733 в размере 5 000 000 рублей по подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (с учетом принятого судом первой инстанции на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований).

Решением Арбитражного суда Челябинской области от 25.11.2013, оставленным без изменения постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.03.2014, исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанными судебными актами общество "АЭС Инвест" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Заявитель кассационной жалобы не согласен с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащими истцу товарными знаками, полагает, что он сделан без учета норм материального права и не соответствует действительности.

По мнению общества "АЭС Инвест" судами первой и апелляционной инстанций необоснованно применены нормы материального права, что привело к неправильному выводу об однородности выполняемых работ и услуг.

Ответчик является субъектом естественной монополии, в силу чего услуги истца и ответчика не являются взаимозаменяемыми, у сторон разный круг потребителей.

Кроме того, ответчик полагает, что судами необоснованно установлен размер компенсации в сумме 5 000 000 рублей. Суды не учли характер допущенного нарушения и степень вины ответчика, срок использования обозначения, отсутствие ранее совершенных ответчиком нарушений, размер вероятных убытков истца. В данном случае истец вправе требовать взыскания убытков, а не компенсации, так как статья 1539 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает специальную меру ответственности лица, которое использовало коммерческое обозначение с нарушением принадлежащего иному субъекту исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании представитель общества "АЭС Инвест" поддержал доводы кассационной жалобы.

Общество "МРСК Урала" в судебном заседании и в отзыве на кассационную жалобу возражало против удовлетворения кассационной жалобы, считая доводы, изложенные в ней, необоснованными и незаконными, а также полагает, что доводы, изложенные в кассационной жалобе, не опровергают выводы судов, а выражают лишь несогласие с ними и по существу сводятся к переоценке доказательств, положенных в обоснование содержащихся в обжалуемых судебных актах выводов.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, присутствующих в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права и соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество "МРСК Урала" является правообладателем комбинированных товарных знаков: содержащих изобразительный элемент в виде стилизованного солнца (круг с протуберанцами, исполненными при помощи штрихов) с элементом, похожим на букву "С", внутри белого, синего, красного, желтого цветов, и словесное обозначение "СВЕРДЛОВЭНЕРГО" с приоритетом от 02.11.2007, зарегистрированный16.10.2009 (свидетельство Российской Федерации N 391733) в отношении товаров и услуг 37, 39 классов МКТУ (надзор контрольно-управляющий за строительными работами; передача электрической энергии);

изобразительный элемент в виде перевернутого квадрата, внутри которого расположено стилизованное солнце (круг с протуберанцами) с изображением объекта, похожего на опору линий электропередач (6 пересекающихся прямых линий), темно-синего и белого цветов и словесное обозначение "МРСК УРАЛА" с приоритетом от 06.03.2008, зарегистрированный 23.11.2009 (свидетельство Российской Федерации N 394392) в отношении товаров и услуг 04, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ (энергия электрическая; консультации, помощь в управлении бизнесом, коммерческими или промышленными предприятиями; инвестирование, управление недвижимостью; надзор контрольно-управляющий за строительными работами, ремонт оборудования электросетевого хозяйства, строительство, установка и ремонт электроприборов, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, устранение помех в работе электрических установок; связь волоконно-оптическая, радиотелефонная, спутниковая, телеграфная, телефонная, факсимильная; передача и распределение электроэнергии; работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц), услуги по энергопроизводству; исследования технические, испытания и измерения энергоустановок, калибровка (измерения), контроль качества, контроль за состоянием энергетических объектов, экспертиза инженерно-техническая;

изобразительный элемент в виде стилизованного солнца (круг с 18 протуберанцами) с двумя, похожими на молнии элементами внутри, белого, синего, красного, желтого цветов и словесное обозначение "ПЕРМЭНЕРГО" с приоритетом от 14.11.2007, зарегистрированный 16.08.2010 (свидетельство Российской Федерации N 416100) в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 классов МКТУ (инструменты измерительные, кабели, конденсаторы, контакты электрические, линии магистральные электрические, провода телеграфные, телефонные, электрические, счетчики, трансформаторы электрические, щиты коммутационные, электропроводка; консультации профессиональные в области бизнеса; инвестирование, управление недвижимостью, финансирование; строительство промышленных предприятий, строительство, установка и ремонт электроприборов, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, устранение помех в работе электрических установок, установка, ремонт и техническое обслуживание энергетического оборудования; связь волоконно-оптическая, радиотелефонная, телеграфная, телефонная, факсимильная; распределение электроэнергии, энергии; работы монтажно-сборочные по заказу (для третьих лиц), услуги по энергопроизводству; и графического товарного знака: изобразительный элемент голубого, жёлтого и белого цветов в виде стилизованного солнца (круг с 18 протуберанцами) с букой "Э" внутри (логотип "Челябэнерго") с приоритетом от 06.03.2008, зарегистрированный 10.09.2008 (свидетельство Российской Федерации N 359408) в отношении товаров 39 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (связь волоконно-оптическая, радиотелефонная, спутниковая, телеграфная, телефонная, факсимильная; передача и распределение электроэнергии).

Полагая, что обществом "АЭС Инвест" при использовании изобразительного обозначения желтого, белого, синего цветов в виде стилизованного солнца (круг с протуберанцами), внутри которого размещены схематичное изображение опоры линии электропередач и словесное обозначение "АЭС Инвест" нарушаются исключительные права истца на товарные знаки по свидетельствам N 359408, 391733, 394392, 416100, общество "МРСК Урала" обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском. При этом обозначение, используемое ответчиком, выявлено на его сайте в сети Интернет, применяемых им бланках и вывеске компании.

Сравнив доминирующие обозначения в виде стилизованного солнца с протуберанцами, входящего в состав товарных знаков истца, и обозначение, используемое обществом "АЭС Инвест", суды пришли к выводу, что вышеназванные товарные знаки являются сходными до степени смешения с обозначением ответчика, при этом своего согласия на использование спорных товарных знаков общество "МРСК Урала" обществу "АЭС Инвест" не давало.

Установив указанные обстоятельства, суды пришли к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации в размере 5 000 000 рублей и применения других мер защиты товарных знаков.

Суд кассационной инстанции полагает, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о доказанности факта нарушения обществом "АЭС Инвест" исключительных прав общества "МРСК Урала" на названные товарные знаки и наличии оснований для запрета использования спорного обозначения, а также взыскания компенсации в заявленном размере являются необоснованными, в связи с чем, кассационная жалоба подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если указанным кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным кодексом.

В силу статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

Исходя из этого, товарные знаки подлежат охране относительно того вида и формы, в которых они зарегистрированы федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как видно из имеющихся в материалах дела свидетельств на товарные знаки истца, три из них (N 391733, 416100,394392) содержат словесные элементы и являются комбинированными, и один (свидетельство N 359408) - изобразительным без словесных элементов. Правовой охране подлежат товарные знаки именно в том виде, в котором они зарегистрированы, в том числе цвета или цветовые сочетания.

Устанавливая сходство до степени смешения товарных знаков истца и обозначения, используемого ответчиком, суд первой инстанции сослался на п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122, в той части, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

В то же время, обозначения, подлежащие сравнению в данном деле, не являются исключительно словесными. Словесные элементы, включенные в товарные знаки, и в обозначение ответчика являются различными, но судом первой инстанции не сопоставлялись.

Каждый товарный знак является самостоятельным объектом исключительных прав, подлежащих охране.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения используемых сторонами спора обозначений следует исходить из требований установленных нормативными актами, в частности Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 и Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" (далее - Методические рекомендации N 197), регламентирующих вопросы, связанные с определением сходства обозначений и товарных знаков и отражающих многолетнюю практику и опыт экспертизы таких обозначений.

Суд первой инстанции указанные нормативные акты не применял, сравнения каждого товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком, не производилось.

Согласно пункта 6.3.2 Методических рекомендаций N 197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, поскольку словесный элемент легче запоминается, чем изобразительный. При этом, если при экспертизе комбинированного обозначения будет установлено, что его элемент тождественен товарному знаку другого лица охраняемому в отношении однородных товаров, оценка охраноспособности заявленного комбинированного обозначения проводится по другому основанию, а именно определяется способность ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара (п. 6.3.5 Методических рекомендаций N 197).

Заявляя требования об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить материальные носители, оборудование и прочие устройства и материалы, товары (одновременно с требованием об обязании ответчика удалить обозначение, сходное с товарными знаками, с материалов, документации, рекламы, вывесок, бланков, Интернет-сайта), истец не указал, о каком оборудовании, устройствах и товарах идет речь. Судом первой инстанции данные обстоятельства не выяснены, предложение истцу раскрыть, обосновать и документально подтвердить данное требование в порядке статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не делалось. Судом апелляционной инстанции указанные недостатки не устранены.

Вместе с тем, удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суды не учли следующее.

Согласно пунктам 2 и 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в мотивировочной части решения должны быть указаны: доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии решения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Довод ответчика о том, что используемое им обозначение является коммерческим обозначением (статья 1538 ГК РФ), судом первой инстанции не рассмотрен.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных данным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление 5/29 от 26.03.2009), следует, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного в том числе подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В развитие приведенных правовых позиций Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

В обжалуемых судебных актах суды не указали мотивы, которыми руководствовались при определении размера подлежащей взысканию компенсации с учетом разъяснений, изложенных в пункте 43.3 постановления 5/29 от 26.03.2009, и приведенных правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Заявляя требования о взыскании компенсации за нарушение прав на 4 товарных знака, истец не указал размер предъявляемой компенсации по каждому из товарных знаков, а суд первой инстанции не предложил истцу уточнить заявленные требования в этой части. Таким образом, исковое заявление не содержало цены иска по каждому товарному знаку, а также расчета взыскиваемой суммы.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты приняты при неправильном применении норм материального и процессуального права, выводы, содержащиеся в решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для решения вопроса о размере компенсации требуется исследование и оценка ряда обстоятельств и доказательств, в соответствии с пунктом 43.3 постановления 5/29 от 26.03.2009, а также установление иных обстоятельств, приведенных в настоящем постановлении, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, установить обстоятельства наличия либо отсутствия схожести до степени смешения каждого товарного знака, принадлежащего истцу, и обозначения, используемого ответчиком, исходя из этого определить размер компенсации, подлежащей взысканию, и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Челябинской области от 25.11.2013 по делу N А76-18343/2013 и постановление Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд от 20.03.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия

Председательствующий судья

С.М. Уколов

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина