Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2014 г. N С01-575/2014 по делу N СИП-434/2013 Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков подлежит удовлетворению, поскольку ответчик не представил доказательств надлежащего использования спорного товарного знака и не доказал, что неиспользование товарного знака произошло по независящим от него обстоятельствам (отменено)

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 30 июля 2014 г. N С01-575/2014 по делу N СИП-434/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 24 июля 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 июля 2014 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 3 марта 2017 г. N С01-575/2014 по делу N СИП-434/2013 настоящее постановление отменено

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., при участии судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Мерцана Сервис" (ОГРН 1127746495216) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 (судьи Погадаев Н.Н., Кручинина Н.А., Тарасов Н.Н.) по делу N СИП-434/2013

по иску общества с ограниченной ответственностью "Мерцана Сервис" (ул. Марксистская, д. 3, к. 2, Москва, ОГРН 1127746495216)

к обществу с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (Гончарная наб., д. 9/16, стр. 1, Москва, 115172, ОГРН 1047796332022)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 338019, N 264357, N 182117, N 183422 в отношении товаров и услуг 3, 5, 30, 31, 32, 42 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, вследствие их неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), общество с ограниченной ответственностью "Мерцана Сервис" (ул. Мясницкая, стр. 1, Москва, 101000, ОГРН 1057749691801), общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (ул. Кантемировская, 29, 1, Москва, 115477, ОГРН 1127746314112).

В судебном заседании приняли участие представители:

истца - Семенов А.В. по доверенности от 21.01.2014 б/н, Исаев А.Е. по доверенности от 11.12.2013 б/н;

ответчика - Ковтун Е.И. по доверенности от 03.06.2013 N 20, Аладьев С.И. по доверенности от 14.04.2014 N 11, Комаров Е.А. по доверенности от 01.11.2013 N 37;

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Мерцана Сервис) - Семенов А.В. по доверенности от 21.01.2014 б/н;

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС") - Семенов А.В. по доверенности от 21.01.2014 б/н;

Роспатента - явку представителя не обеспечил, уведомлен надлежащим образом.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Мерцана Сервис" (ОГРН 1127746495216) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 338019 (в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ)), N 264357 (в отношении товаров 3, 5, 32 классов МКТУ), N 182117 (в отношении товаров 5, 32 и услуг 42 классов МКТУ), N 183422 (в отношении товаров 5, 31, 32 классов МКТУ) вследствие их неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" и общество с ограниченной ответственностью "Мерцана Сервис" (ОГРН 1057749691801).

До вынесения судебного акта по существу спора истцом заявлено ходатайство об отказе от части исковых требований, а именно: для товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 264357 - от требований, касающихся товаров 32 класса МКТУ; для товарного знака по свидетельству Российской Федерации N182117 - от требований, касающихся товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ; для товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183422 - от требований, касающихся товаров 31 и 32 классов МКТУ.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 принят частичный отказ истца от заявленных требований, производство по делу в этой части прекращено; требования удовлетворены частично, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338019 в части товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки, в том числе товары 30 класса МКТУ, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса МКТУ; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просил решение суда первой инстанции изменить, прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 264357 - в отношении товаров "биологические препараты для фармацевтических целей; детское питание; фармацевтические препараты; чаи, сборы лекарственных трав"; по свидетельству Российской Федерации N 182117 - в отношении товаров "фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание"; по свидетельству Российской Федерации N 183422 - в отношении товаров "фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание"; в остальной части решение оставить без изменения. При этом заявитель кассационной жалобы полагает, что суд первой инстанции не применил критерий однородности при исследовании вопроса о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков и пришел к необоснованному выводу об отсутствии его заинтересованности в отношении таких товаров как "детское питание; чаи; диетические вещества для медицинских целей". По мнению заявителя кассационной жалобы, выпускаемые им биологически активные добавки относятся к пищевыми продуктам, точнее - к специализированной пищевой продукции, в связи с чем являются товарами, однородными диетическим веществам для медицинских целей, детскому питанию, чаям.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы считает, что при исследовании вопроса об использовании ответчиком товарных знаков, суд первой инстанции неправомерно применил критерий однородности и, установив, что ответчиком (и предшествующими правообладателями спорных товарных знаков) эти товарные знаки использовались для маркировки биологически активных добавок (далее - БАД), признал подтвержденным документально их использование в отношении биологических препаратов для фармацевтических целей, фармацевтических препаратов, сборов лекарственных трав.

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения как законный и обоснованный.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители всех лиц, участвующих в деле, за исключением представителя Роспатента.

С учетом того, что Роспатент надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, судебное заседание президиума Суда по интеллектуальным правам проведено в отсутствие его представителя (часть 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить.

В свою очередь представители ответчика против удовлетворения кассационной жалобы возражали.

Представитель третьих лиц поддержал позицию истца.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены принятого по делу судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ответчик является правообладателем товарного знака "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019 в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, в том числе товары 30 кл., содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 кл." 30 класса МКТУ; товарного знака "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ" по свидетельству Российской Федерации N 264357 в отношении товаров "косметические средства" 3 класса МКТУ, товаров "биологические препараты для фармацевтических целей; детское питание; фармацевтические препараты; чаи, сборы лекарственных трав" 5 класса МКТУ, товара "безалкогольные напитки" 32 класса МКТУ; товарного знака "МОРФЕЙ-MORPHEUS" по свидетельству Российской Федерации N 182117 в отношении товаров "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; материалы для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды" 5 класса МКТУ, товаров "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" 32 класса МКТУ, услуг "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование" 42 класса МКТУ; товарного знака "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422 в отношении товаров "фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды" 5 класса МКТУ, товаров "сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод" 31 класса МКТУ, товаров "пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" 32 класса МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в прекращении правовой охраны названных товарных знаков для товаров 3 и 5 классов МКТУ, для которых они зарегистрированы, а также на неиспользование спорных товарных знаков ответчиком в отношении этих товаров, истец обратился в суд с настоящим иском (с учетом частичного отказа от заявленных требований).

Суд первой инстанции оценил по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные истцом в подтверждение своей заинтересованности доказательства, в том числе договоры на производство и поставку БАДов, косметических средств, на поставку сырья для производства мороженого, фруктового наполнителя, желе, накладные, счета-фактуры к указанным договорам, патент Российской Федерации на изобретение N 2337951, сублицензионный договор на право использования этого изобретения, декларации о соответствии, поданные истцом заявки на регистрацию товарных знаков.

Кроме того, суд исследовал и оценил доказательства, представленные ответчиком в подтверждение использования товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 264357, N 182117 и N 183422, в том числе агентский договор на совершение действий, направленных на организацию производства БАДов "Серебряный", "Морфей" и "Баю-бай", договор об организации производства, использовании товарных знаков и предварительной лицензии (в отношении товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 264357, N 182117 и N 183422), подлинные упаковки БАДов с использованием словесных элементов "БАЮ-БАЙ", "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ", "МОРФЕЙ", товарный и кассовый чеки, договор купли-продажи БАДов с использованием товарных знаков N 264357, N 182117 и N 183422, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения, договор купли-продажи БАДов, маркированных товарными знаками N 264357 и N 182117, товарные накладные, свидетельства о государственной регистрации БАДов "МОРФЕЙ", "БАЮ-БАЙ", упаковку БАДа "АРТРОВИТ", маркированного товарным знаком "Живые витамины".

По результатам оценки названных доказательств суд первой инстанции пришел к следующим выводам.

В отношении товарного знака "БАЮ-БАЙ" по свидетельству Российской Федерации N 338019 суд признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого знака для товаров "кондитерские изделия, мороженое; мед сироп из патоки, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса".

Суд не признал истца заинтересованным в досрочном прекращении этого товарного знака в отношении товаров "кофе, чай, какао, сахар, рис, саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед".

В отсутствие доказательств использования этого товарного знака ответчиком, суд удовлетворил требования истца, касающиеся товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338019, в отношении товаров "кондитерские изделия, мороженое; мед сироп из патоки, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса".

Выводы суда, сделанные в отношении товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338019, заявителем кассационной жалобы не оспариваются.

В отношении товарного знака "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ" по свидетельству Российской Федерации N 264357, суд признал истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака для товаров "косметические средства" 3 класса МКТУ, товаров "биологические препараты для фармацевтических целей; фармацевтические препараты; сборы лекарственных трав" 5 класса МКТУ, отказав в признании заинтересованности в отношении товаров "детское питание, чаи" 5 класса МКТУ.

Установив факт введения ответчиком в товарный оборот БАДа со словесным обозначением "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ", суд признал использование последним этого товарного знака в отношении всех товаров, в отношении которых истец признан заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и в удовлетворении заявленных в отношении этого знака требований отказал.

В кассационной жалобе истец просит проверить законность и обоснованность выводов суда первой инстанции об отсутствии его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака применительно к товарам "детское питание, чаи" 5 класса МКТУ (ссылаясь на однородность этих товаров тем, которые им производятся), а также об использовании ответчиком товарного знака для товаров "биологические препараты для фармацевтических целей, фармацевтические препараты, сборы лекарственных трав" 5 класса МКТУ, указывая, что производимые ответчиком БАДы не относятся к перечисленным товарам.

Доводов, касающихся вывода суда об отказе в прекращении правовой охраны товарного знака для товаров 3 класса МКТУ, кассационная жалоба не содержит.

В отношении товарных знаков "МОРФЕЙ-MORPHEUS" по свидетельству Российской Федерации N 182117 и "Баю-бай" по свидетельству Российской Федерации N 183422 суд первой инстанции признал истца заинтересованным в досрочном прекращении их правовой охраны для товара "фармацевтические препараты" 5 класса МКТУ, отказал в признании истца заинтересованным по товарам "ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды" 5 класса МКТУ.

Установив факт введения ответчиком в гражданский оборот БАДов со словесным обозначением "МОРФЕЙ" и "Баю-бай", суд признал использование последним этих товарных знаков для товара "фармацевтические препараты" (того, в досрочном прекращении правовой охраны которого признан заинтересованным истец), и в удовлетворении заявленных в отношении этих знаков требований отказал.

В кассационной жалобе истец просит проверить законность выводов суда первой инстанции об отсутствии его заинтересованности в досрочном прекращении этих товарных знаков по товарам "диетические вещества для медицинских целей, детское питание" 5 класса МКТУ, (ссылаясь на однородность этих товаров тем, которые им производятся), а также об использовании ответчиком товарных знаков для товара "фармацевтические препараты" 5 класса МКТУ, указывая, что производимые ответчиком БАДы не относятся к перечисленным товарам.

Доводов, свидетельствующих о несогласии истца с выводом суда первой инстанции об отсутствии его заинтересованности в досрочном прекращении товарных знаков в отношении товаров "ветеринарные и гигиенические препараты; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; гербициды" 5 класса МКТУ, кассационная жалоба не содержит.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, исследовав материалы дела, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, а также соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для изменения обжалуемого судебного акта в силу следующего.

При исследовании вопроса о наличии заинтересованности в досрочном прекращении товарных знаков вследствие их неиспользования, судом первой инстанции установлен факт введения истцом в гражданский оборот следующей продукции: БАДы, фруктовый наполнитель, желе, сырье для производства мороженого.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены в том числе производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10 и подтверждена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.03.2013 N 14483/12.

Таким образом, при рассмотрении вопроса о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика вследствие их неиспользования, суду следовало проанализировать однородность товаров, вводимых в гражданский оборот истцом (БАДы, фруктовый наполнитель, желе, сырье для производства мороженого), товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ответчика и в отношении которых предъявлено требование о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков (детское питание, чаи, диетические вещества для медицинских целей).

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров (услуг) суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Как разъяснено в пунктах 3.1.2., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения, условия реализации, учитывать отнесение товаров к товарам широкого применения или научно-технического назначения, отнесения товаров к товарам длительного или краткосрочного использования.

Согласно статье 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" пищевые продукты - продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные добавки.

В этой же статье установлено, что продукты детского питания - предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма пищевые продукты; продукты диетического питания - предназначенные для лечебного и профилактического питания пищевые продукты; биологически активные добавки - природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

В пункте 9 статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" содержится следующее понятие продовольственных товаров: продовольственные товары - продукты в натуральном или переработанном виде, находящиеся в обороте и употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная продукция, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, безалкогольные напитки, жевательная резинка, пищевые добавки и биологически активные добавки.

Розничная торговля БАД может осуществляться только через аптечные учреждения (аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски и другие), специализированные магазины по продаже диетических продуктов, продовольственные магазины (специальные отделы, секции, киоски) (пункт 7.4.1 СанПиН 2.3.2.1290-03).

Таким образом, БАДы, фруктовый наполнитель, желе, сырье для производства мороженого (производимые истцом) и детское питание, чаи, диетические вещества для медицинских целей, (спорные товары, для которых зарегистрированы товарные знаки ответчика) относятся к одному роду (виду) товаров - продуктам питания.

Все эти продукты являются товарами широкого потребления, краткосрочного использования, могут реализовываться через розничную торговую сеть.

Биологически активные добавки используются для употребления вместе с пищей, и могут быть предназначены для введения в состав пищевых продуктов как для взрослых, так и для детей до 14 лет, то есть предназначены для одной группы потребителей.

Таким образом, производимые истцом фруктовый наполнитель, желе являются однородными товарам "детское питание"; БАДы могут использоваться в качестве пищевых добавок как для детского (до 14 лет), так и для взрослого питания, а также наряду с диетическими веществами для медицинских целей и детским питанием относятся к специализированной пищевой продукции.

Кроме того, суд признал заинтересованность истца в отношении такого товара, как "сборы лекарственных трав" 5 класса МКТУ (в этой части судебный акт не оспаривается), который однороден товару "чаи" (к которому относятся и травяные чаи).

При этом суд первой инстанции признал производимые истцом БАДы однородными товарам "фармацевтические препараты", поскольку БАДы, хотя и не относятся к лекарственным средствам, однако обладают выраженным фармакологическим и физиологическим влиянием на основные регуляторные и метаболические процессы человеческого организма, подлежат реализации в том числе и через аптечную сеть и могут быть отнесены потребителем к одному и тому же источнику происхождения (в этой части судебный акт не оспаривается).

Таким образом, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что истец является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков ответчика, наряду с теми товарами, заинтересованность для которых признана судом первой инстанции, также в отношении таких товаров, как детское питание, чаи, диетические вещества для медицинских целей.

При проверке использования товарных знаков суд первой инстанции установил, что ответчиком (под его контролем, его правопредшественниками) в трехлетний период, предшествующий подаче иска, вводились в гражданский оборот только БАДы, маркированные товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 264357, N 182117 и N 183422, доказательств введения в гражданский оборот иных товаров, маркированных названными товарными знаками, материалы дела не содержат.

С учетом этого обстоятельства суд признал, что ответчиком водятся в гражданский оборот такие товары как "фармацевтические препараты" и "биологические препараты для фармацевтических целей".

Между тем, судом первой инстанции не учтено, что БАДы являются самостоятельным видом продукции, имеют иное, чем "фармацевтические препараты", "биологические вещества для фармацевтических целей" и "диетические вещества для медицинских целей" назначение, и не подпадают под перечень товаров 5 класса МКТУ.

Не относятся производимые ответчиком БАДы к таким товарным группам 5 класса МКТУ, как "детское питание", "сборы лекарственных трав", "чаи".

Таким образом, маркировка этими товарными знаками БАДов не свидетельствует о правомерном использовании товарных знаков, зарегистрированных для приведенных в свидетельствах на них перечней товаров 5 класса МКТУ.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.11.2011 N 8817/11.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции ошибочно признал подтвержденным использование ответчиком товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 264357, N 182117, N 183422 в отношении товаров 5 класса МКТУ, по которым истец является заинтересованным в досрочном прекращении товарных знаков вследствие их неиспользования.

Поскольку заинтересованность истца в досрочном прекращении названных товарных знаков относительно части товаров, для которых знаки зарегистрированы, подтверждена документально, а доказательств их использования ответчиком не представлено, в указанной части заявленные требования подлежали удовлетворению на основании статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы суд кассационной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и, не передавая дело на новое рассмотрение, принять новый судебный акт, если фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены арбитражным судом первой и апелляционной инстанций на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, но этим судом неправильно применена норма права либо законность решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций повторно проверяется арбитражным судом кассационной инстанции при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3 части 1 настоящей статьи.

При рассмотрении настоящего дела судом первой инстанции оценены все представленные сторонами и имеющиеся в материалах дела доказательства, установлены все фактические обстоятельства дела.

Вместе с тем, судом первой инстанции при определении заинтересованности истца ошибочно не применен критерий однородности товаров, а при исследовании вопроса об использовании товарных знаков ответчиком производимые им товары неправильно классифицированы в соотношении с позициями, указанными в 5 классе МКТУ.

При изложенных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам полагает возможным изменить решение суда, не передавая дело на новое рассмотрение.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Судом первой инстанции с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение одного из требований. Поскольку в отношении товарных знаков по свидетельству Российской Федерации N 264357, N 182117, N 183422 требования удовлетворены частично, судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение этих требований подлежат распределению между сторонами пропорционально в равных долях.

В связи с изложенным решение суда первой инстанции в части распределения судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение иска также подлежит изменению.

Так как кассационная жалоба истца удовлетворяется в полном объеме, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 по делу N СИП-434/2013 изменить.

Заменить четвертый и пятый абзацы резолютивной части решения текстом следующего содержания:

"Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 338019 в части товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки, в том числе товары 30 класса, содержащие биологически-активные добавки; добавки к пищевым продуктам, включая биологически активные вещества - пищевые добавки к товарам 30 класса.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 264357 в части товаров 5 класса МКТУ - биологические препараты для фармацевтических целей; детское питание; фармацевтические препараты; чаи, сборы лекарственных трав.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 182117 в части товаров 5 класса МКТУ - фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183422 в части товаров 5 класса МКТУ - фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (ОГРН 1047796332002) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Мерцана Сервис" (ОГРН 1127746495216) 10 000 рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение иска.".

В остальной части решение оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" (ОГРН 1047796332002) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Мерцана Сервис" (ОГРН 1127746495216) 2 000 рублей судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума:

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

Н.Л. Рассомагина