Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 августа 2014 г. N С01-742/2014 по делу N А40-94133/2013 Суд отменил ранее принятые судебные акты по делу о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, которыми в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме, поскольку суды не дали правовой оценки однородности товаров, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 13 августа 2014 г. N С01-742/2014 по делу N А40-94133/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 6 августа 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 13 августа 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Данилова Г.Ю., Силаева Р.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский" (ул. М. Красносельская, д. 7, Москва, 107140, ОГРН 1027700070881)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2014 (судья Хайло Е.А.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2014 (судьи Лаврецкая Н.В., Лаптева О.Н., Трубицина А.И.), принятые в рамках дела N А40-94133/2013,

по иску открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский"

к обществу с ограниченной ответственностью "Компания Белочка" (Перова Поля 3-ий проезд, д. 4А, Москва, 111141, ОГРН 1077761343758),

обществу с ограниченной ответственностью "Заинский крекер" (ул. Нариманова, д. 16, город Заинск, Республика Татарстан, 423520, ОГРН 1091687000239),

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Топ Кондитер" (ул. Нарвская, д. 11, к. 3, Москва, 125130, ОГРН 1127746729714),

о взыскании 20 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарных знаков,

при участии в судебном заседании представителей:

истца (открытого акционерного общества "Кондитерский концерн Бабаевский") - Карагиоз С.В. по доверенности от 09.01.2014;

ответчика (общества с ограниченной ответственностью "Компания Белочка") - явку представителя не обеспечило, извещено надлежащим образом;

ответчика (общества с ограниченной ответственностью "Заинский крекер") - явку представителя не обеспечило, извещено надлежащим образом;

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Топ Кондитер") - явку представителя не обеспечило, извещено надлежащим образом,

установил:

открытое акционерное общество "Кондитерский концерн Бабаевский" (далее - истец, концерн "Бабаевский") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском:

- о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Заинский крекер" (далее - общество "Заинский крекер") 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "ВИЗИТ" по свидетельству Российской Федерации N 183470 при производстве, предложении к продаже, в том числе в сети Интернет и введении в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ";

- о взыскании с общества "Заинский крекер" в пользу концерна "Бабаевский" 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "ВИЗИТ по свидетельству Российской Федерации N 183470 при производстве, предложении к продаже, в том числе в сети Интернет и введении в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ", со вкусом копченого сыра;

- о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Компания Белочка" (далее - компания "Белочка") в пользу концерна "Бабаевский" 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "ВИЗИТ" по свидетельству Российской Федерации N 183470 при предложении к продаже и реализации продукции "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ";

- о взыскании с компании "Белочка" в пользу концерна "Бабаевский" 5 000 000 рублей компенсации за незаконное использование товарного знака "ВИЗИТ" по свидетельству Российской Федерации N 183470 при предложении к продаже и реализации продукции, маркированной обозначением "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ", со вкусом копченого сыра.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Топ Кондитер" (далее - общество "Топ Кондитер").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2014 в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Не согласившись с указанными судебными актами, концерн "Бабаевский" обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит их отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы, ссылаясь на неправильное применение норм материального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

По мнению заявителя кассационной жалобы, оценивая сходство до степени смешения используемого ответчиком обозначения и товарного знака истца, судами не были учтены положения Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации), а также не приняты во внимание правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делам со схожими фактическими обстоятельствами.

Концерн "Бабаевский" полагает, что суды необоснованно сослались на практику регистрации товарных знаков Роспатентом, поскольку каждый знак необходимо рассматривать самостоятельно, что также следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 8215/06 от 08.11.2006.

В частности, истец указывает на то, что при проведении сравнительного анализа обозначений суды сослались на пункт 14.4.2 Правил, однако не руководствовались содержащимися в нем критериями для определения сходства обозначений, а также не учитывали положения пункта 3 Методических рекомендаций.

Концерн "Бабаевский" считает, что суды при сравнении товарного знака и спорных обозначений не учитывали положения пункта 4.2.4.1 Рекомендаций, согласно которому, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Заявитель кассационной жалобы также указывает на то, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.2.1.2 Рекомендаций наиболее распространенными случаями звукового сходства является фонетическое вхождение одного обозначения в другое, суды же, по его мнению, при определении фонетического сходства не учитывали, что товарный знак "ВИЗИТ" полностью входит в спорные обозначения.

Истец также полагает, что при анализе графического сходства обозначений суды обратили внимание лишь на имеющиеся в обозначениях незначительные отличия и не провели анализ с учетом установленных критериев определения графического сходства. По мнению заявителя кассационной жалобы, анализ позволяет установить наличие всех указанных в пункте 14.4.2 Рекомендаций признаков графического сходства, несмотря на различное количество букв и словесных элементов.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "пункте 14.4.2 Рекомендаций" имеется в виду "пункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания"

Концерн "Бабаевский" также указывает на то, что суды не учли рекомендации, содержащиеся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 (далее - постановление N 2050/13), в котором указано, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства суды, по мнению истца, также не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общее впечатление).

От конкурсного управляющего общества "Заинский крекер" поступило заявление (информационное) о нахождении общества на стадии ликвидации и завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в отношении последнего. В подтверждение этой информации конкурсный управляющий сослался на определение Арбитражного суда Республики Татарстан от 25.06.2014 по делу N А65-26684/2012, которым завершено конкурсное производство в отношении названного общества. По мнению конкурсного управляющего, данное обстоятельство является основанием для прекращения производства по делу в отношении названного лица.

В судебном заседании представитель концерна "Бабаевский" поддержал доводы кассационной жалобы. Просил отменить обжалуемые судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

Ответчики и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, отзывы на кассационную жалобу не представили, в судебное заседание явку своих представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле, названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о надлежащем извещении. Копии определения о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания вручены обществу "Заинский крекер" 22.07.2014, компании "Белочка - 23.07.2014. Обществу "Топ Кондитер" почтовое отправление с названным определением не вручено за "истечением срока хранения".

В судебном заседании судом получены с официального сайта налоговой службы сведения о юридическом лице - обществе "Заинский крекер", из которых усматривается, что запись об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в названный реестр по состоянию на 06.08.2014 не внесена.

С учетом положений пункта 3 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении правоспособности юридического лица в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц суд кассационной инстанции установил, что на момент судебного заседания правоспособность общества "Заинский крекер" не прекращена, юридическое лицо является действующим.

При таких обстоятельствах оснований для прекращения производства по кассационной жалобе не имеется.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, изучив материалы дела, выслушав представителя истца, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным судами обстоятельствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела и установлено судами, концерн "Бабаевский" является правообладателем словесного товарного знака "ВИЗИТ" по свидетельству Российской Федерации N 183470 в отношении товаров "кондитерские изделия" 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (дата приоритета товарного знака - 24.04.1996, срок действия регистрации товарного знака - до 24.04.2016).

В обоснование заявленных требований истец указал, что общество "Заинский крекер" производит, предлагает к продаже и вводит в гражданский оборот, а компания "Белочка" реализует кондитерскую продукцию с использованием наименований, сходных до степени смешения с зарегистрированным на имя концерна "Бабаевский" товарным знаком, а именно: крекер "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ", крекер "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ" со вкусом копченого сыра,

Ссылаясь на незаконное использование товарного знака "ВИЗИТ" при производстве и реализации ответчиками кондитерских изделий, концерн "Бабаевский" обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

По результатам рассмотрения спора суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии основания для удовлетворения исковых требований, поскольку признали, что используемое ответчиками для маркировки продукции обозначение не тождественно товарному знаку истца и не сходно с ним до степени смешения по фонетическим, графическим и смысловым характеристикам.

Суды исходили из того, что доминирующим элементом используемых ответчиками обозначений является словесный элемент "ВЕЧЕРНИЙ", под воздействием которого происходит формирование общего впечатления.

Кроме того, по мнению судов, дополнительной различительной характеристикой спорных обозначений с точки зрения покупателя является их различная длина, что усиливает зрительную разницу между обозначениями.

Судами также было учтено представленное в материалы дела заключение специалиста от 12.11.2013, согласно которому обозначение "визит" широко используется в сочетании с иными обозначениями другими лицами, помимо ответчиков, и применяется многими хозяйствующими субъектами в качестве самостоятельных товарных знаков.

Таким образом, не установив угрозы смешения производимой ответчиком продукции (крекер "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ" и крекер "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ" со вкусом копченого сыра) с товарным знаком истца, суды указали, что действиями ответчиков по введению в оборот названной продукции права истца на зарегистрированный товарный знак "ВИЗИТ" не нарушены, в связи с чем признали исковые требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Кроме того, суды указали, что товарный знак истца, хотя и зарегистрирован для товара "кондитерские изделия", используется им для маркировки только конфет, в то время как ответчиками производится и реализуется крекер. Указанное обстоятельство, по мнению судов, также исключает возможность смешения продукции истца и ответчика.

Вместе с тем судами не учтено следующее.

Товарный знак "ВИЗИТ" по свидетельству Российской Федерации N 183470 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Ответчиками при производстве и реализации кондитерских изделий (крекеров) используется обозначение "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ", которое выполнено заглавными буквами русского алфавита обычного шрифта.

Товарный знак и спорные обозначения выполнены буквами черного цвета.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Пунктом 1 названной статьи установлено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Суды первой и апелляционной инстанций, придя к выводу о том, что доминирующим элементом спорных обозначений является словесный элемент "ВЕЧЕРНИЙ", представляющий собой значимую часть, на которое падает ударение, не установили визуального, фонетического и семантического сходства с товарным знаком истца "ВИЗИТ". Более того, суды первой и апелляционной инстанции придя к выводу об отсутствии доказательств использования истцом товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 183470 в отношении остальных кондитерских изделий, за исключением конфет, оценили данное обстоятельство как дополнительно обуславливающее фактическую невозможность смешения товарного знака "ВИЗИТ" в глазах потребителя со спорными обозначениями.

Суд кассационной инстанции полагает, что при сопоставлении спорного обозначения с товарным знаком с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами судов нижестоящих инстанций о том, что при восприятии в целом словесного обозначения "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ" у потребителя не создается общее впечатление о его сходстве с товарным знаком "ВИЗИТ" за счет отчетливого визуального, фонетического и семантического различий обозначений товара.

Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

Суды первой и апелляционной инстанции не применили в данном деле указанную правовую позицию, на которую также в своих доводах ссылается истец.

Судами первой и апелляционной инстанции необоснованно сделан вывод о том, что использование истцом товарного знака только для товара "конфеты", в то время как ответчиками спорные обозначения используются для маркировки крекеров, исключает вероятность смешения товаров истца и ответчика.

Для определения наличия или отсутствия нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак основополагающим является вопрос о том, для каких товаров этот знак зарегистрирован (а не для каких он используется правообладателем), а также вопрос об однородности товаров, маркируемых ответчиком сходным до степени смешения обозначением тем товарам, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Таким образом, суды не дали правовой оценки однородности товаров по перечисленным критериям в их совокупности.

Кроме того, суды в качестве обоснования отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком "ВИЗИТ" и обозначением "ВЕЧЕРНИЙ ВИЗИТ" сослались на практику Роспатента по регистрации в качестве товарных знаков обозначений, содержащих словесный элемент "ВИЗИТ".

Однако, ссылки на установление в данной сфере определенной практики регистрации аналогичных товарных знаков, как указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06, не могут быть приняты во внимание, поскольку каждый такой товарный знак необходимо рассматривать отдельно.

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела суды неправильно применили нормы материального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в вышеназванных постановлениях.

Согласно части 1, 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, в связи неполным выяснением судами обстоятельств, имеющих значение для дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела, суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительного права истца на товарный знак, исходя из установленных обстоятельств, определить размер компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 21.01.2014 по делу N А40-94133/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.05.2014 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

Р.В. Силаев