Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2014 г. N С01-890/2014 по делу N А70-8699/2013 Решение о взыскание компенсации за незаконное использование фирменного наименования и товарного знака оставлено без изменения, поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют представленным доказательствам

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 октября 2014 г. N С01-890/2014 по делу N А70-8699/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 24 сентября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Булгаков Д.А., Васильева Т.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гызыевой К.Р., с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Тюменской области рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Сервисная Компания "ГЕОПЛАСТ 2007"

на решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.12.2013 (судья Вебер Л.Е.) и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2014 (судьи Семенова Т.П., Зорина О.В., Литвинцева Л.Р.) по делу N А70-8699/2013

по иску общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геотерм" (ул. 30 лет Победы, 81/3, офис 112, г. Тюмень, Тюменская область, 625051, ОГРН 1027200803805)

к обществу с ограниченной ответственностью Сервисная Компания "ГЕОПЛАСТ 2007" (ул. Республики, д. 207, офис 602, г. Тюмень, Тюменская область, 625019, ОГРН 1077203044885) о защите исключительного права.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" (ул. Григория Кукуевицкого, д. 1, корп. 1, г. Сургут, Тюменская область, 628415). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - Актабаев Е.Н., по доверенности от 07.11.2013;

от ответчика - Вердян М.А., по доверенности от 14.08.2014;

от третьего лица - извещено, представитель не явился. 

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Геотерм" (далее - ООО НПФ "Геотерм", истец) обратилось в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью "Геотермнефтьсервис" (далее - ООО "Геотермнефтьсервис", ответчик) с иском о взыскании суммы компенсации в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование фирменного наименования и товарного знака. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" (далее - ОАО "Сургутнефтегаз", третье лицо). 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 16.12.2013 иск удовлетворен частично. С ответчика в пользу истца взыскано 3 000 000 рублей компенсации. 

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, ответчик (с 17.06.2014 сменивший свое фирменное наименование на новое - общество с ограниченной ответственностью Сервисная Компания "ГЕОПЛАСТ 2007") обратился с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права и неправильное применение норм материального права, просит решение и постановление отменить, дело направить на новое рассмотрение в ином составе судей. 

В обоснование доводов кассационной жалобы ответчик ссылается на то, что решением арбитражного суда по другому делу с ответчика уже была взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака истца, и данное обстоятельство, по мнению ответчика, в силу пункта 1 части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для прекращения производства по настоящему делу. Тот факт, что в двух арбитражных делах истец ссылается на различные доказательства незаконного использования товарного знака, по мнению ответчика, не имеет правового значения, поскольку предмет и основания заявленных требований аналогичны по обоим делам. Ответчик также отмечает, что фирменные наименования сторон не сходны до степени смешения, а выводы судов о наличии такого сходства опровергаются имеющимся в деле заключением патентного поверенного. Ссылаясь на необоснованную чрезмерность взысканной по настоящему делу компенсации в размере 3 000 000 рублей, ответчик полагает, что в указанную сумму судом включен размер компенсации за нарушение прав на фирменное наименование, что не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом размер присужденной компенсации, по мнению заявителя жалобы, не соответствует характеру нарушения и принципам разумности и справедливости. Также, по мнению истца, судом при определении взыскиваемой компенсации не учтены степень вины ответчика и сумма вероятных убытков правообладателя, чем нарушен пункт 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2014 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - совместное постановление N 5/29). Не признавая факт нарушения исключительных прав истца, ответчик отмечает что с учетом всех обстоятельств спора размер компенсации не мог превышать 100 000 рублей. 

В отзыве на кассационную жалобу истец просит судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы. 

В судебном заседании кассационной инстанции представитель ответчика настаивал на удовлетворении кассационной жалобы по изложенным в ней доводам, представитель истца в удовлетворении жалобы просил отказать. 

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие. 

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего. 

Согласно части 1 статьи 1474 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. 

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

В силу подпунктов 1, 3 и 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе. 

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса). 

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. 

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб. 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права (часть 3 статьи 1252 ГК РФ). 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ). 

В пункте 43.2 совместного постановления N 5/29 разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет размер компенсации в установленных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. 

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. 

Как установлено судами при рассмотрении спора, истец зарегистрирован в качестве юридического лица 08.02.1999, т.е. ранее, чем произведена государственная регистрация ответчика (14.08.2007). 

Судами также установлено, что истец является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) "ГЕОТЕРМ" по свидетельству Российской Федерации N 363217 с приоритетом от 08.06.2007 и сроком действия до 08.06.2017, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.10.2008 в отношении товаров 01 и услуг 35, 37, 39,42 классов МКТУ. 

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на то, что ответчик, осуществляя аналогичную с истцом деятельность, неоднократно производил поставки химических продуктов в адрес третьего лица, используя при этом в части своего фирменного наименования обозначение "ГЕОТЕРМ", и нарушая тем самым исключительные права истца на фирменное наименование и товарный знак. 

Проанализировав часть фирменного наименования ответчика - словесное обозначение "ГЕОТЕРМНЕФТЬСЕРВИС", состоящее из трех словесных элементов "ГЕОТЕРМ", "НЕФТЬ" и "СЕРВИС", суд первой инстанции установил сходство до степени смешения между принадлежащим истцу словесным товарным знаком "ГЕОТЕРМ" по свидетельству N 363217 в отношении однородных товаров 01 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ и фирменным наименованием ответчика. 

При этом возражения ответчика относительно отсутствия сходства до степени смешения наименования ответчика со словесным товарным знаком "ГЕОТЕРМ" и фирменным наименованием истца, основанные на заключениях патентных поверенных, не приняты судами с учетом всей совокупности иных, представленных в дело доказательств. 

Установив факт осуществления ответчиком коммерческой деятельности в рамках 35 класса МКТУ (оказание однородных услуг), а также отсутствие у ответчика разрешения правообладателя на использование товарного знака, принимая во внимание значительную сумму поставки ответчиком третьему лицу химических продуктов более чем на 80 000 000 рублей, суд первой инстанции признал требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению на основании статей 1484 и 1515 ГК РФ.

Оценив заявленный истцом размер компенсации, учитывая характер правонарушения и степень вины ответчика, суд первой инстанции, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, пришел к выводу о снижении размера компенсации до 3 000 000 рублей. 

При этом доводы ответчика о несоразмерности компенсации и представленные в его подтверждение договоры поставки с иными контрагентами, товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения, отклонены судом как не имеющие правового значения для определения размера компенсации. 

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, поддержал выводы суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции полагает, что судами первой и апелляционной инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства. 

Как правомерно отмечено судом первой инстанции со ссылкой на правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенную в пункте 13 информационного письма от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд первой инстанции, руководствуясь положениями, закрепленными в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, провел сравнение словесного товарного знака истца с используемым в фирменном наименовании ответчика обозначением, и с учетом совокупности имеющихся в деле доказательств пришел к обоснованному выводу о наличии между ними сходства до степени смешения, в связи с чем правомерно удовлетворил исковые требования. 

Доводы заявителя кассационной жалобы об обратном отражают лишь субъективную оценку обстоятельств настоящего дела, входящих в предмет доказывания, и не свидетельствуют о неправильном применении судами норм материального и процессуального права, либо о наличии выводов, не соответствующих обстоятельствам дела. 

Ссылки ответчика на необходимость прекращения производства по настоящему делу ввиду рассмотрения арбитражным судом тождественного иска по другому делу были предметом рассмотрения в суде апелляционной инстанции, и обоснованно отклонены с указанием на то, что в рассматриваемом случае, в отличие от другого дела, в качестве оснований исковых требований истцом указаны иные обстоятельства, наличие которых свидетельствует о нарушении ответчиком исключительных прав истца, за защитой которых он обратился в суд в настоящем деле. 

Таким образом, в рамках настоящего спора судом исследовался иной случай неправомерного использования принадлежащего истцу средства индивидуализации. 

При этом согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. 

Довод заявителя кассационной жалобы о чрезмерности взысканной компенсации не принимается судом кассационной инстанции. 

Снижение размера подлежащей взысканию компенсации с 5 000 000 рублей до 3 000 000 рублей осуществлено судом в рамках своих полномочий на основании исследования и оценки всех представленных в материалы дела доказательств в совокупности, с учетом принципов разумности, справедливости и соразмерности, а также исходя из характера правонарушения, степени вины ответчика. При этом размер взысканной суммы не выходит за пределы, установленные законом. 

Также подлежит отклонению как необоснованная ссылка заявителя кассационной жалобы на то, что в нарушение законодательства Российской Федерации в состав взысканной компенсации судом включен размер компенсации за нарушение прав на фирменное наименование. 

Из содержания обжалуемых актов усматривается, что взыскание компенсации осуществлено за незаконное использование товарного знака, а не за незаконное использование фирменного наименования. Приводя правовые основания для взыскания компенсации, суд обоснованно сослался на правовые нормы ГК РФ (ст. 1515), устанавливающие ответственность за незаконное использование товарного знака в виде выплаты нарушителем компенсации. 

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами первой и апелляционной инстанций на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют представленным доказательствам, и основаны на правильном применении норм материального права и соблюдении норм процессуального права, у суда кассационной инстанции отсутствуют основания для отмены либо изменения принятых по делу решения и постановления, в связи с чем кассационная жалоба удовлетворению не подлежит. 

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, так как не усматривает процессуальных нарушений при их принятии, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационной жалобе относятся на заявителя. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 16.12.2013 по делу N А70-8699/2013 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2014 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Сервисная Компания "ГЕОПЛАСТ 2007" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

В.В. Голофаев

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Т.В. Васильева