Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2014 г. по делу N СИП-106/2014 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака вследствие его неиспользования, поскольку ответчик не доказал использование спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший подаче настоящего иска

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2014 г. по делу N СИП-106/2014

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 октября 2014 года.

Полный текст решения изготовлен 13 октября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Перемиловской Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Сфинкс-Фаворит" (1-й Котляковский пер., д. 2, Москва, 115201, ОГРН 1037719025970)

к компании CARTIER INTERNATIONAL AG (Hinterbergstrasse 22 Postfach 61 CH-6312 Steinhausen, Schweizerische Eidgenossenschaft)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "FAVORIT DE CARTIER" по международной регистрации N 1059350 в отношении товаров 3 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, в отношении которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования;

с привлечением третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

при участии в судебном заседании представителей:

истца - Филиппов В.А по доверенности N 22/11 от 22.11.2013;

ответчика - не явился, извещен надлежащим образом;

третьего лица - не явился, извещено надлежащим образом,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Сфинкс-Фаворит" (далее - истец, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к компании CARTIER INTERNATIONAL AG (далее - ответчик, компания) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "FAVORIT DE CARTIER" по международной регистрации N 1059350 в отношении товаров 3 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, а именно: "мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос".

Определением от 27.02.2014 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебное заседание явился представитель истца.

Ответчик в судебное заседание своих представителей не направил, отзыв на исковое заявление не представил, о начавшемся в отношении него судебном процессе извещен надлежащим образом в соответствии с частью 3 "Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам" (заключена в городе Гааге 15.11.1965) через компетентные органы Швейцарской Конфедерации (согласно свидетельству о вручении документов, определение о принятии искового заявления к производству и о назначении предварительного судебного заседания вручено компании Верховным судом кантона - 04.03.2014).

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Определение о назначении дела к судебному разбирательству от 27.08.2014 опубликовано на официальном сайте в картотеке дел 28.08.2014 и согласно почтовому уведомлению о вручении документов получено ответчиком по почте 15.09.2014.

С учетом изложенного суд считает, что ответчик извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебное заседание не явилось третье лицо (Роспатент), о месте и времени рассмотрения дела уведомлено надлежащим образом, отзыв на исковое заявление не представило.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель истца уточнил заявленные требования, просил досрочно прекратить правовую охрану товарного знака в отношении перечисленных в исковом заявлении товаров на территории Российской Федерации.

Уточнение принято судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель истца в ходе судебного заседания поддержал исковые требования по заявленным основаниям. В обоснование заявленных требований истец сослался на то, что правообладателем (ответчиком) спорный товарный знак не используется непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском в отношении товаров 3 класса МКТУ, в отношении которых он зарегистрирован. При этом истцом подана заявка N 2012723093 на регистрацию словесного товарного знака "FAVORIT" в отношении товаров 3 класса МКТУ, а именно: депилятории; воск для удаления волос; лаки для волос; лосьоны для волос; препараты для завивки волос; препараты для обесцвечивания; препараты для удаления красок; препараты солнцезащитные; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; шампуни; а также в отношении товаров 21 класса МКТУ: гребни; изделия щеточные; миски; расчески; расчески электрические; щетки и кисти из щетины животных; щетки.

По результатам проведения экспертизы по этой заявке федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС) направило истцу уведомление, в котором указало на сходство до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения "FAVORIT" с товарным знаком "FAVORIT DE CARTIER" по международной регистрации N 1059350, правообладателем которого является компания CARTIER INTERNATIONAL AG, знак зарегистрирован для однородных товаров 3 класса МКТУ.

На указанное уведомление обществом в Роспатент был направлен ответ, по результатам рассмотрения доводов которого, Роспатент принял решение о регистрации товарного знака "FAVORIT" на имя истца и выдал последнему свидетельство Российской Федерации N 514319 на названный товарный знак. Товарный знак зарегистрирован на истца в отношении товаров 3 класса МКТУ, а именно: депилятории; воск для удаления волос; лаки для волос; лосьоны для волос; препараты для завивки волос; препараты для обесцвечивания; препараты для удаления красок; препараты солнцезащитные; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; шампуни; а также в отношении товаров 21 класса МКТУ: гребни; изделия щеточные; миски; расчески; расчески электрические; щетки и кисти из щетины животных; щетки.

Истец просит досрочно прекратить правовую охрану товарного знака ответчика в отношении товаров 3 класса МКТУ, ссылаясь на то, что у последнего есть пятилетний срок обжалования решения Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку истца "FAVORIT" и в случае удовлетворения возражений ответчика относительно степени сходства международного товарного знака и товарного знака истца, Роспатент может прекратить правовую охрану товарного знака общества в отношении товаров 3 класса МКТУ.

Истец пояснил, что заинтересован в регистрации заявленного обозначения, поскольку он вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации товар, маркированный обозначением "FAVORIT", занимаясь разработкой, поставками и реализацией продукции, связанной с уходом, завивкой, фиксацией и лечением волос. Названная продукция, по мнению истца, является однородной для товаров, которым предоставлена правовая охрана по спорному товарному знаку. Истец указывает, что имеет реальное намерение организовать также собственное производство указанных товаров.

Также общество ссылается на сходство части фирменного наименования истца с международным товарным знаком.

В подтверждение заказов на производство продукции, маркированной товарным знаком "FAVORIT", для последующей реализации продукции с указанной маркировкой истец ссылается на договор поставки от 18.02.2014 N 276/14641553/00004, проект договора поставки от 24.07.2014 N 380/14641553/0004, деловую переписку общества с контрагентами, договоры аренды от 01.12.2013 N 6с и от 13.01.2014 N А12, упаковку от краски для бровей и ресниц, упаковку от силиконовых подушечек для окрашивания ресниц.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя истца, оценив представленные доказательства в совокупности в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Предъявляя в суд исковые требования, истец указал на неиспользование ответчиком спорных товарных знаков непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском в отношении товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

В соответствии с пунктом (1) С статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как следует из материалов дела и подтверждается выпиской в отношении международного товарного знака, правообладателем товарного знака со словесным обозначением "FAVORIT DE CARTIER" по международной регистрации N 1059350, является ответчик. Спорный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 3 класса МКТУ "мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос", действие регистрации знака распространено на территорию Российской Федерации (дата приоритета товарного знака - 01.06.2010; дата истечения срока действия исключительного права на товарный знак - 25.10.2020).

Предъявляя в суд исковые требования, общество указало на неиспользование ответчиком спорного товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском в отношении товаров 3 класса МКТУ, указанных в регистрации товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 Кодекса иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Из представленных истцом в материалы дела доказательств усматривается, что истец заказывает у зарубежных заводов производство парфюмерной продукции (средства для ухода за волосами, бровями, ресницами), маркированной товарным знаком "FAVORIT" для последующей реализации на территории Российской Федерации, а также имеет реальное намерение использовать в своей деятельности на территории Российской Федерации обозначение, обладающее признаками сходства со спорным товарным знаком.

Таким образом, истец фактически участвует в организации деятельности, связанной с оборотом продукции, относящейся к 3 классу МКТУ на территории Российской Федерации. Указанные обстоятельства подтверждены истцом документально, а именно: договором поставки от 18.02.2014 N 276/14641553/00004, проектом договора поставки от 24.07.2014 N 380/14641553/0004, деловой перепиской общества с контрагентами, договорами аренды от 01.12.2013 N 6с и от 13.01.2014 N А12, упаковкой от краски для бровей и ресниц, упаковкой от силиконовых подушечек для окрашивания ресниц.

Также из материалов дела усматривается, что часть наименования истца повторяет часть словесного обозначения спорного товарного знака.

Кроме того, истцом представлены доказательства осуществления приготовлений к использованию обозначения "FAVORIT" в качестве товарного знака, в частности, обращение в Роспатент с заявкой N 2012723093 на регистрацию словесного товарного знака "FAVORIT" в отношении товаров 3 класса МКТУ: депилятории; воск для удаления волос; лаки для волос; лосьоны для волос; препараты для завивки волос; препараты для обесцвечивания; препараты для удаления красок; препараты солнцезащитные; средства для бровей косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; шампуни; а также в отношении товаров 21 класса МКТУ: гребни; изделия щеточные; миски; расчески; расчески электрические; щетки и кисти из щетины животных; щетки; свидетельство Российской Федерации N 514319 о регистрации на имя истца товарного знака "FAVORIT".

Коллегия судей считает, что подача истцом заявки на регистрацию в качестве товарного знака схожего обозначения, регистрация на имя истца товарного знака со схожим обозначением, а также подтверждаемое материалами дела фактическое осуществление им деятельности в сфере заказов на производства и торговли парфюмерной продукцией (средствами для ухода за волосами, бровями, ресницами) свидетельствуют о его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака ответчика.

При этом судебная коллегия соглашается с доводом общества о том, что принятие Роспатентом решения о регистрации товарного знака не лишает его заинтересованности, поскольку предварительное уведомление об отказе в регистрации и последующее решение о регистрации товарного знака общества свидетельствует о противоречивой позиции Роспатента относительно сходства товарных знаков, в то время как товарный знак компании имеет более ранний приоритете и компания не лишена права оспорить зарегистрированный на общество товарный знак по мотиву его сходства до степени смешения.

Однородность указанной деятельности (заказ на производство и реализация товаров) истца с товарами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки ответчика, у суда сомнений не вызывает, поскольку товары 3 класса МКТУ, в организации производства которых участвует общество, и товары того же класса, для которых зарегистрирован товарный знак компании, относятся к парфюмерно-косметическим товарам, то есть имеют общее место продажи, круг потребителей, являются товарами широкого потребления и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) судом приняты во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров (услуг), их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров (услуг), условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров (услуг).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13.

Исходя из вышеизложенного, суд пришел к выводу о том, что истцом осуществляется деятельность по производству и реализации товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (парфюмерная продукция).

Согласно пункту 3 статьи 1486 Кодекса, бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Заявленные по настоящему делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак в отношении товаров 3 класса МКТУ, указанных в международной регистрации N 1059350, не используется в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении всех товаров, для индивидуализации которых данный товарный знак зарегистрирован.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (21.02.2014), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 21.02.2011 по 20.02.2014 включительно.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Однако в нарушение данной нормы и пункта 3 статьи 1486 Кодекса доказательства фактического использования спорного товарного знака в отношении товаров 3 класса МКТУ, перечисленных в соответствующем свидетельстве, ответчиком суду не были представлены, равно как и доказательства того, что имелись препятствия к такому использованию.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При данных обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что ответчик не доказал использование спорного товарного знака в отношении товаров 3 класса МКТУ в трехлетний период, предшествовавший подаче настоящего иска.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 3 класса МКТУ, перечисленных в международной регистрации N 1059350, вследствие его неиспользования, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 1514 Кодекса правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьи 1486 Кодекса решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Сфинкс-Фаворит" удовлетворить.

Досрочно прекратить на территории Российской Федерации правовую охрану товарного знака по международной регистрации N 1059350 в отношении товаров 3 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, а именно: мыло, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос.

Взыскать с CARTIER INTERNATIONAL AG в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сфинкс-Фаворит" 4 000 рублей в возмещение судебных расходов по государственной пошлине за рассмотрение иска.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин