Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. N С01-1091/2014 по делу N А56-463/2013 При новом рассмотрении дела в части требований о запрещении ответчиком использовать обозначения в отношении серверов, взыскании компенсации за незаконное использование спорных товарных знаков суду необходимо установить обстоятельства сходства обозначений истца и ответчика, установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительного права истца на спорные товарные знаки, определить размер компенсации, рассмотреть вопрос о распределении судебных расходов

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г. N С01-1091/2014 по делу N А56-463/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 11 ноября 2014 года

Полный текст постановления изготовлен 14 ноября 2014 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Уколов С.М.,

судьи - Данилов Г.Ю., Химичев В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Итриум СПб" (ул. Харченко, дом 5, лит. А, Санкт-Петербург, 194100, ОГРН 1077847246180)

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 по делу N А56-463/2013 (судья Рагузина П.Н.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 по тому же делу (судьи Горбик В.М., Полубехина Н.С., Старовойтова О.Р.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Итриум СПб" к обществу с ограниченной ответственностью "ИС-Системы" (Гражданский проспект, дом 11, корпус 2, литера Б, помещение 13Н, Санкт-Петербург, 195220, ОГРН 1127847080679),

закрытому акционерному обществу "Региональный сетевой информационный центр" (ул. Свободы, дом 91, стр. 2, Москва, 125481, ОГРН 1067746823099), Горячему Константину Алимовичу (г. Сосновый бор, Ленинградская область)

о защите исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца: Селезнев Г.О. (доверенность от 30.10.2012, б/н);

от ответчика (общество с ограниченной ответственностью "ИС-Системы") - не явился, извещен; от ответчика (закрытого акционерного общества "Региональный сетевой информационный центр" не явился, извещен; от ответчика Горячего Константина Алимовича - не явился, извещен.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Итриум СПб" (далее - общество "Итриум СПб") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ИС-Системы" (далее - общество "ИС-Системы") и обществу с ограниченной ответственностью "ТИМ Проект" (далее - общество "ТИМ Проект") о запрете ответчикам использовать обозначения "Ultima" и "u1Tima" в отношении серверов; о взыскании с общества "ИС-Системы" 400 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по свидетельствам Российской Федерации N 370155 и N 471815; об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчиков производимых и реализуемых ими товаров с нанесенными на них обозначениями "Ultima" и "u1Tima".

Определением от 21.05.2013 по ходатайству истца суд заменил ненадлежащего ответчика - общество "ТИМ Проект" на надлежащего - общество с ограниченной ответственностью "Компания "ТИМ" (далее - общество "Компания "ТИМ").

На основании статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции по заявлению истца привлек к участию в деле в качестве соответчика регистратора домена второго уровня timcompany.ru - закрытое акционерное общество "Региональный Сетевой Информационный Центр" (далее - ЗАО "РСИЦ").

В материалы дела представлены сведения о переименовании общества "Компания "ТИМ" в общество с ограниченной ответственностью "МИК" (далее - общество "МИК") и об исключении общества "МИК" из реестра юридических лиц в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

С учетом данных обстоятельств истец заявил отказ от иска в части требований к обществу "МИК" - правопреемнику общества "Компания "ТИМ". Суд первой инстанции принял отказ от иска в части требований к обществу "МИК", производство по делу в этой части прекратил.

В судебном заседании 22.07.2013 истец уточнил исковые требования к каждому из ответчиков и просил о запрещении обществу "ИС-Системы" использовать обозначения "Ultima" и "u1Tima" в отношении серверов, взыскании с общества "ИС-Системы" 400 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по свидетельствам Российской Федерации N 370155 и N 471815; об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества "ИС-Системы" производимых и реализуемых им серверов с нанесенными на них обозначениями "ULTIMA" и "u1Tima"; об обязании ЗАО "РСИЦ" прекратить делегирование домена timcompany.ru.

Кроме того, в судебном заседании 22.07.2013 истец заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего ответчика Горячего Константина Алимовича. Суд привлек Горячего К.А. к участию в деле в качестве ответчика.

В судебном заседании 16.12.2013 истец уточнил исковые требования и просил о запрещении обществу "ИС-Системы" использовать обозначения "Ultima" и "u1Tima" в отношении серверов; о взыскании с общества "ИС-Системы" 350 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по свидетельствам Российской Федерации N 370155 и N 471815; о взыскании с Горячего К.А. 50 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по указанным свидетельствам; об обязании ЗАО "РСИЦ" прекратить делегирование домена timcompany.ru.

В судебном заседании 05.02.2014 истец в порядке части 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказался от требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества "ИС-Системы" производимых и реализуемых им серверов с нанесенными на них обозначениями "ULTIMA" и "u1Tima".

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 принят отказ общества "Итриум СПб" от исковых требований к обществу "МИК", производство по делу в отношении требований к ООО "МИК" прекращено. Принят отказ общества "Итриум СПб" от иска в части требований об изъятии из оборота и уничтожении за счет общества "ИС-Системы" производимых и реализуемых им серверов с нанесенными на них обозначениями "ULTIMA" и "u1Tima". В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество "Итриум СПб" подало апелляционную жалобу, в которой просило суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменить в части требований к ЗАО "РСИЦ" и обществу "ИС-Системы", обязать ЗАО "РСИЦ" прекратить делегирование домена timcompany.ru, запретить обществу "ИС-Системы" использовать обозначения "Ultima" и "u1Tima" в отношении серверов, взыскать с ООО "ИС-Системы" 350 000 руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков ULTIMA по свидетельствам Российской Федерации N 370155 и N 471815.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 оставлено без изменения.

Не согласившись с решением и постановлением суда апелляционной инстанции, общество "Итриум СПб" подало кассационную жалобу, в которой просило отменить решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 в части требований к ЗАО "РСИЦ" и обществу "ИС-Системы".

По мнению заявителя кассационной жалобы, отказывая в удовлетворении требования об обязании ЗАО "РСИЦ" прекратить делегирование домена timcompany.ru, суд не применил положения статей 419, 420, 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации и применил пункт 5 Правил регистрации доменов в доменах RU и РФ, не подлежащий применению. По мнению истца, суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции не провели надлежащий сравнительный анализ обозначений и товарных знаков на сходство до степени смешения. Выводы суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции об отсутствии доказательств отношения общества "ИС-Системы" к ресурсу http://www.timcompany.ru заявитель кассационной жалобы не оспаривает.

В судебном заседании представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил изменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции.

ЗАО "РСИЦ", общество "ИС-Системы" и Горячий К.А., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на сайте картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемых судебных актов и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и возражения на нее, выслушав представителя истца, суд кассационной инстанции считает необходимым отменить в части обжалуемые судебные акты, а дело в отмененной части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в силу следующего.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанции, согласно свидетельствам Российской Федерации N 370155 и N 471815 истец является владельцем товарных знаков "ULTIMA" в отношении товаров и услуг 09 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) (компьютеры, интерфейсы, серверы, а именно медиасерверы).

Названные товарные знаки представляют собой словесный элемент "ULTIMA", выполненный заглавными латинскими буквами на белом и сером фоне.

Сославшись на использование обществом "ИС-Системы" и Горячим К.А. обозначений, сходных с указанными товарными знаками, на сайте www.timcompany.ru в предложениях к продаже, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, пришел к выводу о непричастности общества "ИС-Системы" и Горячего К.А. к ресурсу http://www.timcompany.ru, а также о том, что ЗАО "РСИЦ" осуществляет только техническую функцию по регистрации доменного имени. Кроме того, суд первой инстанции не усмотрел сходства до степени смешения товарных знаков истца и обозначений, используемых обществом "ИС-Системы" в документации на серверы. Суд апелляционной инстанции с такими выводами согласился.

Приведенные судами первой и апелляционной инстанций доводы в части отсутствия сходства товарных знаков и обозначений, используемых обществом "ИС-Системы" в документации, нельзя признать законными и обоснованными.

Отношения, связанные с правами на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, регламентированы главой 76 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При сравнении товарных знаков истца и обозначений "Ultima" и "u1Tima", использованных обществом "ИС-Системы" в счетах N 124 от 26.11.2012 и N 126 от 30.11.2012, суды первой и апелляционной инстанции не установили графического сходства сравниваемых обозначений. Суды пришли к выводу, что имеется значительное графическое отличие цифры "один" вместо буквы "L" в обозначениях, используемых обществом "ИС-Системы". При этом суд первой инстанции не сослался при оценке сравниваемых обозначений на какой-либо нормативный акт, регулирующий данные вопросы. Суд апелляционной инстанции привел ссылки на пункты 14.4.2, 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

Суд по интеллектуальным правам полагает, что в этой части суд первой инстанции не применил норму материального права, подлежащую применению, а суд апелляционной инстанции неправильно применил эти нормы исходя из следующего.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.

В силу подпункта 14.4.2.2 названных Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения;

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю (пункт 14.4.3 Правил).

При сопоставлении спорного обозначения с товарными знаками с точки зрения их графического (визуального) сходства суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 (далее - постановление N 2979/06), от 17.04.2012 N 16577/11 (далее - постановление N 16577/11), согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Исследования спорных обозначений на предмет звукового (фонетического) и смыслового (семантического) сходства суды не проводили.

Судами не учтено, что для признания сходства товарных знаков (обозначений) достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

Учитывая изложенное, в части требований общества "Итриум СПб" к обществу "ИС-Системы" решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда подлежат отмене и направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение.

В части требования истца об обязании ЗАО "РСИЦ" прекратить делегирование домена timcompany.ru следует признать правомерными выводы судов первой и апелляционной инстанций со ссылкой на пункт 5 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных Координационным центром национального домена сети Интернет.

ЗАО "РСИЦ" не является администратором доменного имени timcompany.ru. Ответственность за информацию, размещаемую на веб-сайте, несет администратор доменного имени.

Ссылка заявителя жалобы на статьи 419, 420, 1065 ГК РФ Судом по интеллектуальным правам не принимается во внимание и признается ошибочной.

Истец обратился в суд с требованиями о защите исключительных прав на товарные знаки. Вопросы защиты исключительных прав регулируются частью четвертой ГК РФ. Глава 59 ГК РФ "Обязательства вследствие причинения вреда", содержащая статью 1065, не применима к отношениям о защите исключительных прав.

Суд кассационной инстанции полагает, что в этой части истцом выбран неправильный способ защиты права. Истец не доказал, что действиями ЗАО "РСИЦ" ему причинен какой-либо вред.

В части требований к Горячему К.А. истец решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции не оспаривает, в связи с чем в этой части судебные акты не проверяются.

Таким образом, при рассмотрении настоящего дела суды неправильно применили нормы материального права, не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, не приняли во внимание правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенные в вышеназванных постановлениях.

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, а также неправильное применение норм материального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене в части требований к первому ответчику, дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела, суду надлежит исследовать и оценить все существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, установить обстоятельства сходства обозначений истца и общества "ИС-Системы", установить наличие или отсутствие факта нарушения исключительного права истца на товарные знаки, исходя из установленных обстоятельств, определить размер компенсации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 по делу N А56-463/2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 в части требований к обществу с ограниченной ответственностью "ИС-Системы" отменить. Направить дело в этой части в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области на новое рассмотрение.

В части требований общества с ограниченной ответственностью "Итриум СПб" к закрытому акционерному обществу "Региональный сетевой информационный центр" решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.02.2014 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2014 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Итриум СПб" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.М. Уколов

Судья

Г.Ю. Данилов

Судья

В.А. Химичев