Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2014 г. N С01-1003/2014 по делу N А40-125945/2012 Принятые по делу о защите исключительных прав на товарный знак судебные решения отменены, дело передано на новое рассмотрение, поскольку не было выявлено, кто являлся администратором домена, учитывая возможность смены администратора домена

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 ноября 2014 г. N С01-1003/2014 по делу N А40-125945/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 18 ноября 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 ноября 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,

судей Тарасова Н.Н., Уколова С.М.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственность "НовоСухаревка" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда (судьи Левченко Н.И., Валиев В.Р., Лаврецкая Н.В.) от 22.05.2013, принятое по делу N А40-125945/2012

по иску общества ограниченной ответственностью "ГастроПрофи" к обществу с ограниченной ответственность "НовоСухаревка" (ул. Стартовая, д. 9, кор. 2, Москва, 129336, ОГРН 5117746059570) о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании компенсации,

третье лицо: закрытое акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (ул. 3-я Хорошевская, д. 2, стр. 1, Москва, 123308, ОГРН 1067746823099),

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика - Семенов А.В. по доверенности от 20.05.2014,

от третьего лица - представитель не явился, извещен надлежащим образом, установил:

общество ограниченной ответственностью "ГастроПрофи" (далее - ООО "ГастроПрофи") обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "НовоСухаревка" (далее - ООО "НовоСухаревка") с иском, с учетом уточненных в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требований, о защите исключительного права на товарный знак путем:

- запрета ООО "НовоСухаревка" использовать комбинированное обозначение "НовоСухаревка" в фирменном наименовании для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 467916, в том числе в сфере строительства (проектирования), установки, ремонта, рекламы, продаж оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания;

- обязания ООО "НовоСухаревка" прекратить использовать комбинированное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован знак по свидетельству Российской Федерации N 467916, в том числе в сфере строительства (проектирования), установки, ремонта, рекламы, продаж оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания, в том числе на документации (в том числе на предложения к продаже товаров), рекламы, вывесок, интернет-сайтов;

- обязания ООО "НовоСухаревка" удалить обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" с материалов, которыми сопровождается реализация товаров, выполнение работ или оказание услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 467916, в том числе в сфере строительства (проектирования), установки, ремонта, рекламы, продаж оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания, в том числе с документами (в том числе с предложений к продаже товаров), рекламы, вывесок, интернет-сайтов;

- взыскания с ООО "НовоСухаревка" в пользу ООО "ГастроПрофи" 300 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права;

- взыскания с ООО "НовоСухаревка" в пользу ООО "ГастроПрофи" судебных расходов по совершению нотариальных действий осмотра сайта nsuh.ru в размере 10 100 рублей. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Региональный сетевой информационный центр" (далее - ЗАО "РСИЦ"). 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2012 в удовлетворении иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013, оставленным без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.08.2013, решение отменено, иск удовлетворен частично. 

ООО "НовоСухаревка" 05.06.2014 обратилось с заявлением о пересмотре постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.08.2013 по новым обстоятельствам. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 04.08.2014 отменено постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14.08.2013, дело направлено по подсудности в порядке статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Суд по интеллектуальным правам для рассмотрения кассационной жалобы ООО "НовоСухаревка" на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2014 кассационная жалоба ООО "НовоСухаревка" принята к производству, назначено судебное заседание на 14.10.2014. 

В судебном заседании суда кассационной инстанции отдельным определением суда от 14.10.2014 произведена замена общества с ограниченной ответственностью "ГастроПрофи" (ОГРН 1087746539880) его правопреемником - открытым акционерным обществом "ПОЛАИР" (далее - ОАО "ПОЛАИР") (ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, Москва, 123022, ОГРН 1057747500678) и рассмотрение кассационной жалобы отложено на 18.11.2014. 

В канцелярию Суда по интеллектуальным правам 07.11.2014 от ОАО "ПОЛАИР" поступил отзыв на кассационную жалобу, которая приобщена в судебном заседании к материалам дела. 

В судебном заседании представитель ООО "НовоСухаревка" поддержал доводы кассационной жалобы в полном объеме и представил письменные пояснения. 

Заявитель кассационной жалобы полагает, что постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 принято с нарушением норм материального и процессуального права и дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

По мнению заявителя кассационной жалобы, обжалуемый судебный акт принят о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - администратора доменного имени Махнюка Валерия Валерьвича. 

Кроме того заявитель ссылается на то, что в нарушение статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обжалуемом судебном акте отсутствуют мотивы, по которым суд принял или отклонил доводы ответчика относительно сравнения обозначений, используемых для индивидуализации услуг, реализуемых не рядовым, а профессиональным потребителям.

ОАО "ПОЛАИР" и ЗАО "РСИЦ", надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие. 

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом. 

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам по делу и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего. 

Как следует из материалов дела и установлено судами первой инстанции и судом апелляционной инстанций, ООО "ГастроПрофи" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением "СУХАРЕВКА" (регистрационное свидетельство N 467916) зарегистрированного 09.08.2012 в отношении 07, 08, 09, 10, 11, 14, 20, 21, 24, 35, 37, 43 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Дата приоритета товарного знака - 26.09.2011, дата истечения срока действия регистрации - 26.09.2021. 

ООО "НовоСухаревка" зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) 26.12.2011. 

Требования истца мотивированы тем, что используемое ответчиком комбинированное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА", является сходным до степени смешения с товарным знаком "Сухаревка" по звуковому, графическому, смысловому, цветовому и изобразительному сходству, что вводит потребителя в заблуждение и позволяет воспринимать НОВОСУХАРЕВКУ как новое подразделение СУХАРЕВКИ. 

Истец ссылается на то, что противоправность действий ООО "НовоСухаревка" подтверждается использованием изобразительного обозначения "НОВОСУХАРЕВКА", в том числе на сайте компании - nsuh.ru, используемого для рекламы товаров и услуг ООО "НовоСухаревка", с помощью которого вводятся в заблуждение как существующие клиенты истца, так и потенциальные потребители его товаров и услуг. Данный факт подтвержден протоколом от 04.09.2011 N 77АА7285734, составленным нотариусом г. Москвы Миллер Н.Н., зарегистрированным в реестре за N 1 ОД-177. 

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, пришел к выводу об отсутствии сходства между сопоставляемыми товарным знаком истца и фирменным наименованием ответчика по звуковому, графическому и семантическому элементам. 

Суд также указал на отсутствие доказательств осуществления ответчиком ведения предпринимательской деятельности с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в том числе и в своем фирменном наименовании. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования частично (запретить ООО "НовоСухаревка" (ОГРН 5117746059570) использование комбинированного обозначения "НовоСухаревка" в фирменном наименовании для индивидуализации работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 467916, в том числе в сфере строительства (проектирования), установки, ремонта, рекламы, продаж оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания; обязать ООО "НовоСухаревка" (ОГРН 5117746059570) прекратить использовать комбинированное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" для индивидуализации работ или услуг, в отношении которых зарегистрирован знак по свидетельству N 467916, в том числе в сфере строительства (проектирования), установки, ремонта, рекламы, продаж оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания, в том числе на документации (в том числе на предложения к продаже товаров), рекламы, вывесок, интернет-сайтов; обязать ООО "НовоСухаревка" (ОГРН 5117746059570) удалить фирменное наименование "НовоСухаревка" и комбинированное обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" с материалов, которыми сопровождается реализация товаров, выполнение работ или оказание услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 467916, в том числе в сфере строительства (проектирования), установки, ремонта, рекламы, продаж оборудования, инвентаря и мебели для предприятий общественного питания, торговли, временного проживания, в том числе с документами (в том числе с предложений к продаже товаров), рекламы, вывесок, интернет-сайтов; взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "НовоСухаревка" (ОГРН 5117746059570, 129336, г. Москва, ул. Стартовая, 9,2) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ГастроПрофи" (ОГРН 1087746539880, 129336, г. Москва, ул. Стартовая, 9,2) 100 000 (Сто тысяч) рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 10 100 (Десять тысяч сто) рублей расходов по совершению нотариальных действий осмотра сайта, а также 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей расходов по уплате государственной пошлины при подаче иска и апелляционной жалобы.), суд апелляционной инстанции исходил из того, что обозначение "НОВОСУХАРЕВКА" сходное до степени смешения с товарным знаком истца, используется ответчиком на сайте "nsuh.ru" для размещения информации о своей деятельности с целью продвижения предоставляемых им услуг, поскольку администратором домена является учредитель и одновременно генеральный директор ООО "НовоСухаревка" Махнюк В.В. 

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что ООО "ГастроПрофи" и ООО "НовоСухаревка" осуществляют оптовую реализацию однородных товаров для оснащения предприятий питания, так как согласно уставу ООО "ГастроПрофи" и сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, ООО "НовоСухаревка" осуществляют деятельность, идентифицированную кодом 51.7 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности - "прочая оптовая торговля". Кроме того, информация о видах осуществляемых организациями деятельности размещена в сети Интернет на сайтах "suharevka.ru", "nsuh.ru". 

Также суд апелляционной инстанции сослался на то, что в материалы дела представлены копия свидетельства ООО "ГастроПрофи" на доменное имя "suharevka.ru" и нотариально заверенный протокол осмотра сайта "nsuh.ru", используемый ответчиком для рекламирования и продвижения своих услуг по поставке оборудования для предприятий питания. 

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требования о запрете ответчику использовать комбинированное обозначение "НовоСухаревка" для индивидуализации товаров, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства применения спорного обозначения для индивидуализации товаров. 

Между тем судами не учтено следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. 

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации за допущенное правонарушение в целом (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ). 

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение. Компенсация представляет собой самостоятельный вид гражданско-правовой ответственности, и к ней не могут применяться правила, предусмотренные в отношении других видов гражданско-правовой ответственности. 

В соответствии с разъяснениями пункта 43.2 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. 

Как установлено судом апелляционной инстанции и следует из представленного в материалы дела ответа ЗАО "РСИЦ" от 26.04.2013 (исх. N 1185-С) на запрос суда апелляционной инстанции, администратором домена второго уровня - "nsuh.ru" является Махнюк Валерий Валерьевич. 

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах.RU и .РФ (утверждены решением Координационного центра национального домена сети Интернет 05.10.2011 N 2011-18/81) (далее - Правила) администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. 

Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. 

Поскольку фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса, владелец домена несет ответственность за содержание размещенной на таком сайте информации. 

Согласно Правилам администратор - пользователь, осуществляющий администрирование домена; пользователь-лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, который вправе в любое время, за исключением периодов, указанных в Правилах, передать права администрирования домена другому лицу, направив регистратору письменную заявку, в которой должны содержаться сведения, позволяющие однозначно установить лицо, которому передаются права (получателя), и указание на регистратора, который будет осуществлять поддержку домена. Если поддержка домена сохраняется за действующим регистратором, то он вносит информацию о получателе в Реестр в течение трех рабочих дней, при условии, что получатель подтвердил свое согласие на получение прав администрирования домена, заключил соответствующий договор и выполнил его условия. 

Из указанных положений Правил следует, что ответственность за содержание размещенной на сайте информации несет администратор домена и возможна последующая смена администратора домена, которая влечет прекращение прав собственности на доменное имя предыдущего администратора и возникновение прав на доменное имя у нового администратора, что предполагает заключение соответствующего договора. 

Представленный истцом в материалы дела протокол осмотра веб-сайта сети интернет, подтверждающий, по мнению истца, факт нарушения ООО "НовоСухаревка" его исключительных прав на товарный знак составлен нотариусом 04.09.2012. 

Между тем при рассмотрении спора по существу суд апелляционной инстанции, установив, что на 26.04.2013 (ответ ЗАО "РСИЦ") администратором домена ответчик не являлся, не принял во внимание вышеизложенные правовые нормы и не дал надлежащей оценки указанным обстоятельствам, в связи, с чем суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что постановление суда апелляционной инстанции принято о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле - Махнюка В.В., поскольку разрешение спора по существу затрагивает его права как администратора доменного имени второго уровня - "nsuh.ru". 

Установление указанных обстоятельств имеет существенное значение для правильного разрешения спора по существу, в том числе данные обстоятельства подлежали установлению судом первой инстанции, что свидетельствует также о нарушении судом первой инстанции норм материального права - пункт 3 статьи 1252 ГК РФ и процессуального права - пункт 5 статьи 46, пункты 5, 6 части 1 статьи 135 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, ни суд первой инстанции, ни суд апелляционной инстанции не установили, кто являлся администратором домена по состоянию на 04.09.2012 (дата составления протокола осмотра веб-сайта, фиксация факта нарушения исключительных прав истца), учитывая возможность смены администратора домена. 

Осмотр сайта ответчика судами непосредственно в судебном заседании применительно к нормам статьи 78 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не проводился, протокол о совершении процессуального действия в порядке статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалах дела отсутствует. 

По правилам статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. 

Суд апелляционной инстанции, делая вывод о том, что истец и ответчик осуществляют оптовую реализацию однородных товаров для оснащения предприятий питания, ссылается на устав истца и сведения из ЕГРЮЛ на ответчика, которые сами по себе не могут являться доказательствами фактов реализации однородных товаров. Из протокола осмотра сайта, также не представляется возможным установить факт реализации ответчиком однородных товаров, и следует учитывать, что судами не установлено кто являлся администратором домена на дату составления протокола осмотра. 

Кроме того, судами не установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, какие конкретно товары предлагаются ответчиком к продаже и нет выводов, по каким критериям товары являются однородными. 

Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции о реализации ООО "НовоСухаревка" однородных товаров товарам истца, на которых нанесено обозначение сходное с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 467916, носят предположительный характер и в нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 170, пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не мотивирован. 

Также суд кассационной инстанции отмечает, что суд апелляционной инстанции, удовлетворяя требования об обязании ООО "НовоСухаревка" прекратить использование обозначения на интернет-сайте и удалить фирменное наименование "НовоСухаревка" с интернет-сайта не учел обстоятельств о том, кто несет такую ответственность и может исполнить решение суда в указанной части. 

При таких обстоятельствах, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения судом первой инстанции и постановления апелляционного суда установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, также судом кассационной инстанции установлено несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, что в силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта. 

Согласно пункту 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция вправе отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение, если суд нарушил нормы процессуального права, являющиеся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта. 

В силу пункта 4 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены решения, постановления арбитражного суда в любом случае является принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле. 

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований как для отмены обжалуемого постановления суда апелляционной инстанции, так и решения суда первой инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

При новом рассмотрении суду первой инстанции предлагается учесть вышеизложенное, а также установить обстоятельства нарушения ООО "НовоСухаревка" исключительных прав истца, путем размещения информации в сети интернет, обстоятельства реализации однородных товаров и оказания услуг, а также определить круг лиц, чьи права и обязанности могут быть нарушены при принятии решения по существу спора. 

Вопрос о распределении расходов по оплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2012 по делу N А40-125945/2012 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.05.2013 по тому же делу отменить, отправить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.Н. Тарасов

Судья

С.М. Уколов