Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2014 г. N С01-1228/2014 по делу N А40-118770/2013 Суд отменил решение в части взыскании неустойки и направил дело в этой части на новое рассмотрение, поскольку при принятии решения суд не установил период просрочки исполнения ответчиком обязательств по уплате лицензионных платежей, не проверил расчет предъявленной к взысканию неустойки

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 декабря 2014 г. N С01-1228/2014 по делу N А40-118770/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 23 декабря 2014 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 30 декабря 2014 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л.,

судей Рогожина С.П., Химичева В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Арзамасский машиностроительный завод" (ул. 9 мая, д. 2, г. Арзамас, Нижегородская область, 607220, ОГРН 1025201335730) на решение Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2014 по делу N А40-118770/2013 (судья Мищенко А.В.) и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2014 по тому же делу (судьи Верстова М.Е., Расторуев Е.Б., Птанская Е.А.)

по иску Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1037739437229)

к открытому акционерному обществу "Арзамасский машиностроительный завод"

о взыскании задолженности по лицензионным платежам и неустойки,

встречному иску открытого акционерного общества "Арзамасский машиностроительный завод"

к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения"

о признании лицензионного договора от 20.08.2012 незаключенным,

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (Овчинниковская наб., д. 18/1, Москва, 115324, ОГРН 1047705052427), Министерства финансов Российской Федерации (ул. Ильинка, д. 9, Москва, 109097, ОГРН 1037739085636), Министерства обороны Российской Федерации (ул. Знаменка, д. 19, Москва, 103161, ОГРН 1037700255284),

при участии в судебном заседании представителей:

истца (Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения") - Субботина Е.П. по доверенности от 06.11.2014 N 34, Некрасова Н.С. по доверенности от 18.04.2014 N 13 (после перерыва);

ответчика (открытого акционерного общества "Арзамасский машиностроительный завод") - Кузнецова А.И. по доверенности от 11.02.2013 N 299 (после перерыва);

третьего лица (Министерства обороны Российской Федерации) - Лаврентьева М.С. по доверенности от 11.11.2014 N 212/1/4159;

третьего лица (Министерства финансов Российской Федерации) - не явился, извещено надлежащим образом;

третьего лица (Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству) - не явился, извещено надлежащим образом, установил:

федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - ФАПРИД) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому акционерному обществу "Арзамасский машиностроительный завод" (далее - завод) о признании нарушения ответчиком существенных условий лицензионных договоров, взыскании с ответчика задолженности по лицензионным платежам в сумме 257 105 рублей 05 копеек по лицензионному договору от 27.09.2007 N 1-01-07-00353, в сумме 12 031 347 рублей 03 копеек по лицензионному договору от 02.09.2008 N 1-01-08-00236, в сумме 5 061 776 рублей 37 копеек по лицензионному договору от 22.03.2007 N 1-01-07-00091, а также неустойки за просрочку уплаты лицензионных платежей в размере 218 049 рублей 95 копеек по лицензионному договору от 27.09.2007 N 1-01-07-00353, в размере 10 509 013 рублей 14 копеек по лицензионному договору от 02.09.2008 N 1-01-08-00236, в размере 10 108 377 рублей 89 копеек по лицензионному договору от 22.03.2007 N 1-01-07-00091, в размере 6 857 478 рублей 58 копеек по лицензионному договору от 02.03.2010 N 1-01-10-00068, в размере 2 812 003 рублей 44 копеек по лицензионному договору от 20.08.2012 N 1-01-12-00484. 

Завод предъявил к ФАПРИД встречный иск о признании лицензионного договора от 20.08.2012 N 1-01-12-00484 незаключенным, который принят судом к совместному рассмотрению. 

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Министерство финансов Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству.

В процессе рассмотрения дела ФАПРИД отказался от требования о признании нарушения ответчиком существенных условий лицензионных договоров, уточнил требования в остальной части, просил взыскать с ответчика задолженность по лицензионным платежам в сумме 219 952 рублей 58 копеек по лицензионному договору от 27.09.2007 N 1-01-07-00353, в сумме 11 113 078 рублей 11 копеек по лицензионному договору от 02.09.2008 N 1-01-08-00236, неустойки за просрочку уплаты лицензионных платежей в размере 193 773 рублей 76 копеек по лицензионному договору от 27.09.2007 N 1-01-07-00353, в размере 10 328 512 рублей 40 копеек по лицензионному договору от 02.09.2008 N 1-01-08-00236, в размере 9 989 645 рублей 31 копейки по лицензионному договору от 22.03.2007 N 1-01-07-00091, в размере 6 857 478 рублей 59 копеек по лицензионному договору от 02.03.2010 N 1-01-10-00068, в размере 2 812 003 рублей 45 копеек по лицензионному договору от 20.08.2012 N 1-01-12-00484. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2014 (с учетом определения об исправлении опечатки от 30.05.2014) принят отказ ФАПРИД от требования о признании нарушения ответчиком существенных условий лицензионных договоров, в этой части производство по делу прекращено; требования о взыскании задолженности по лицензионным платежам и неустойки удовлетворено в полном объеме, с завода в пользу ФАПРИД взыскано 11 333 030 рублей 70 копеек задолженности и 30 181 413 рублей неустойки; в удовлетворении встречного иска отказано. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2014 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, завод обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит эти судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В обоснование кассационной жалобы завод ссылается на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, неправильное применение судами норм материального права. Заявитель кассационной жалобы указывает, что судами не дана оценка его доводам о прекращении прав Российской Федерации на секреты производства, содержащиеся в конструкторской и иной документации, в результате необеспечения правообладателем конфиденциальности при хранении подлинников конструкторской документации; судами необоснованно уменьшен период просрочки, за который взыскивается неустойка, при том, что истцом период просрочки не изменялся, а заявленные требования в этой части удовлетворены в полном объеме; суды не учли пропуск исковой давности по одному из платежей, на просрочку которого истцом заявлено требование о взыскании неустойки, при том, что после сделанного ответчиком заявления о пропуске срока исковой давности истец уточнил требование по сумме платежей, фактически отказавшись от взыскания лицензионного платежа, по которому пропущен срок исковой давности, но не изменил сумму неустойки, в то время как пропуск срока исковой давности по основному платежу свидетельствует о пропуске срока исковой давности по дополнительному требованию; суды не учли, что в обоснование встречного требования были положены иные обстоятельства, чем те, которые исследовались при рассмотрении дела N А40-49724/2013, а именно: несогласование сторонами суммы лицензионного платежа. 

ФАПРИД представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором он просит оставить судебные акты без изменения как законные и обоснованные. 

В судебное заседание, назначенное на 17.12.2014, явились представители ФАПРИД и Министерства обороны Российской Федерации. 

Остальные лица, участвующие в деле, уведомленные о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, в том числе публично (определение о принятии кассационной жалобы к производству и назначении судебного заседания размещено на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам в сети Интернет), своих представителей в судебное заседание не направили, что не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании представитель ФАПРИД против удовлетворения кассационной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве. 

Представитель Министерства обороны Российской Федерации поддержал позицию ФАПРИД, просил оставить судебные акты без изменения. 

Поскольку представитель ФАПРИД не смог пояснить позицию относительно заявленного периода начисления неустойки, а также в отношении уточнения своих требований по сумме лицензионных платежей (в части уменьшения на сумму, в отношении которой ответчиком было заявлено о пропуске срока исковой давности), судом объявлялся перерыв до 23.12.2014. 

После перерыва судебное заседание было продолжено 23.12.2014 в том же судебном составе. 

В судебное заседание явились представители завода, ФАПРИД, Министерства обороны Российской Федерации. 

Представитель завода доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить. 

Представители ФАПРИД пояснили, что период просрочки, за который предъявлена к взысканию неустойка, в процессе рассмотрения дела не изменялся, каких-либо пояснений в отношении того, что неустойка была заявлена по 27.03.2013, в то время как судом требование удовлетворено в истребуемой сумме, но за период по 27.03.2012, представить затруднились. Кроме того представители ФАПРИД пояснили, что по лицензионному договору от 22.03.2007 N 1-01-07-00091 должно было поступить два лицензионных платежа от 20.05.2008, один из которых был взыскан решение суда по ранее рассмотренному делу, а второй уплачен не был, неустойка была рассчитана за просрочку оплаты обоих платежей. По каким мотивам было уточнение заявленных требований, в результате которого неоплаченный платеж был исключен из взыскиваемой суммы, представители также не пояснили, однако на позиции, согласно которой срок исковой давности пропущен не был, в связи с чем неустойка начислена и взыскана правомерно, настаивали. 

Дело рассмотрено судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

При рассмотрении спора суды установили, и следует из материалов дела, что между ФАПРИД (лицензиаром) и заводом (лицензиатом) заключены лицензионные договоры от 27.09.2007 N 1-01-07-00353, от 02.09.2008 N 1-01-08-00236, от 22.03.2007 N 1-01-07-00091, от 02.03.2010 N 1-01-10-00068, от 20.08.2012 N 1-01-12-00484, по условиям которых лицензиар предоставил на срок действия договоров неисключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности с целью производства лицензиатом продукции в соответствии с условиями договора комиссии и ее реализации экспортером в адрес иностранных заказчиков, а лицензиат обязался уплачивать лицензиару лицензионные платежи, исчисляемые за каждый экземпляр изготовленного и переданного для поставки на экспорт товара по факту получения денежных средств за этот товар. 

В договорах содержатся условие об ответственности завода за несвоевременную уплату лицензионных платежей в виде начисления неустойки на сумму просроченного платежа.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по уплате лицензионных платежей, ФАПРИД обратился в суд с настоящим иском. 

При этом в исковом заявлении указывалось, что по договорам от 27.09.2007 N 1-01-07-00353 и от 02.09.2008 N 1-01-08-00236 неустойка начислена за период с 18.02.2011 (период, не охваченный судебными актами по другим делам) по 11.01.2013 (по оплаченным в названную дату платежам) или по 27.03.2013 (по неоплаченным платежам); по договору от 22.03.2007 N 1-01-07-00091 неустойка начислена за период с 18.02.2011 (не входящий в период по ранее рассмотренному спору) по 11.01.2013 (по оплаченным в названную дату платежам) или по 27.03.2013 (по неоплаченным платежам), по договору от 02.03.2010 N 1-01-10-00068 неустойка начислена за период с 18.02.2011 (не входящий в период по ранее рассмотренному спору) по 12.09.2012 или по 23.11.2012 (в зависимости от даты оплаты соответствующего лицензионного платежа), по лицензионному договору от 20.08.2012 N 1-01-12-00484 неустойка начислена по 27.03.2013. 

Поскольку ФАПРИД отказалось от требования о признании нарушения ответчиком существенных условий лицензионных договоров, в этой части производство по делу судом первой инстанции было прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд первой инстанции исходил из того, что вопрос о незаключенности лицензионного договора от 20.08.2012 N 1-01-12-00484 был предметом рассмотрения в рамках дела N А40-49724/2013, решением по которому, имеющему преюдициальное значение, установлено отсутствие оснований для признания этого договора как недействительным, так и незаключенным. Кроме того, при рассмотрении настоящего спора суд указал, что обязательства по этому договору исполнялись как истцом, так и ответчиком, что свидетельствует об отсутствии неопределенности между сторонами договора. 

Рассмотрев требования о взыскании лицензионных платежей и неустойки, проверив расчет, в отсутствие доказательств погашения задолженности, суд первой инстанции пришел к выводу об их удовлетворении. При этом суд первой инстанции, удовлетворив требование о взыскании неустойки в полном объеме, указал в судебном акте, что по договорам от 27.09.2007 N 1-01-07-00353, от 02.09.2008 N 1-01-08-00236, от 22.03.2007 N 1-01-07-00091 неустойка начислена за период с 18.02.2011 по 27.03.2012; по договору от 02.03.2010 N 1-01-10-00068 неустойка начислена за период с 02.12.2011 по 23.12.2013, по договору от 20.08.2012 N 1-01-12-00484 неустойка начислена за период с 20.09.2012 по 27.03.2012. 

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами, сделанными судом первой инстанции. 

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, присутствующих в судебном заседании, проверив правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в части доводов, касающихся отказа во встречном исковом заявлении и в части удовлетворения первоначального требования о взыскании задолженности по лицензионным платежам, а также о наличии оснований для отмены принятых по делу судебных актов в части удовлетворения требования о взыскании неустойки. 

При этом судебная коллегия исходит из следующего. 

В рамках дела N А40-49724/2013, решение по которому имеет преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора, установлено, что в спорном договоре сторонами согласованы условия о предмете договора, позволяющие определить используемые объекты интеллектуальной деятельности, а также иные существенные условия, необходимые для заключения договора, в связи с чем отклонен довод завода о незаключенности этого договора. 

При этом доводы заявителя кассационной жалобы о том, что в лицензионном договоре не был согласован размер лицензионного платежа, является несостоятельным, поскольку размер платежа установлен в разделе 7 договора. 

Кроме того, как правильно указали суды, названный договор исполнялся сторонами, неопределенность в отношении суммы, подлежащей уплате по договору, между сторонами отсутствовала, иное заводом не подтверждено. 

С учетом изложенного основания для удовлетворения встречного иска у судов отсутствовали, а вывод об отказе в его удовлетворении является правильным. 

Не может быть признан обоснованным и довод завода о нарушении режима конфиденциальности в отношении результатов интеллектуальной деятельности, которые являются предметом договоров, на основании которых заявлено требование о взыскании задолженности и неустойки. 

Указанные основания могут быть проверены при предъявлении заводом самостоятельных требований (в том числе касающихся нарушения лицензиаром взятых на себя по договорам обязательств, о расторжении договоров), которых в рамках настоящего спора заявлено не было. Указанные доводы не могут служить основанием для освобождения завода от уплаты лицензионных платежей по договорам, которые являются заключенными и действительным, и которые не были расторгнуты на момент возникновения обязанности лицензиата по уплате лицензионного платежа.

При изложенных обстоятельствах, с учетом отсутствия полномочий суда кассационной инстанции по оценке представленных в материалы дела доказательств и проверке расчетов, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены судебных актов в части удовлетворения требования о взыскании лицензионных платежей. 

Вместе с тем, судебная коллегия полагает, что доводы завода о неправильном установлении в судебном акте периода начисления неустойки заслуживают внимания. 

Так, из искового заявления, как уже указывалось, следует, что по договорам от 27.09.2007 N 1-01-07-00353 и от 02.09.2008 N 1-01-08-00236 неустойка начислена за период с 18.02.2011 (период, не охваченный судебными актами по другим делам) по 11.01.2013 (по оплаченным в названную дату платежам) или по 27.03.2013 (по неоплаченным платежам); по договору от 22.03.2007 N 1-01-07-00091 неустойка начислена за период с 18.02.2011 (не входящий в период по ранее рассмотренному спору) по 11.01.2013 (по оплаченным в названную дату платежам) или по 27.03.2013 (по неоплаченным платежам), по договору от 02.03.2010 N 1-01-10-00068 неустойка начислена за период с 18.02.2011 (не входящий в период по ранее рассмотренному спору) по 12.09.2012 или по 23.11.2012 (в зависимости от даты оплаты соответствующего лицензионного платежа), по лицензионному договору от 20.08.2012 N 1-01-12-00484 неустойка начислена по 27.03.2013. 

ФАПРИД дважды уточнял заявленные требования (которые были приняты судом), однако эти уточнения касались суммы исчисленной неустойки, но не затрагивали период взыскания. 

Между тем, суд первой инстанции по суммам удовлетворил это требование в заявленном объеме, однако период начисления неустойки указал иной: по договорам от 27.09.2007 N 1-01-07-00353, от 02.09.2008 N 1-01-08-00236, от 22.03.2007 N 1-01-07-00091 неустойка начислена за период с 18.02.2011 по 27.03.2012; по договору от 02.03.2010 N 1-01-10-00068 неустойка начислена за период с 02.12.2011 по 23.12.2013, по договору от 20.08.2012 N 1-01-12-00484 неустойка начислена за период с 20.09.2012 по 27.03.2012. 

Из содержания судебного акта не усматривается какого либо обоснования изменения судом по своему усмотрению периода начисления неустойки. При этом следует учитывать, что период, указанный в судебном акте, значительно короче периода, за который просил взыскать неустойку ФАПРИД, однако сумма взыскания судом не изменена, требование удовлетворено в полном объеме. 

Суд апелляционной инстанции ошибки суда первой инстанции не исправил. 

Более того, ответчик обращался в суд первой инстанции с заявлением об исправлении описок (опечаток), которое было судом первой инстанции отклонено определением от 27.06.2014. При этом суд указал, что ошибки допущено не было, период просрочки установлен на основании устных и письменных пояснений истца. 

Между тем, из материалов дела и аудиопротоколов судебных заседаний не следует, что истцом был изменен период начисления неустойки, напротив, истец в своих пояснения указывал на первоначально заявленный период для ее начисления. 

При изложенных обстоятельствах обжалуемые судебные акты в части удовлетворения требования о взыскании неустойки не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, а также тем требованиям (периоду начисления неустойки), которые были заявлены самим истцом, что является основанием для их отмены. 

Поскольку суд кассационной инстанции лишен полномочий по проверке правильности расчета неустойки, дело в этой части подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду следует устранить допущенные нарушения, установить период просрочки исполнения ответчиком обязательств по уплате лицензионных платежей, проверить расчет предъявленной к взысканию неустойки применительно к заявленному истцом периоду и по результатам исследования и оценки доказательств принять законный и обоснованный судебный акт. 

Кроме того, суду первой инстанции при новом рассмотрении следует в установить, в отношении какого платежа ответчиком заявлено о пропуске срока исковой давности (с учетом того, что в истец ссылался на два платежа, датированных одним и тем же числом), был ли этот платеж взыскан решением суда по ранее рассмотренному делу или не предъявлялся к взысканию (после уточнения) и не был оплачен ответчиком. Установив указанные обстоятельства, а также учитывая, что истец уточнил свои требования (а по сути, отказался от требования о взыскании лицензионного платежа, в отношении которого ответчиком было заявлено о пропуске срока исковой давности) суду следует сделать вывод относительно пропуска срока исковой давности по требованию о взыскании неустойки на этот платеж или о том, что такой срок истцом не пропущен. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2014 по делу N А40-118770/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2014 по тому же делу в части взыскания с открытого акционерного общества "Арзамасский машиностроительный завод" в пользу федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" 30 181 413 (тридцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста тринадцать) рублей неустойки отменить.

В этой части дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 30.05.2014 по делу N А40-118770/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2014 по тому же делу оставить без изменения.

Взыскать с федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" в пользу открытого акционерного общества "Арзамасский машиностроительный завод" 2 000 (две тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

В.А. Химичев