Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2014 г. N С01-512/2014 по делу N СИП-199/2013 Суд оставил ранее принятое решение без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения, поскольку противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения по звуковому произношению, по форме, виду и графическому исполнению, по идее, заложенной в основу товарного знака, следовательно, имеет место опасность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах рядового потребителя, ввода его в заблуждение относительно товара и его производителя

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июня 2014 г. N С01-512/2014 по делу N СИП-199/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2014 года.

В полном объеме постановление изготовлено 23 июня 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Тарасова Н.Н.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы индивидуального предпринимателя Шестаковой Юлии Дмитриевны и Федеральной службы по интеллектуальной собственности на решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2014 по делу N СИП-199/2013 (судьи Булгаков Д.А., Васильева Т.В., Кручинина Н.А.) по заявлению закрытого акционерного общества "КДВ Павловский Посад" (Мишутинское ш., 4Б, г. Павловский Посад, 142500, Московская область, ОГРН 10250046113) к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., 30 корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-5, 123995, ОГРН 1047730015200) о признании недействительным решения от 27.05.2013 по заявке N 2010726374 об отказе в удовлетворении возражений ЗАО "КДВ Павловский Посад" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 469513.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Шестакова Юлия Дмитриевна (Омская область, ЕГРИП 304552001400010).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя - Бутенко С.В. по доверенности от 18.08.2013;

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Русаков И.В. по доверенности от 21.10.2013;

от третьего лица - Гордеев Е.А. по доверенности от 14.01.2014.

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "КДВ Павловский Посад" (далее - заявитель, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями, уточнёнными в порядке, предусмотренном статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) о признании недействительным её решения от 27.05.2013 по заявке N 2010726374, обязании Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя посредством повторного рассмотрения его возражения от 09.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 469513 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних ёлок; карамели; конфеты; леденцы; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; пастилки (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); пралине; сладости; торты".

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена индивидуальный предприниматель Шестакова Юлия Дмитриевна (далее - ИП Шестакова Ю.Д.).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2014 требования заявителя удовлетворены частично, решение Роспатента от 27.05.2013 по заявке N 2010726374 об отказе в удовлетворении возражений общества против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 469513 было признано недействительным как принятое в нарушение подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), на Роспатент была возложена обязанность аннулировать государственную регистрацию спорного товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

В удовлетворении остальной части заявленных требований судом было отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, Роспатент и третье лицо обратились в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационными жалобами, в которых просят отменить оспариваемый судебный акт, поскольку, по их мнению, решение суда принято с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы суда не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представители заявителей кассационных жалоб просили решение суда первой инстанции отменить и направить дело на новое рассмотрение.

Представитель общества против удовлетворения кассационных жалоб возражал, просил оставить оспариваемый судебный акт без изменения, считает его законным и обоснованным.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе.

Изучив материалы дела, доводы кассационных жалоб, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 28.08.2012 с приоритетом от 13.08.2010 на имя ИП Шестаковой Ю.Д. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации был зарегистрирован товарный знак со словесным обозначением "NUA", выполненным стандартным шрифтом латинского алфавита, за N 469513 для товаров 30 (вафли; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; карамели; конфеты; леденцы; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; мороженое; пастилки [кондитерские изделия]; помадки [кондитерские изделия]; пралине; сладости; торты) и услуг 35 (демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области маркетинга; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц: [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) классов МКТУ).

В Роспатент 09.02.2013 поступило возражение общества против предоставления правовой охраны этому товарному знаку, мотивированное тем, что общество является правообладателем словесного товарного знака (*) по свидетельству Российской Федерации N 434335 с приоритетом от 09.07.2010, дата регистрации 04.04.2011, в отношении товаров 30 класса МКТУ (бриоши; вафли; изделия кондитерские; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе миндаля; карамели; конфеты; крекеры; пастилки [кондитерские изделия]; печенье; помадки [кондитерские изделия]; пралине; пряники; сладости; торты фруктово-ягодные; халва; шоколад).

По мнению общества, сходство до степени смешения по звуковому и графическому критериям словесных обозначений, для которых противопоставленным товарным знакам представлена правовая охрана в отношении тождественных и однородных товаров, влечет за собой угрозу введения в заблуждение потребителей в отношении производителей товаров.

Решением Роспатента от 27.05.2013 по заявке N 2010726374 (469513) в удовлетворении возражений обществу было отказано.

Решение Роспатента мотивировано отсутствием сходства до степени смешения словесных обозначений (*) (транскрипция "ню") и "NUA" (транскрипция "нуа"), поскольку, по его мнению, наличие различных гласных букв на конце слова не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве противопоставленных товарных знаков, так как их присутствие существенно изменяет звучание слов при произношении, а также обуславливает их различное сематическое значение и визуальное различие. Кроме того, Роспатент пришел к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом, следовательно, не сходны до степени смешения, в связи с чем доводы общества, изложенные в его возражениях, о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку с нарушением пункта 6 статьи 1483 ГК РФ являются необоснованными.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным в порядке, предусмотренном главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в совокупности, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению.

Президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что Роспатент, принимая оспариваемое решение, сделал ошибочный вывод об отсутствии сходства до степени смешения между сравниваемыми словесными обозначениями товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 469513 и N 434335.

В силу положений подпункта 2 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным по основанию сходства до степени смешения с товарным знаком или обозначением по заявке другого лица, имеющим более ранний приоритет, полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

С учётом даты поступления заявки N 2010726374 в отношении товарного знака со словесным обозначением "NUA", правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённые Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Роспатент, отказывая в удовлетворении возражений ЗАО "КДВ Павловский Посад", пришел к выводу о различии противопоставленных словесных обозначений "NUA" и (*) по всем вышеуказанным критериям.

Суд первой инстанции, проверяя правомерность регистрации спорного товарного знака на предмет соответствия положениям пункта 14.4.2.2 вышеуказанных Правил, пришел к выводам о том, что при сравнении фонетики (звукового) произношения следует, что имеется одновременно наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (NU); близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу (NU); наличие совпадающих слогов и их расположение (NU); число слогов в обозначениях (один); место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений (NU); близость состава гласных (UA и UE), которые могут произносится по-разному каждым из потребителей в зависимости от их познаний в иностранных языках; близость состава согласных (N); характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое (полностью).

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что заключение Роспатента об отсутствии звукового сходства между сравниваемыми словесными обозначениями сделано при неправильном применении пункта 14.4.2.2 Правил.

Кроме того, суд первой инстанции пришел к выводу о неправильном применении Роспатентом требований названного пункта Правил при проверке графического сходства сравниваемых обозначений, поскольку судом было установлено, что имеется сходство в графическом исполнении сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению "NUA" и "NUЕ", имеющему доминирующее значение из-за его расположения в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 434335, так как они сходны по виду шрифта; по графическому написанию, поскольку выполнены заглавными письменными буквами; по расположению букв по отношению друг к другу; по алфавиту написания слов - латиница; по цветовому сочетанию - буквы черного цвета.

Делая вывод об отсутствии семантической схожести противопоставленных товарных знаков Роспатент не указал какое семантическое значение имеют слова "NUA" и "NUЕ".

Между тем, согласно пункту 2.11 Правил заявка должна содержать в том числе заявляемое обозначение; перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы по классам МКТУ; описание заявленного обозначения, которое служит для пояснения существа заявленного обозначения, его идентификации.

В описании приводится характеристика заявленного обозначения: его вид (словесное, изобразительное, объемное, звуковое и т.д.), указание на составляющие его элементы, смысловое значение обозначения в целом или его элементов (частей).

Кроме того, если словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, то указывается способ его образования, например, начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово и т.п.

Если словесное обозначение представлено не на русском языке, то приводится транслитерация буквами русского алфавита и перевод на русский язык, если обозначение имеет смысловое значение.

Как следует из материалов дела, при подаче заявки ИП Шестаковой Ю.Д. было указано, что словесное обозначение "NUA", имеющее в переводе семантическое значение "НЮ", то есть голая, голые, является фантазийным отношении товаров 30 класса МКТУ и имеет транскрипцию НУА.

Этот довод Роспатентом, пришедшим к выводу о том, сравниваемое обозначение "NUЕ" является производным от французского слова NU, не опровергнут, равно как и возможность полагать словесное обозначение "NUA", включенное в состав спорного товарного знака, также производным от французского слова "NU".

Кроме того, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя.

При этом оценивая правильность сопоставления словесных обозначений товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства, судам следует учитывать рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего восприятия).

Руководствуясь вышеизложенными правовыми позициями, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что при определении сходства до степени смешения словесных обозначений "NUA" и (*) по критериям фонетического, сематического и графического сходства, Роспатентом допущено неправильное применение требований Правил.

Кроме того, в соответствии с пунктом 14.4.3. Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, сходство обозначений связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности - больше вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг).

Однородность товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации NN 469513 и 434335, была установлена Роспатентом и не оспаривалась лицами, участвующими в деле.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что словесное обозначение "NUA", зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 469513 и словесное обозначение (*), зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 434335, сходны до степени смешения.

Кроме того, судом первой инстанции было принято во внимание то обстоятельство, что угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров усиливается тем, что основной потребитель идентифицирует товары, в первую очередь, по привычным ему элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же лицу.

Между тем, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Данный вывод суда первой инстанции согласуется с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06.

В силу изложенного суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения по звуковому произношению, по форме, виду и графическому исполнению, по идее, заложенной в основу товарного знака. Они ассоциируются друг с другом в целом. В данном конкретном случае имеет место опасность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах рядового потребителя, ввода его в заблуждение относительно товара и его производителя.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; и с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

На основании вышеизложенного и исходя из положений части 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Доводы кассационной жалобы направлены на переоценку доказательств, что не входит в компетенцию суда кассационной инстанции в силу положений главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются, как не основанные на материалах дела и нормах закона.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

Дополнительно заявленные представителем ИП Шестаковой Ю.Д. доводы о наличии безусловных оснований для отмены решения суда первой инстанции были проверены президиумом Суда по интеллектуальным правам.

В ходе их проверки установлено следующее.

Как следует из материалов дела (том 2 л.д. 150-151), определением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2013, вынесенным судьей Булгаковым Д.А., подготовка дела к судебному разбирательству была признана завершенной, судебное разбирательство назначено на 10.12.2013.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2013 (том 3, л.д. 33-35), вынесенным коллегией судей в составе судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В., Кручининой Н.А., судебное разбирательство было отложено по мотивам ненадлежащего извещения третьего лица о времени и месте судебного разбирательства на 21.01.2014.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 21.01.2014 (том 3, л.д. 123-125), вынесенным коллегией судей в составе судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В., Кручининой Н.А., удовлетворившей ходатайство представителя ИП Шестаковой Ю.Д. о возможности предоставления дополнительных доказательств, судебное разбирательство было отложено на 18.02.2014.

Распоряжением от 14.02.2014 N 5 (том 3, л.д. 127) была произведена замена судьи Голофаева В.В., находящегося в очередном отпуске, на судью Васильеву Т.В.

Определением от 18.02.2014 (том 3 л.д. 132-133), вынесенным председателем судебного состава Уколовым С.М., судебное разбирательство было отложено слушанием на 04.03.2014 в порядке, предусмотренном абзацем вторым части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по мотивам невозможности участия в судебном заседании судьи Кручининой Н.А.

Согласно части 2 статье 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда.

При этом в силу части 3 этой статьи замена судьи, арбитражного заседателя или одного из судей, арбитражных заседателей возможна, в том числе, в случае длительного отсутствия судьи, арбитражного заседателя ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке.

Таким образом, замена судей судебного состава произведена с соблюдением норм процессуального права.

Согласно части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала.

Как следует из записей, внесенных в протокол судебного заседания от 04.03.2014, том 4, л.д. 42-44), судебное разбирательство по настоящему делу было произведено коллегией судей в составе судей Булгакова Д.А., Васильевой Т.В., Кручининой Н.А.

В протоколе судебного заседания указано, что судом, в частности, заслушаны правовые позиции всех лиц, участвующих в деле, исследованы представленные ими доказательства.

Замечания относительно полноты и правильности составления протокола судебного заседания в материалах дела отсутствуют.

Кроме того, нарушение положений части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является основанием для отмены судебного акта по безусловным основаниям, указанным в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу изложенного поддержанные представителем Роспатента доводы представителя ИП Шестаковой Ю.Д. о наличии безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта, мотивированные рассмотрением дела в незаконном составе суда, президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 12.03.2014 по делу N СИП-199/2013 оставить без изменения, кассационные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности и индивидуального предпринимателя Шестаковой Юлии Дмитриевны - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Тарасов