Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2015 г. N С01-50/2015 по делу N СИП-747/2014 Суд отменил принятое решение и признал недействительным решение о признании недействительным предоставления правовой охраны словесному товарному знаку, поскольку Роспатентом при рассмотрении возражения неправильно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении возражения учреждения

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2015 г. N С01-50/2015 по делу N СИП-747/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 23 марта 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 марта 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Силаева Р.В.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальное право" (ул. Степана Разина, д. 63, кв. 11, г. Самара, 443099, ОГРН 1046300676113) на решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу N СИП-747/2014 (судьи Тарасов Н.Н., Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальное право" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 10.06.2014 по заявке N 2007718479 (362478).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Волжский утес" Управления делами Президента Российской Федерации (пос. Волжский утес, Шигонский р-н, Самарская обл., 446740, ОГРН 1026303059210).

В судебном заседании приняли участие представители:

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Кромкина А.Н. (по доверенности от 28.08.2014 N 02/32-571/41);

от федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторий "Волжский утес" Управления делами Президента Российской Федерации - Ершова Н.Б. (по доверенности от 20.03.2015 N 29-1-14/5), Томашев В.Н. (по доверенности от 20.03.2015 N 21-1-14/1436).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальное право" (далее - общество "Интеллектуальное право", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 10.06.2014 N 2007718479 (362478) о признании недействительным предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "Волжский Утес" по свидетельству Российской Федерации N 362478.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено федеральное государственное бюджетное учреждение "Санаторий "Волжский утес" Управления делами Президента Российской Федерации (далее - учреждение).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 в удовлетворении заявленного требования отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество, ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит решение суда от 25.11.2014 отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование кассационной жалобы общество "Интеллектуальное право" указывает на то, что судом первой инстанции неправомерно не было принято признание Роспатентом требования общества.

По мнению общества, вывод суда о том, что признание заявленного требования может затрагивать права и законные интересы учреждения, не отвечает положениям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку отказ в принятии признания Роспатентом требования общества возможен лишь в случае фактического нарушения прав других лиц. Кроме того, по мнению общества "Интеллектуальное право", Роспатент, вопреки выводам суда первой инстанции, не должен обосновывать сделанное им признание требования общества.

Общество полагает, что вывод суда о намерении учреждения реализовывать минеральную воду под своим наименованием носит предположительный характер и, кроме того, учреждение как некоммерческая организация не обладает исключительным правом на фирменное наименование.

Вывод суда об "отличительной части наименования" учреждения, по мнению общества, не основан на нормах действующего законодательства, не содержащего положений о таком понятии.

Также общество "Интеллектуальное право" указывает, что вывод суда первой инстанции об однородности товаров, производимых учреждением, и товаров, маркируемых товарным знаком общества, является неверным, поскольку минеральная вода, добываемая учреждением, используется им для лечебных целей и относится к товарам 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в то время как спорный товарный знак был зарегистрирован для товара "воды", относящегося к 32-му классу МКТУ. Потребителями продукции, используемой в предпринимательской деятельности учреждения, и продукции, маркируемой спорным товарным знаком, являются разные группы лиц.

Также общество указывает на неправомерное применение судом первой инстанции в качестве аналогии закона пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В кассационной жалобе общество приводит практику рассмотрения аналогичных споров Роспатентом, в которых было принято решение в пользу правообладателей товарного знака.

В отзыве на кассационную жалобу учреждение, считая решение суда законным и обоснованным, просит оставить его без изменения.

Роспатент отзыв на кассационную жалобу не представил.

Кассационная жалоба президиумом Суда по интеллектуальным правам рассмотрена в отсутствие представителя общества "Интеллектуальное право", надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного заседания, в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель Роспатента в судебном заседании сообщил о неизменности своей позиции по существу спора - требование общества "Интеллектуальное право" признает, кассационную жалобу оставляет на усмотрение суда.

Представители учреждения в ходе судебного заседания доводы, приведенные в кассационной жалобе, оспорили, считая обжалуемое решение суда законным и обоснованным.

Законность обжалуемого судебного акта проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, словесный товарный знак "Волжский Утес" по свидетельству Российской Федерации N 362478 был зарегистрирован Роспатентом в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.10.2008 с приоритетом от 21.06.2007 на имя общества в отношении товаров 32-го, 33-го и услуг 35-го, 43-го классов МКТУ.

Учреждению наименование "Волжский утес" было присвоено 23.05.1974.

В Роспатент 16.01.2014 поступило возражение учреждения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, мотивированное нарушением прав учреждения на его фирменное наименование. Роспатент решением от 10.06.2014 удовлетворил возражение учреждения: правовая охрана спорного товарного знака была признана недействительной в отношении товаров 32-го класса МКТУ "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков" и услуг 43-го классов МКТУ "услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками" по мотивам несоответствия товарного знака положениям пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках).

Указанное решение Роспатента было оспорено обществом в судебном порядке.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленного требования, исходил из того, что отличительная часть наименования учреждения ("Волжский утес") используется им при осуществлении своей деятельности; данное наименование учреждения возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака; обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, сходно до степени смешения с противопоставленным ему наименованием, а товары и услуги учреждения являются однородными товарам 32-го и услугам 43-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. Суд пришел к выводу о том, что выпуск продукции, маркированной обозначением "Волжский Утес", может ввести в заблуждение потребителей такой продукции. В связи с этим суд счел регистрацию спорного товарного знака в отношении однородных товаров и услуг противоречащей пункту 3 статьи 7 Закона о товарных знаках.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом норм материального и процессуального права, соответствие выводов суда имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемого судебного акта.

В силу положений части 1 статьи 198 и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельствами, подлежащими установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) государственных органов, являются проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативно-правовому акту и проверка факта нарушения оспариваемым актом, действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя.

В пункте 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" отмечено, что основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием.

Суд первой инстанции установил, что решение от 10.06.2014 принято Роспатентом в рамках его компетенции, а заявление об оспаривании ненормативного правового акта подано в установленный законом срок.

При этом суд первой инстанции обоснованно отклонил заявленное Роспатентом признание требования общества "Интеллектуальное право" со ссылкой на то, что признание требования может затрагивать права и законные интересы учреждения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает правильным вывод суда о том, что признание Роспатентом требования общества "Интеллектуальное право" затрагивает права и законные интересы учреждения, привлеченного к участию в деле в качестве третьего лица и заявившего возражения по существу требования, поскольку такое признание дезавуирует решение уполномоченного органа, принятое в пользу учреждения. Данный вывод суда исключает в силу части 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие судом признания требования (иска) и обуславливает необходимость рассмотрения требования заявителя по существу.

Согласно установленному частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации общему правилу арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы.

Судом первой инстанции были правильно определены нормы материального права, а именно: Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32. Также нижестоящим судом были правомерно учтены подходы, изложенные в Методических рекомендациях по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что при применении закона судом первой инстанции была допущена ошибка, а также необоснованно применена аналогия закона.

В соответствии с подлежащим применению в данном споре пунктом 3 статьи 7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Схожая действующая в настоящее время правовая норма закреплена пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, согласно которой с учетом предмета настоящего спора не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

При этом под фирменным наименованием в смысле пункта 4 статьи 54 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака) понималось только наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

С момента введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (01.01.2008) исключительное право на фирменное наименование также закреплено только за юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями (статья 1225, пункт 1 статьи 1473 ГК РФ).

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях") не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 названного Кодекса (пункт 58.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29)).

Таким образом, некоммерческая организация имеет исключительное право его использования лишь на основании Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Вследствие этого у суда первой инстанции не имелось оснований для применения в данном споре пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, который применим лишь к коммерческим организациям.

В силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ аналогия закона применяется в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 названного Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай.

Вместе с тем в настоящем случае имеется прямое законодательное регулирование, устанавливающее в качестве ограничения для использования в товарных знаках обозначений, тождественных или сходных до степени смешения только с фирменными наименованиями.

С учетом изложенного основания для удовлетворения возражения учреждения по заявленным им основаниям у Роспатента отсутствовали. Однако допущенная Роспатентом ошибка, фактически признанная им в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции, судом исправлена не была.

Кроме того, следует учитывать, что согласно части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В случае если соответствующий орган законность своего решения не доказывает (а, напротив, фактически признает его незаконность), арбитражный суд на основании части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Неправильное применение судом первой инстанции норм материального права является в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены состоявшегося судебного акта.

Согласно пункту 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит отмене.

Поскольку Роспатентом при рассмотрении возражения неправильно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении возражения учреждения, то следует признать, что Роспатент неверно оценил фактические обстоятельства дела применительно к вышеприведенным нормам права, подлежавшим применению при разрешении спора.

При указанных обстоятельствах в качестве способа восстановления нарушенных прав заявителя по настоящему делу президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение учреждения с учетом изложенных выводов президиума Суда по интеллектуальным правам.

Довод общества об отсутствии однородности между товарами "воды" 5-го и 32-го классов МКТУ подлежат оценке Роспатентом в рамках повторного рассмотрения возражения.

Озвученные представителями учреждения в ходе судебного заседания доводы о смешении спорного товарного знака общества "Интеллектуальное право" с коммерческим обозначением учреждения и о недобросовестности правообладателя этого товарного знака, заявленные лишь в суде при оспаривании обществом решения Роспатента, минуя внутреннюю апелляцию уполномоченного органа, могут быть предметом самостоятельного возражения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации понесенные при подаче заявления и кассационной жалобы расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на Роспатент, не в пользу которого принят судебный акт.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2014 по делу N СИП-747/2014 отменить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.06.2014 N 2007718479 (362478) о признании недействительным предоставления правовой охраны словесному товарному знаку "Волжский Утес" по свидетельству Российской Федерации N 362478, как противоречащее пункту 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-I "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальное право", повторно рассмотрев возражение федерального государственного бюджетного учреждения "Санаторий "Волжский утес" Управления делами Президента Российской Федерации.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу общества с ограниченной ответственностью "Интеллектуальное право" 3 500 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение требований о признании ненормативного правового акта недействительным и кассационной жалобы.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Интеллектуальное право" из федерального бюджета 500 рублей государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 20.01.2015 N 29.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Р.В. Силаев