Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. N С01-207/2015 по делу N СИП-562/2014 Суд отменил ранее принятое решение по делу об отказе в удовлетворении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку судом не проводилась оценка доказательств, имеющих принципиальное значение для правильного разрешения спора

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 июня 2015 г. N С01-207/2015 по делу N СИП-562/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 июня 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Силаева Р.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу открытого акционерного общества "Концерн "Калашников" (пр. им. Дерябина, д. 3, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426006, ОГРН 1111832003018)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 по делу N СИП-562/2014 (судьи Васильева Т.В., Булгаков Д.А., Голофаев В.В.),

возбужденному по иску открытого акционерного общества "Концерн "Калашников"

к закрытому акционерному обществу "М.Т. Калашников" (ул. Искры, д. 31, корп. 1, Москва, 129344, ОГРН 1021801179652)

о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным обозначением "АК-47" по свидетельству Российской Федерации N 272922 в отношении всех товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200), открытое акционерное общество "Ижевский механический завод" (ул. Промышленная, д. 8, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426063, ОГРН 1121841007958), Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации (Краснопресненская наб., д. 2, Москва, 103274), Межрегиональный общественный фонд имени М.Т. Калашникова (ул. Бородина, д. 19, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426057, ОГРН 1031802486011), общество с ограниченной ответственностью "Лютена" (ул. Саляма Адиля, д. 9 корп. 3, помещение, комн. 1, 10, Москва, 123423, ОГРН 1112130001114), общество с ограниченной ответственностью "Сайберган Рус" (пер. Архангельский, д. 1, стр. 1, офис 6, Москва, 101000, ОГРН 1107746032668).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Концерн "Калашников" - Мамилов К.В. (по доверенности от 15.12.2014 N 260); Айгинин А.А. и Номоконов А.Н. к участию в судебном заседании не допущены по причине несоответствия представленных ими доверенностей от 10.04.2015 требованиям части 5 статьи 61 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ввиду отсутствия на представленных доверенностях оттиска круглой печатью организации-доверителя;

от закрытого акционерного общества "М.Т. Калашников" - Елисаветский М.К. (по доверенности от 16.09.2014), Желтов А.С. (по доверенности от 16.09.2014);

от Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации - Каирова А.О. (по доверенности от 25.12.2014);

от Межрегионального общественного фонда имени М.Т. Калашникова - Фокина А.В. (по доверенности от 16.10.2014).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Концерн "Калашников" (далее - концерн) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к закрытому акционерному обществу "М.Т. Калашников" (далее - общество "М.Т. Калашников", общество) о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака со словесным обозначением "АК-47" по свидетельству Российской Федерации N 272922 в отношении всех товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), открытое акционерное общество "Ижевский механический завод" (далее -завод), Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации, Межрегиональный общественный фонд имени М.Т. Калашникова (далее - фонд), общество с ограниченной ответственностью "Сайберган Рус" (далее - общество "Сайберган Рус"), общество с ограниченной ответственностью "Лютена" (далее - общество "Лютена").

Решением Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, концерн, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование кассационной жалобы концерн указывает на то, что представленные обществом "М.Т. Калашников" документы и фотографии не подтверждают факт использования спорного товарного знака именно в том виде, в котором он зарегистрирован. По мнению концерна, во всех представленных обществом документах обозначение применяется лишь в качестве наименования или изображения товара, а не в качестве товарного знака.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы указывает на то, что обществом "М.Т. Калашников" не подтвержден факт ввода товара, маркированного спорным обозначением, в гражданский оборот. Как указывает концерн, представленные обществом доказательства не отвечают признаку достоверности.

В дополнении к кассационной жалобе и пояснениях к ней концерн дополнительно сослался на нарушение судом первой инстанции процессуальных норм статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих порядок рассмотрения заявления о фальсификации доказательств. Заявитель кассационной жалобы полагает, что суд фактически уклонился от рассмотрения заявления о фальсификации доказательства, поясняет, что истец не имел возможности ранее сделать соответствующее заявление, поскольку лишь в судебном заседании 16.12.2014 суд отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании у ответчика подлинников документов, о фальсификации которых истец был вынужден заявить.

В отзывах и пояснениях на кассационную жалобу общество "М.Т. Калашников" и фонд просят решение суда оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Представитель концерна в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель Российской Федерации в лице Правительства Российской Федерации поддержал позицию заявителя кассационной жалобы, высказался об отсутствии различительной способности у спорного товарного знака.

Представители общества "М.Т. Калашников" и фонда в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы по доводам, изложенным в отзывах и пояснениях, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным. В частности, общество и фонд оспорили доводы концерна о неправомерности и необоснованности вывода об отсутствии доказательств использования товарного знака как несостоятельные, основанные на неверном толковании норм статей 1484 и 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и направленные на переоценку доказательств по делу; указали на несвоевременность заявления концерном довода о нарушении судом первой инстанции статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - с пропуском двухмесячного срока на кассационное обжалование, а также поддержали вывод суда первой инстанции о злоупотреблении концерном процессуальными правами, выразившемся в подаче заявления о фальсификации доказательств лишь на стадии судебных прений по завершении исследования доказательств, которые были представлены обществом за три месяца до момента подачи концерном заявления об их фальсификации.

Роспатент, завод, общество "Лютена" и общество "Сайберган Рус", извещенные надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили.

Кассационная жалоба в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрена в отсутствие представителей указанных лиц.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции на основании материалов дела, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации общество "М.Т. Калашников" является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным обозначением "АК-47" по заявке N 2002727187 с приоритетом от 14.11.2002, зарегистрированного Роспатентом 03.08.2004 за N 272922 в отношении:

товаров 25-го класса МКТУ - жилеты, изделия спортивные трикотажные, изделия трикотажные, куртки, майки с короткими рукавами, одежда готовая, одежда кожаная, одежда трикотажная, одежда, рубашки, свитера, уборы головные;

товаров 28-го класса МКТУ - автоматы игровые с предварительной оплатой, головоломки из набора элементов для составления картины, игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные, игры, мишени.

Концерн, осуществляющий производство, предложение к продаже, продажу, рекламу товаров, однородных товарам 28-го класса МКТУ, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании словесного обозначения "АК 47" в качестве средства индивидуализации товаров и на неиспользование правообладателем спорного товарного знака, обратился в суд с настоящим заявлением о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 28-го класса МКТУ вследствие его неиспользования.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из недоказанности концерном его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении таких товаров 28-го класса МКТУ, как "автоматы игровые с предварительной оплатой, головоломки из набора элементов для составления картины, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные, мишени" и подтверждения обществом использования под его контролем в спорный период товарного знака на вводимых в гражданский оборот таких товарах, как "игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры".

Президиум Суда по интеллектуальным правам, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзывах на нее, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии решения, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу о том, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению, а оспариваемый судебный акт отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

В силу части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Неправильным применением норм материального права являются: 1) неприменение закона, подлежащего применению; 2) применение закона, не подлежащего применению; 3) неправильное истолкование закона (часть 2 указанной статьи).

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления (часть 3 той же статьи).

Концерн считает, что судом первой инстанции были нарушены нормы статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие порядок рассмотрения судом заявлений о фальсификации доказательств, что привело или могло привести к принятию неправильного решения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет указанный довод.

Так, в соответствии с частью 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд: разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления; исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу; проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Исходя из доводов заявителя кассационной жалобы применительно к рассматриваемому делу это означает, что при отказе общества от исключения спорных соглашений от 10.09.2009 и 17.01.2012 из числа доказательств по делу суд должен был осуществить проверку достоверности заявления о фальсификации, в ходе которой был вправе в том числе назначить экспертизу спорных документов, истребовать у лиц, участвующих в деле, дополнительные доказательства, подтверждающие либо достоверность оспариваемых доказательств, либо наличие (отсутствие) фактов, в подтверждение (отрицание) которых они были представлены.

По мнению концерна, фактическое уклонение суда первой инстанции от рассмотрения в изложенном выше процессуальном порядке заявления истца (концерна) о фальсификации ключевого доказательства по делу нарушает принцип состязательности судебного процесса - суд не создал условий для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора, что могло привести к принятию неправильного судебного акта. Заявитель кассационной жалобы указывает, что процессуальный закон не предоставляет суду право отклонить заявление о фальсификации без проверки его обоснованности.

Данный довод соответствует позиции высшей судебной инстанции, сформулированной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.06.2013 N 1095/13 по делу N А59-910/2012.

Вместе с тем, из протокола судебного заседания от 16.12.2014 усматривается, что в ходе судебного заседания, по итогам которого было вынесено обжалуемое судебное решение, суд на основании части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации фактически отказал в рассмотрении заявления истца о фальсификации доказательств, установив в его действиях злоупотребление процессуальными правами.

Злоупотребление процессуальными правами усмотрено судом первой инстанции в несвоевременном представлении соответствующего заявления.

Так, как следует из протокола судебного заседания, в судебном заседании 16.12.2014 концерн заявил ходатайства об истребовании у общества подлинников соглашений от 10.09.2009 и 17.01.2012 об использовании спорного товарного знака под контролем правообладателя. Отвечая на вопрос суда первой инстанции, представитель концерна в судебном заседании сообщил, что о фальсификации указанных документов истец (концерн) не заявляет. При этом представитель концерна затруднился указать причину, по которой следует приобщить к материалам дела именно подлинники указанных документов.

Протокольным определением от 16.12.2014 суд отказал в удовлетворении ходатайства истца об истребовании подлинников документов у ответчика. При этом отказ в удовлетворении ходатайства суд мотивировал тем, что подлинники указанных документов обозревались судом ранее, в материалах дела имеются их заверенные копии, оснований для приобщения к материалам дела именно подлинников документов заявитель ходатайства не указал.

По результатам судоговорения и исследования доказательств суд завершил стадию исследования доказательств и предоставил лицам, участвующим в деле, возможность выступить в прениях (абзацы второй-четвертый страницы 4 протокола судебного заседания - т. 4, л.д. 110).

После выступления представителя истца в прениях суд в порядке, предусмотренном статьей 165 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил возобновить исследование доказательств.

По результатам исследования сайта третьего лица - общества "Сайберган Рус" в сети Интернет суд вновь определил завершить исследование доказательств (абзац седьмой страницы 4 протокола судебного заседания - т. 4, л. д. 110).

При этом в протоколе судебного заседания отражено, что лица, участвующие в деле, дополнений на стадии исследования доказательств как первоначально, так и после возобновления исследования не имели.

Концерн согласно протоколу судебного заседания лишь на стадии повторных прений представил заявление о фальсификации упомянутых соглашений.

В судебном заседании 26.05.2015 тот же представитель концерна Мамилов К.В., который в судебном заседании 16.12.2014 подписал и представил заявление о фальсификации доказательств, отвечая на вопрос президиума Суда по интеллектуальным правам, не опроверг соответствие сведений, приведенных в протоколе судебного заседания 16.12.2014, фактическому ходу судебного заседания. Это же подтверждается и аудиозаписью судебного заседания.

Таким образом, о фальсификации доказательств, которые были заблаговременно представлены ответчиком в материалы дела, а именно одновременно с отзывом (на исковое заявление) от 22.09.2014, на что также указал суд первой инстанции, истец заявил после завершения исследования доказательств на стадии судебных прений.

При этом концерном не учтено, что закрепление в процессуальном законе правил, регламентирующих рассмотрение заявления о фальсификации доказательства, направлено на исключение оспариваемого доказательства из числа доказательств по делу. Вышеприведенные процессуальные правила представляют собой механизм проверки подлинности формы доказательства, а не его достоверности. Как следствие, представляется недопустимым заявлять о фальсификации доказательств на последующих стадиях судебного процесса по завершении стадии исследования доказательств, поскольку доказательство уже подверглось исследованию и оценке суда первой инстанции и его уже нельзя исключить из материалов дела.

В соответствии с частью 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу, обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные указанным Кодексом неблагоприятные последствия.

При изложенных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о правомерном отклонении судом первой инстанции заявления истца о фальсификации доказательств и соглашается с выводом о допущенном истцом злоупотреблении процессуальными правами.

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам принимает во внимание, что соответствующий довод о процессуальном нарушении был заявлен концерном по истечении установленного статьей 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации срока на кассационное обжалование.

Иные доводы концерна сводятся к утверждению о несоответствии фактическим обстоятельствам дела выводов суда первой инстанции об использовании третьими лицами под контролем правообладателя - ответчика по настоящему делу спорного товарного знака для маркировки введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров и, как следствие, неправильном применении норм статьи 1486 ГК РФ к фактическим обстоятельствам дела. По мнению концерна, все представленные обществом "М.Т. Калашников" документы свидетельствуют о возможном использовании не спорного товарного знака, а изображения и маркировки автомата Калашникова, к разработке которого имеет отношение не общество, а концерн и выступающее на его стороне третье лицо - завод.

Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об обоснованности данного довода заявителя кассационной жалобы в силу следующего.

Согласно статье 1486 ГК РФ (в редакции, действовавшей в течение трехлетнего периода, за который подлежит исследованию вопрос использования товарного знака) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей указанной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Заинтересованным лицом применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого знака.

Таким образом, для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обстоятельствами, имеющими значение для дела, являются: факт заинтересованности лица, подавшего заявление, и факт неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.

Вывод суда первой инстанции о заинтересованности концерна в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака только в отношении товаров "игрушки, игрушки с подвижными частями или передвижные, игры" и отсутствии заинтересованности в отношении товаров "автоматы игровые с предварительной оплатой, головоломки из набора элементов для составления картины, игры автоматические без использования телевизионных приемников, игры настольные, мишени" заявителем кассационной жалобы не оспаривается.

Довод концерна о том, что представленные обществом "М.Т. Калашников" документы не подтверждают ввод товаров в гражданский оборот и доведение их до конечного потребителя, подлежит отклонению как направленный на переоценку доказательств, что в силу статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не входит в полномочия суда кассационной инстанции.

Кроме того, данный довод концерна основан на ошибочном толковании норм пункта 2 статьи 1484 ГК РФ, согласно которой исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Таким образом, вопреки мнению концерна, ввоз по таможенным декларациям на территорию Российской Федерации в таможенном режиме "выпуск для внутреннего потребления", а также реклама, продвижение и предложение к продаже в каталогах и в сети Интернет товаров, маркированных товарным знаком, подтверждает его использование.

Вместе с тем, довод концерна, повторяющийся в кассационной жалобе, о том, что обществом или третьими лицами использовался не оспариваемый товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован, а изображение определенного образца стрелкового оружия - всемирно известного автомата Калашникова (модель 1947 года), маркируемого буквенно-цифровым обозначением "АК-47", и использовалась указанная аббревиатура, воспринимаемая потребителями при видоизменении обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, как обозначение автомата Калашникова, а не словесный элемент товарного знака, не получил надлежащей оценки суда первой инстанции (пункт 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На названный довод истца суд первой инстанции указал, что использование товарного знака в комбинации с дополнительными элементами допускается в силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ (в редакции, действовавшей в исследуемый период использования товарного знака), если такое изменение его отдельных элементов не влияет на его различительную способность и не ограничивает охрану, предоставленную товарному знаку, что в данном случае имело место.

Однако обусловленная приведенной правовой нормой и подпунктом 2 пункта "С" статьи 5 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883, возможность для правообладателя использовать товарный знак с изменениями, не влияющими на его различительную способность, не исключают того, что правообладателем или третьими лицами под его контролем могло использоваться не спорное видоизмененное средство индивидуализации товаров, а изображение и маркировка (обозначение) товара иного лица либо иного объекта материального мира, существовавшего задолго до даты приоритета спорного товарного знака и к созданию которого правообладатель товарного знака отношения не имел.

При этом ответчиком-правообладателем не оспаривается, что спорный товарный знак не является фантазийным, а воспроизводит профильное изображение и маркировку всемирно известного образца огнестрельного оружия - автомата Калашникова, что подтвердил его представитель в ходе судебного заседания 26.05.2015.

Указанные обстоятельства, и в первую очередь не оспариваемая участвующими в деле лицами всемирная известность конкретного образца стрелкового оружия, ставшего прообразом для спорного средства индивидуализации и копируемого в представленных ответчиком в материалы дела в качестве доказательств изображениях и описаниях пневматического (страйкбольного) оружия, макетов, игрушек, обуславливают необходимость в целях установления факта использования спорного обозначения в каждом конкретном случае различать (разграничивать) товарный знак и изображение самого товара либо обозначение огнестрельного оружия - прообраза.

Оценки доказательств с данной точки зрения, несмотря на соответствующие доводы истца, судом первой инстанции не проводилось, при том что соответствующий анализ имеет принципиальное значение для правильного разрешения спора.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что в случае, если ответчик указывает на использование обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, с изменением отдельных элементов, судом первой инстанции должна быть проведена оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения именно как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования этого товарного знака с изменением отдельных элементов. Вопрос о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения на различительную способность спорного товарного знака, остался ли он узнаваемым (отличаемым) в глазах потребителя, является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.04.2015 N С01-185/2015 по делу N СИП-804/2014, от 02.02.2015 N С01-1281/2014 по делу N СИП-539/2014 и от 09.04.2014 N С01-158/2014 по делу N СИП-225/2013.

При данных обстоятельствах соответствующие выводы суда первой инстанции нельзя признать надлежащим образом мотивированными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств использования спорного товарного знака, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу ограничения его полномочий, установленного частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, спор подлежит в соответствии с пунктом 3 части 1 той же статьи направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, оценить собранные по делу доказательства использования спорного товарного знака с учетом необходимости разграничения с позиций потребителей соответствующих товаров 28-го класса МКТУ товарного знака и изображения (обозначения) огнестрельного оружия - прообраза спорного товарного знака, в том числе при необходимости предложить сторонам решить вопрос о предоставлении дополнительных доказательств, отражающих мнения таких потребителей, либо о назначении судебной экспертизы с целью выявления такого мнения.

По результатам нового рассмотрения дела суду первой инстанции также надлежит распределить судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2014 по делу N СИП-562/2014 отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

Р.В. Силаев