Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2015 г. N С01-1281/2014 по делу N СИП-539/2014 Ранее принятое решение о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака оставлено без изменения, поскольку ответчик не доказал факта использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший подаче иска

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 2 февраля 2015 г. N С01-1281/2014 по делу N СИП-539/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 2 февраля 2015 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.,

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Голофаева В.В.,

рассмотрел кассационные жалобы

общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ТраверсГрупп" (ул. Станционная, д. 32, офис 311, г. Новосибирск, 630108, ОГРН 1085404014794) и общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ТраверсГрупп" (ул. Аэрофлотская, д. 5, г. Сургут, 628422, ОГРН 1068602158954)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу N СИП-539/2014 (судьи Пашкова Е.Ю., Лапшина И.В., Снегур А.А.)

по иску общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ТраверсГрупп"

к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ТраверсГрупп"

о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "ТраверсГрупп" по свидетельству Российской Федерации N 355223 вследствие его неиспользования. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200). 

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ТраверсГрупп" (истца) - Зуйков С.А., Пелих А.Н. (по доверенности от 14.12.2013);

от общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ТраверсГрупп" (ответчика) - Васильев Е.И. (по доверенности от 24.01.2015). 

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ТраверсГрупп" (далее - общество ПКФ "ТраверсГрупп", правообладатель) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "ТраверсГрупп" (далее - общество ГК "ТраверсГрупп") о запрете использования фирменного наименования и защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 355223. 

Арбитражным судом Новосибирской области по названному иску возбуждено дело N А45-4302/2013. 

Общество ГК "ТраверсГрупп" 24.05.2013 подало в Арбитражный суд Новосибирской области встречный иск к обществу ПКФ "ТраверсГрупп" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 355223 в отношении товаров 6-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых он зарегистрирован, вследствие его неиспользования. 

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 24.07.2013 по делу N А45-4302/2013, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 23.10.2013, требования общества ПКФ "ТраверсГрупп" по первоначальному иску частично удовлетворены, в удовлетворении требований общества ГК "ТраверсГрупп" по встречному иску отказано. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.04.2014 по тому же делу названные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области с указанием на необходимость рассмотрения вопроса о выделении в отдельное производство требования о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования. 

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 23.05.2014 встречное исковое заявление общества ГК "ТраверсГрупп" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "ТраверсГрупп" по свидетельству Российской Федерации N 355223 выделено в отдельное производство и в порядке статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направлено по подсудности в Суд по интеллектуальным правам. 

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.06.2014 возбуждено производство по делу N СИП-539/2014, исковое заявление общества ГК "ТраверсГрупп" принято к производству. 

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 иск удовлетворен частично: досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 355223 в отношении товара 6-го класса МКТУ "тросы стальные", в остальной части иска отказано. 

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество ГК "ТраверсГрупп", ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, в том числе подпункта 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, просит решение от 09.10.2014 отменить, дело направить на новое рассмотрение. 

Доводы, содержащиеся в кассационной жалобе общества ГК "ТраверсГрупп", сводятся к несогласию с выводом суда первой инстанции о доказанности правообладателем факта использования оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров 6-го класса МКТУ. По мнению общества ГК "ТраверсГрупп", вывод суда о том, что использование отдельных элементов знака является использованием товарного знака с незначительными изменениями его отдельных элементов, не влияющими на его различительную способность и не ограничивающими охрану, предоставленную товарному знаку, сделан безотносительно к требованиям законодательства и без учета пункта 15.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, пункта 12.4.7 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2007 N 346. 

Правообладатель оспариваемого товарного знака - общество ПКФ "ТраверсГрупп", - будучи несогласным с решением суда о частичном удовлетворении иска, также обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение от 09.10.2014 в части досрочного прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака отменить, дело в указанной части направить на новое рассмотрение. 

В обоснование своей кассационной жалобы правообладатель указывает, что данная судом первой инстанции оценка заинтересованности общества ГК "ТраверсГрупп" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака основана на неправильном применении закона. При этом судом не дана оценка заинтересованности общества ГК "ТраверсГрупп" в отношении конкретного товара - "тросы стальные", использование товарного знака в отношении которого, по мнению правообладателя, последним доказано. 

В судебном заседании кассационной инстанции представители сторон поддержали доводы своих кассационных жалоб, возражая против удовлетворения жалобы оппонента. 

Роспатент, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку своих представителей не обеспечил. Кассационные жалобы рассмотрены в его отсутствие на основании части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам, рассмотрев доводы, содержащиеся в кассационных жалобах, выслушав явившихся в заседание представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов суда установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их удовлетворения в связи со следующим. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

Согласно статье 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. 

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался. 

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. 

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, комбинированный товарный знак по заявке N 2006736830 с приоритетом от 18.12.2006 зарегистрирован Роспатентом 18.07.2008 в отношении товаров 6-го класса МКТУ на имя общества ПКФ "ТраверсГрупп" (свидетельство Российской Федерации N 355223). 

Товарный знак зарегистрирован в желтом и черном цветах, включает в себя словесные элементы "ТраверсГрупп" и "Поднимай легко!". Центральное доминирующее положение в товарном знаке занимает изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение заглавных букв "Т" и "Г", вписанных в окружность. Все словесные элементы в товарном знаке являются охраняемыми. 

Общество ГК "ТраверсГрупп", ссылаясь на то, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 355223 не используется правообладателем на протяжении последних трех лет в отношении товаров 6-го класса МКТУ, обратилось в суд с заявлением о досрочном прекращении его правовой охраны. 

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака общество ГК "ТраверсГрупп" указало на то, что оказывает услуги по ремонту и обслуживанию грузоподъемного оборудования; сослалось на наличие реального намерения использовать обозначение "ТраверсГрупп" в своей деятельности по производству и предложению к продаже подъемно-транспортного оборудования и грузозахватных приспособлений, траверс, на наличие у него исключительных прав на фирменное наименование, содержащее соответствующее словосочетание, а также на направление в Роспатент заявки на регистрацию словесного товарного знака "TRAVERSGROUP" в отношении ряда товаров и услуг, в том числе товаров 6-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Кроме того, общество ГК "ТраверсГрупп" обратило внимание суда на то, что является администратором доменного имени "traversgroup.ru". 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции признал общество ГК "ТраверсГрупп" лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в отношении товаров 6-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован. 

Учитывая, что сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 6-го класса МКТУ тождественны либо однородны и имеют одно назначение, общий круг потребителей, один рынок сбыта, а также принимая во внимание, что однородность товаров правообладателем спорного товарного знака не оспаривается, суд первой инстанции пришел к выводу, что общество ГК "ТраверсГрупп" является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 355223 в отношении испрашиваемых в исковом заявлении товаров 6-го класса МКТУ. 

Правообладатель, возражая против иска, сослался на использование им в установленном порядке принадлежащего ему товарного знака, в частности путем производства, продажи и рекламы товаров, маркированных спорным обозначением, разработки и создания интернет-сайта, внедрения дисконтных карт, активных телефонных продаж, электронной рассылки коммерческих предложений. 

По результатам оценки представленных правообладателем доказательств (в том числе представленной на обозрение продукции) суд первой инстанции признал подтвержденным факт использования спорного товарного знака правообладателем в смысле статьи 1486 ГК РФ в трехлетний период, предшествовавший подаче искового заявления, в отношении части товаров 6-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, за исключением товара "тросы стальные".

Отклоняя довод общества ГК "ТраверсГрупп" о неиспользовании правообладателем товарного знака в том виде, в каком он зарегистрирован, и использовании в ином виде (без охраняемого словесного элемента "Поднимай легко!"), а также об использовании на документации вместо товарного знака своего фирменного наименования, суд первой инстанции исходил из того, что центральное доминирующее положение в спорном товарном знаке занимает именно изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение заглавных букв "Т" и "Г", вписанных в окружность, при этом использование правообладателем товарного знака с незначительными отличиями (либо без двух словесных элементов, либо без словесного элемента "Поднимай легко!") осуществляется в целях оптимизации маркировки продукции определенного вида. 

Учитывая наличие заинтересованности общества ГК "ТраверсГрупп", принимая во внимание доказанность правообладателем факта использования спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ в отношении части товаров 6-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, за исключением товара "тросы стальные", суд признал исковые требования подлежащими удовлетворению лишь в отношении части товаров 6-го класса МКТУ, а именно - "тросы стальные". 

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что указанные выводы суда первой инстанции соответствуют представленным в материалы дела доказательствам; судом первой инстанции не допущено нарушений норм материального и процессуального права при принятии оспариваемого судебного акта. 

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом. 

Общество ГК "ТраверсГрупп", выражая в своей кассационной жалобе несогласие с выводом о доказанности правообладателем использования оспариваемого товарного знака, фактически оспаривает вывод суда о том, что использование спорного комбинированного товарного знака без словесного элемента "Поднимай легко!" не влияет на его различительную способность. Общество ГК "ТраверсГрупп" отмечает, что словесный элемент "Поднимай легко!" является охраноспособным, и его исключение из товарного знака значительно повлияет на различительную способность товарного знака в целом, поскольку индивидуализирующая функция товарного знака достигается в том числе благодаря словесному элементу "Поднимай легко!". 

Президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что этот довод подлежит отклонению. 

Как указано судом первой инстанции, правообладателем в соответствии с положениями пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в подтверждение использования оспариваемого товарного знака в судебном заседании была представлена продукция, изготовленная в 2010 и 2012 годах и маркированная обозначением "ТГ" в окружности: "звено овальное металлическое", "скоба металлическая", "зажим металлический для каната/троса", "крюк натяжной металлический", также в материалы дела были представлены паспорта на изделия за 2010-2013 годы; товарные накладные, счета-фактуры, счета на оплату за аналогичные периоды; ответы контрагентов правообладателя о продукции, поставляемой им последним, ее маркировке, и прилагаемые к ним копии счетов на оплату за 2012 и 2013 годы; договоры об оказании услуг по размещению рекламных материалов; акт по оказанию услуг по продвижению сайта traversgroup.ws. 

Установив, что незначительные отличия используемых правообладателем обозначений (либо без двух словесных элементов, либо без словесного элемента "Поднимай легко!") не влияют на различительную способность оспариваемого товарного знака и не ограничивают его правовую охрану, суд первой инстанции обоснованно признал названные документы надлежащими и достаточными доказательствами использования оспариваемого товарного знака для идентификации товаров 6-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован (за исключением товара "тросы стальные"), и в отношении которых истец просил прекратить правовую охрану средства индивидуализации. 

При этом судом первой инстанции принято во внимание, что центральное доминирующее положение в спорном товарном знаке занимает именно изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение заглавных букв "Т" и "Г", вписанных в окружность. 

Мнение общества ГК "ТраверсГрупп" об обратном обусловлено субъективной позицией стороны и не свидетельствует о неправильном применении судом пункта 2 статьи 1486 ГК РФ. 

Иная оценка обществом ГК "ТраверсГрупп" исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств не может служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта. 

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отмечает, что оценка наличия или отсутствия сходства товарного знака и используемого обозначения, восприятия потребителями используемого обозначения как того же товарного знака, а также влияния изменений на различительную способность товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действовавшей до 01.10.2014) или на изменение существа товарного знака (в смысле положений пункта 2 статьи 1486 ГК РФ в редакции, действующей с 01.10.2014) вследствие использования этого товарного знака с изменением отдельных элементов, является вопросом факта, который устанавливается судом первой инстанции по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения. 

По указанному основанию президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет и изложенные в кассационной жалобе общества ПКФ "ТраверсГрупп" доводы о ненадлежащей оценке, данной судом первой инстанции, таким доказательствам использования правообладателем товарного знака в отношении товара "тросы стальные", как распечатка электронной версии журнала N 4(63) 2010 "Промышленное оборудование", опубликованного на сайте http://po.prompages.i-u/po63.php (часть 2), сертификат качества N 47709, товарная накладная от 21.08.2012 N 443. 

Ссылки правообладателя на то, что слова "канат" и "трос" являются синонимами, а товар "трос стальной" представляет собой составную часть сложного изделия "строп канатный" (в отношении которого использование товарного знака признано судом доказанным), в связи с чем, по его мнению, использование спорного товарного знака в отношении товара "трос стальной" также следует признать доказанным, президиум Суда по интеллектуальным правам считает подлежащими отклонению. 

Принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств использования спорного товарного знака в отношении товара "трос стальной" как самостоятельного вида товара, а также учитывая, что товары "строп канатный" и "трос стальной" относятся к товарам разного рода и имеют различное назначение, указанный довод правообладателя не свидетельствует об использовании спорного товарного знака в отношении товара "трос стальной" в смысле статьи 1486 ГК РФ. В силу положений данной статьи Кодекса для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними. Использование обозначения для маркировки иных товаров, отличных от тех, для которых он зарегистрирован, но которые могут входить в их состав в качестве составляющих элементов по смыслу закона не может свидетельствовать об использовании товарного знака. Кроме того, вхождение тросов стальных в стропы канатные ответчиком не доказано. 

Довод общества ГК "ТраверсГрупп" о неправильном применении подпункта 2 пункта "С" статьи 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности не может быть признан обоснованным, поскольку содержание данной статьи соответствует смыслу и назначению норм статьи 1486 ГК РФ. 

Нарушений требований процессуального законодательства при сборе и оценке судом доказательств по настоящему делу суд кассационной инстанции не усматривает. 

Переоценка фактических обстоятельств дела и представленных доказательств не входит в полномочия суда кассационной инстанции в силу его компетенции, установленной главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

С учетом изложенного, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии предусмотренных статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены либо изменения решения Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по кассационным жалобам относятся на их заявителей. 

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2014 по делу N СИП-539/2014 оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "ТраверсГрупп" и общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "ТраверсГрупп" - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. 

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

С.М. Уколов

В.А. Химичев

В.В. Голофаев