Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2015 г. N С01-452/2015 по делу N А08-8801/2013 Суд отменил ранее вынесенные судебные решения в части отказа истцу во взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и дело в этой части направил на новое рассмотрение, поскольку в удовлетворении требований правообладателя о защите его прав на действующие товарные знаки, адресованных нарушителю этих прав, не может быть отказано

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июня 2015 г. N С01-452/2015 по делу N А08-8801/2013

ГАРАНТ:

Определением СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20 января 2016 г. N 310-ЭС15-12683 настоящее постановление отменено в части взыскания компенсации

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 24 июня 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А., судьи - Уколов С.М., Голофаев В.В.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР" (Октябрьский проспект, 112, Люберцы, Московская область, 140002, ОГРН 1037700075115) на решение Арбитражного суда Белгородской области от 20.10.2014 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2015, принятые по делу N А08-8801/2013 по иску закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР" к открытому акционерному обществу "Белгородский хладокомбинат" (ул. Дзгоева, д. 1, г. Белгород, Белгородская область, 308017, ОГРН 1023101644390) о прекращении нарушения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 207551, N 497485, N 486650, N 249801, N 161492, N 234939 и о взыскании компенсации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Белгородский хладокомбинат" (ул. Дзгоева, д. 1, г. Белгород, Белгородская область, 308017).

В судебном заседании приняли участие представители:

от открытого акционерного общества "Белгородский хладокомбинат" - Киселев С.Н. (по доверенности от 01.08.2014);

от закрытого акционерного общества "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР" - Филиппов Д.В. (по доверенности от 15.10.2014).

Суд по интеллектуальным правам установил:

закрытое акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР" (далее - общество "МИР") обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Белгородский хладокомбинат" (далее - общество "Белгородский хладокомбинат") о запрете использовать обозначения "Птичка", "Праздничное", "Ноктюрн" для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 207551, N 497485, N 486650, N 249801, N 161492, N 234939 и взыскании 1 645 474,32 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 207551, N 497485, N 486650, N 249801, N 161492, N 234939 при реализации товаров по ТТН ПРУН12-01029 от 13.12.2012 (с учетом уточнений в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Белгородский хладокомбинат" (далее - общество ТД "Белгородский хладокомбинат").

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 20.10.2014 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2015 решение арбитражного суда от 20.10.2014 по делу N А08-8801/2013 оставлено без изменения, апелляционная жалоба общества "МИР" - без удовлетворения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Мир" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела, просит судебные акты отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В судебном заседании 17.06.2015 представитель общества "Мир" представил суду дополнение к кассационной жалобе, в котором указал, что оспариваемые судебные акты считает необоснованными и незаконными только в части требования о взыскании заявленной обществом "Мир" компенсации. При этом отметив, что обществом не оспаривается законность принятых по настоящему делу судебных актов в части запрета на использование товарных знаков.

В судебном заседании, отзыве представитель общества "Белгородский хладокомбинат" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по мотивам, изложенным в отзыве и письменных пояснениях.

Указал что, так как общество "Мир" фактически не производило мороженое либо сходные с ним товары в течение всего срока владения товарными знаками, не представило доказательства производства или подготовки к производству, а фактически вся деятельность заявителя кассационной жалобы свелась к подготовке исковых заявлений в отношении общества "Белгородский хладокомбинат", значит общество "Мир" нарушило обязательное требование о добросовестном использовании знака согласно пункту 9 статьи 4, части 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Данные обстоятельства, по мнению общества "Белгородский хладокомбинат" применительно к требованиям пункта 2 статьи 10 ГК РФ являются самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска и защите права.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив довод кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемых судебных актов, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела, в части взыскания компенсации и принятии решения и постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из довода, содержащегося в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных актов в обжалуемой части по следующим основаниям.

В обоснование исковых требований общество "Мир" сослалось на то, что оно является правообладателем товарных знаков "Птичка" (свидетельства Российской Федерации N 207551, 497485), "Праздничное" (свидетельство Российской Федерации N 4866650), "Праздничная" (свидетельство Российской Федерации N 249801), "Праздничный" (свидетельство Российской Федерации N 161492), "Ноктюрн" (свидетельство Российской Федерации N 234939) в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "мороженое".

Ссылаясь на нарушение обществом "Белгородский хладокомбинат" исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки, общество "Мир" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая решение по данному делу, суд первой инстанции указал, что суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Так как факт нарушения обществом "Белгородский хладокомбинат" исключительных прав общества "Мир" не доказан, суд первой инстанции сделал вывод об отсутствии оснований для удовлетворения требования о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Суд первой инстанции пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований.

Суд апелляционной инстанции посчитала данный вывод суда первой инстанции по существу правильным. При этом суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных указанным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь в арбитражный суд с иском, общество "МИР" просило взыскать с общества "Белгородский хладокомбинат" 1 345 474,32 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки "Праздничное" по свидетельству Российской Федерации N 486650, "Праздничная" по свидетельству Российской Федерации N 249801 и "Праздничный" по свидетельству Российской Федерации N 161492 при реализации товаров по ТН ПРУН12-01029 от 13.12.2012, рассчитанной в порядке подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товара - мороженое "Праздничное" из расчета: 224 245,72 рублей х 2 х 3.

Кроме того, общество "МИР" просило взыскать с общества "Белгородский хладокомбинат" по 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "Птичка" по свидетельству Российской Федерации N 207551, "Птичка" по свидетельству Российской Федерации N 497485, "Ноктюрн" по свидетельству Российской Федерации N 234939.

Суд апелляционной инстанции указал, что использование обществом "Белгородский комбинат" словесного элемента "праздничное мороженое" и товарные знаки "Праздничное", "Праздничный", "Праздничная" не могут быть признаны сходными до степени смешения в связи с отсутствием ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

При этом судом апелляционной инстанции сделан вывод о том, что требования общества "Мир" о взыскании с общества "Белгородский хладокомбинат" по 100 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарные знаки "Птичка" по свидетельству Российской Федерации N 207551, "Птичка" по свидетельству Российской Федерации N 497485, "Ноктюрн" по свидетельству Российской Федерации N 234939 удовлетворению не подлежат в связи с отсутствием в материалах дела достоверных и достаточных доказательств, свидетельствующих об использовании обществом "Белгородский хладокомбинат" указанных товарных знаков.

Между тем суды первой и апелляционной инстанции не учли следующее.

Как указано в пункте 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Таким образом в силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ именно общество "Белгородский хладокомбинат" должно доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) общества "Мир", повлекших неблагоприятные последствия для ответчика.

В оспариваемом решении суда первой инстанции отсутствуют выводы о том, имело ли общество "Мир" реальное намерение использования спорных товарных знаков правообладателем которых он являлся или является, судом не исследовались причины такого неиспользования самостоятельно обществом "Мир" или с привлечением третьих лиц, а также цель регистрации спорных товарных знаков.

Суд первой инстанции, ограничился указанием на то, что общество "Мир" не являлось ни производителем, ни лицом, осуществляющим оборот мороженого.

Делая вывод о том, что из конкретных фактических обстоятельств, следует, что действия общества "Мир" по государственной регистрации товарных знаков могут быть квалифицированы как злоупотребление правом, суд первой инстанции не указал мотивы, по которым он пришел к такому выводу, что недопустимо с силу положений статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оценивая сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения с точки зрения их графического и визуального сходства, суды первой и апелляционной инстанций не учли Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 и Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, а также рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из этого, в удовлетворении требований правообладателя о защите прав на действующие товарные знаки, адресованные нарушителю этого права, не может быть отказано.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения и является санкцией за бездоговорное гражданское правонарушение.

Также судами не учтена рекомендация, данная в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 по делу N А40-9614/2012-27-117 о том, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

При этом в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/04-67-642 содержится правовая позиция о том, что на усиление различительной способности сравниваемых судом обозначений влияет наличие у общества серии товарных знаков со словесным элементом, занимающим в нем доминирующее положение.

Как следует из материалов дела, общество являлось правообладателем серии товарных знаков с доминирующим элементом "Праздничное":

"Праздничное" по свидетельству Российской Федерации N 486650, "Праздничная" по свидетельству Российской Федерации N 249801 и "Праздничный" по свидетельству Российской Федерации N 161492.

Учитывая, что изложенные в обжалуемых судебных актах выводы, в части взыскания компенсации, не соответствуют имеющимся в деле доказательствам, сделаны при неполном выяснении фактических обстоятельств, имеющих значение для дела, и основаны на неправильном применении норм материального и процессуального права, обжалуемые судебные акты, в указанной части подлежат отмене.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения в части взыскания компенсации требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в части взыскания компенсации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела в части взыскания компенсации, суду первой инстанции необходимо учесть вышеизложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, с учетом Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 и Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, а также учесть положения, содержащиеся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, от 18.06.2013 N 2050/13, от 18.07.2006 N 2979/06 и исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Белгородской области от 20.10.2014 по делу N А08-8801/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2015 по тому же делу отменить, в части взыскания компенсации.

Направить дело N А08-8801/2013 в указанной части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

В остальной части решение Арбитражного суда Белгородской области от 20.10.2014 по делу N А08-8801/2013 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.03.2015 оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок не превышающей двух месяцев с момента его принятия.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

С.М. Уколов

Судья

В.В. Голофаев