Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2015 г. по делу N СИП-18/2015 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента в связи с отсутствием факта восприятия российскими потребителями спорного обозначения в качестве средства индивидуализации, принадлежащего исключительно правообладателю, то есть об отсутствии факта наличия у данного обозначения приобретенной различительной способности для индивидуализации товаров только правообладателя

Решение Суда по интеллектуальным правам от 22 июля 2015 г. по делу N СИП-18/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 21 июля 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 22 июля 2015 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 октября 2015 г. N С01-760/2015 по делу N СИП-18/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мельниковой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление

общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (ул. Гражданская, д. 119, офис 109, г. Николаев, Украина, 54017, ЕГРПОУ 32719869)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва 123995, ОГРН 1047730015200) от 20.12.2014 об удовлетворении возражения от 30.04.2014 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 375705 недействительным полностью; об обязании Роспатента восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" путем публикации в официальном бюллетене Роспатента извещения о действии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 375705 и внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "МИРРОЛЛА" (ул. Ивана Фомина, д. 6, Санкт-Петербург, 194295, ОГРН 1047855172551) и общество с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" (ул. Обручева, д. 55А, Москва, 117246, ОГРН 1037732007620).

При участии в судебном заседании представителей:

от заявителя - Белицкий Ф.В. (по доверенности от 10.03.2015);

от органа, принявшего оспариваемое решение, - Слепенков А.С. (по доверенности от 28.08.2014 N 02/32-570/41);

от третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "МИРРОЛЛА") - Золотых Н.И. и Курапова А.Г. (по доверенности от 18.02.2015), Семенов А.В. (по доверенности от 18.02.2015);

от третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм") - Семенов А.В. (по доверенности от 08.06.2015), установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" (далее - общество "Амальгама Люкс", заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 20.12.2014 об удовлетворении возражения от 30.04.2014 и признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 375705 недействительным полностью как несоответствующего статье 6 quinquies Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), пунктам 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках); об обязании Роспатента восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы общества "Амальгама Люкс" путем публикации в официальном бюллетене Роспатента извещения о действии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 375705 и внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Определениями Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2015 и от 19.05.2015 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены общество с ограниченной ответственностью "МИРРОЛЛА" (далее - общество "МИРРОЛЛА") и общество с ограниченной ответственностью "Нео-Фарм" (далее - общество "Нео-Фарм") соответственно.

В обоснование заявления общество "Амальгама Люкс" ссылается на то, что обозначение "сульсен" не используется как наименование лекарственных либо косметических средств, а также не является международным непатентованным наименованием. При этом отмечает, что в международной торговой практике применяется название химического вещества - "selenium sulfide" ("селена сульфид"), которое используется при производстве различных лекарственных и косметических препаратов.

По мнению заявителя, словесное обозначение "СУЛЬСЕНА" не указывает на состав и свойства товаров, содержащих "сульсен", и не способно вводить потребителей в заблуждение относительно состава и свойств товаров, не содержащих "сульсен".

Как утверждает общество "Амальгама Люкс", впервые словесное обозначение "СУЛЬСЕНА" начало использоваться Николаевским парфюмерно-косметическим комбинатом "Алые паруса" в первой половине 60-х годов XX века для маркировки товаров против перхоти и ухода за волосами, а в соответствии с авторским договором N ПП-86 от 28.12.2003 все имущественные права на технологическую документацию, технологический процесс и состав пасты "СУЛЬСЕНА" перешли от вышеназванного лица к заявителю, в связи с чем с 08.01.2004 товары против себореи и перхоти производились ОАО "Николаевский парфюмерно-косметический комбинат "Алые паруса" исключительно по инициативе, заказу и под контролем заявителя. При этом обращает внимание, что решением Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины от 09.12.2008, утвержденным приказом Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины от 25.12.2008 N 301, товарный знак "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины N 45294 признан хорошо известным в Украине в отношении общества "Амальгама Люкс" для товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "косметически-профилактические средства против перхоти" и 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты и лечебные средства против себореи и перхоти" по состоянию на 01.01.2006.

С точки зрения общества "Амальгама Люкс", оспариваемое решение Роспатента противоречит выводам Роспатента о приобретении словесным обозначением "СУЛЬСЕНА" дополнительной различительной способности вследствие производственной и торговой деятельности заявителя, сделанным в решениях от 10.10.2008 и от 24.03.2009.

Заявитель полагает, что Роспатент не применил к рассматриваемым отношениям норму, установленную абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, согласно которой положения, предусмотренные этим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, а также неправильно применил нормы, предусмотренные абзацем четвертым пункта 1 и абзацем вторым пункта 3 статьи 6 названного закона.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении заявленных требований. В отзыве Роспатент ссылается на то, что оспариваемый товарный знак является производным от слова "сульсен", которое согласно словарно-справочным источникам используется как название лекарственного препарата в виде пасты или мыла, применяемого при лечении себореи волосистой части головы, а также внесено в Государственный реестр лекарственных средств как наименование фармацевтической субстанции.

Роспатент отмечает, что согласно представленным доказательствам сульсеновое мыло производится в России с 60-х годов XX-го века в значительных объемах на различных заводах-производителях.

Исходя из изложенного Роспатент считает, что задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака слово "сульсен" являлось наименованием фармацевтической субстанции, а также наименованием лекарственного препарата, в связи с чем оспариваемый товарный знак, производный от наименования фармацевтической субстанции и лекарственного препарата "сульсен" и отличающийся от него всего лишь на одну букву, указывает на наличие данной фармацевтической субстанции и лекарственного препарата в составе товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, для которых он был зарегистрирован, что, в свою очередь, предопределяет его неохраноспособность в силу пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

По мнению Роспатента, поскольку обозначение "СУЛЬСЕНА" представляет собой указание на состав и свойства товаров, оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств тех товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, которые не содержат в своем составе "сульсен", что свидетельствует о несоответствии данного обозначения пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Возражая против довода заявителя о недопустимости применения нормы пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, поскольку оспариваемый товарный знак "СУЛЬСЕНА" не является тождественным наименованию фармацевтической субстанции "сульсен", Роспатент указывает, что необходимо учитывать обстоятельства, связанные с восприятием товарного знака потребителями, а именно то, что в силу сходства сравниваемых обозначений до степени смешения обозначение "СУЛЬСЕНА" может восприниматься потребителями как наименование фармацевтической субстанции "сульсен".

Роспатент полагает, что регистрация подобных оспариваемому товарному знаку обозначений может создать препятствия для производства и доступа на российский рынок другим производителям, так как правообладатель имеет исключительное право запрещать использование любых сходных до степени смешения с его товарным знаком обозначений в отношении однородных товаров, что может ограничить доступ на рынок производителям, размещающим на этикетках своей продукции наименование фармацевтической субстанции "сульсен".

Не оспаривая довод общества "Амальгама Люкс" о том, что слово "сульсен" не является международным непатентованным наименованием лекарственного средства, Роспатент вместе с тем считает, что данное обстоятельство не опровергает его вывод о том, что обозначение "сульсен" само по себе является наименованием фармацевтической субстанции. При этом отмечает, что в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано на имя различных производителей большое количество общепринятых наименований лекарственных средств и субстанций, например, "анальгин", "новокаин", "глюкоза" и другие, которые в принципе не способны индивидуализировать товары конкретного производителя, то есть использоваться в качестве товарных знаков.

С точки зрения Роспатента, сам факт использования заявителем обозначения "СУЛЬСЕНА" не свидетельствует о приобретении этим обозначением различительной способности и заявителем не представлены доказательства, которые бы подтверждали, что обозначение "СУЛЬСЕНА" в результате использования приобрело различительную способность именно как средство индивидуализации заявителя. При этом ссылается на использование сходного с оспариваемым товарным знаком обозначения "сульсен" в течении длительного времени многими производителями задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Как полагает Роспатент, признание товарного знака "СУЛЬСЕНА" хорошо известным в Украине не может свидетельствовать о приобретении им различительной способности в Российской Федерации.

Не соглашаясь с доводом общества "Амальгама Люкс" о том, что обозначение "сульсен" являлось наименованием лекарственного препарата и фармацевтической субстанции лишь в прошлом, Роспатент указывает на наличие сведений о "сульсене" в Общероссийском классификаторе от 01.07.1994 года, Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности от 22.11.2007, лекарственной базе "Медицина 2000" и других современных источниках.

Обществом "МИРРОЛЛА" представлено заявление об отказе в судебной защите, в котором оно просит отказать в удовлетворении заявления на основании пункта 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общество "МИРРОЛЛА" ссылается на вступившее в законную силу постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2015 по делу N А40-160628/2013, в котором содержится вывод о том, что поскольку регистрация товарных знаков общества "Амальгама Люкс" (в том числе оспариваемого) произведена в отношении обозначения, длительное время широко используемого в качестве препарата определенного назначения, эти действия правообладателя следует рассматривать как злоупотребление правом.

По мнению общества "МИРРОЛЛА", злоупотребление правом со стороны общества "Амальгама Люкс" проявляется в том, что регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена им для получения исключительных прав на описательное обозначение "сульсен" и его производных ("сульсена", "сульсеновое" и других), ранее использовавшееся различными производителями и обладающее высокой репутацией и узнаваемостью среди специалистов и потребителей, с ущемлением прав других субъектов хозяйственной деятельности, наделяя правообладателя необоснованными преимуществами от использования обозначения лекарственного средства (фармацевтической субстанции), созданного другими лицами за счет средств государственного бюджета.

Общество "МИРРОЛЛА" утверждает, что избранное заявителем для регистрации в качестве товарного знака обозначение "СУЛЬСЕНА" было хорошо известно специалистам и потребителям задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака как обозначение названия пасты или мыла на основе сульсена и фактически вошло во всеобщее употребление.

Как полагает общество "МИРРОЛЛА", использование такого общепринятого названия при маркировке продукции может ввести потребителей в заблуждение относительно свойств и характеристик товара в случае, если активное вещество под этим же названием не входит в состав продукции.

С точки зрения общества "МИРРОЛЛА", заявитель был хорошо осведомлен об известности и высокой репутации заявленного им на регистрацию обозначения "СУЛЬСЕНА", ассоциирующегося с названием лекарственного средства (фармацевтической субстанции) "сульсен", а не с принадлежащим ему средством индивидуализации, в связи с чем считает, что государственная регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена недобросовестно путем предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вводящей в заблуждение информации.

Также общество "МИРРОЛЛА" отмечает, что с 2007 года производит широкий ассортимент парфюмерно-косметической продукции на основе сульсена, используя в названии своей продукции словесные элементы "СУЛЬСЕН" и "SULSEN", которые являются неохраняемыми элементами зарегистрированных за ним товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 411242 и N 531506. При этом указывает, что заявителем предпринимаются действия, направленные на ограничение хозяйственной деятельности общества "МИРРОЛЛА" и иных лиц, связанной с введением в гражданский оборот вышеназванной продукции.

Обществом "Нео-Фарм" представлен отзыв на заявление, в котором оно просит в удовлетворении этого заявления отказать.

Указанное третье лицо не согласно с доводом заявителя о том, что наименование "сульсен" сохранилось в Государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации без достаточных на то правовых оснований, и в связи с этим отмечает, что "сульсен" зарегистрирован не в качестве лекарственного препарата, а в качестве фармацевтической субстанции, которая также является лекарственным средством.

По мнению общества "Нео-Фарм", лекарственные средства "сульсен" и "сульсена паста" были известны задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака безотносительно к деятельности заявителя.

Как полагает общество "Нео-Фарм", имеющиеся в деле источники информации однозначно указывают на описательный характер обозначения "сульсен", "паста сульсена" и "мыло сульсеновое".

В письменном возражении на заявление общества "МИРРОЛЛА" об отказе в судебной защите общество "Амальгама Люкс" ссылается на то, что ни один из способов злоупотребления правом, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, ни прямо, ни косвенно не относится к последнему, так как обращаясь с настоящим заявлением, общество "Амальгама Люкс" преследовало добросовестную и разумную цель - восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 375705, которую Роспатент ошибочно прекратил. Полагает, что обращение с заявлением об отказе в судебной защите свидетельствует о злоупотреблении со стороны общества "МИРРОЛЛА" своими процессуальными правами.

В поступившем в Суд по интеллектуальным правам 03.06.2015 дополнении к письменным пояснениям заявитель ссылается на заключение социологической экспертизы N 73-2015 от 18.05.2015, подготовленное лабораторией социологической экспертизы при институте социологии Российской академии наук (далее - РАН), согласно которому обозначение "СУЛЬСЕНА" обладало различительной способностью относительно косметических средств против перхоти на 2006 год, а также имело в сознании потребителей устойчивые ассоциации с обществом "Амальгама Люкс" и менее устойчивые ассоциации с открытым акционерным обществом "Николаевский парфюмерно-косметический комбинат "Алые паруса" (далее - ОАО "НПКК "Алые Паруса"). При этом обращает внимание на то, что указанные лица являются аффилированными по отношению друг к другу.

В поступившем в Суд по интеллектуальным правам 13.07.2015 отзыве на заявление общество "МИРРОЛЛА" отмечает, что такое основание для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным как вхождение обозначения "СУЛЬСЕНА" во всеобщее употребление для обозначение товаров определенного вида им в поданном в Роспатент возражении не заявлялось.

Полагает, что обозначение "СУЛЬСЕНА" может восприниматься потребителями как простое указание на состав - "сульсен", независимо от того, отнесено ли это название к международным непатентованным наименованиям или нет, что является абсолютным основанием для прекращения регистрации товарного знака.

Общество "МИРРОЛЛА" ссылается на то, что использование обозначения сразу несколькими производителями до даты подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака является существенным для вывода о том, что такое обозначение не обладает различительной способностью.

С точки зрения данного лица, обозначение "СУЛЬСЕНА" не могло приобрести различительную способность в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, производимых обществом "Амальгама Люкс", так как это лицо получило законное право производить соответствующую продукцию только 08.10.2007, то есть уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака. При этом указывает, что приобретенная различительная способность обозначения устанавливается применительно к деятельности именно заявителя, а не других лиц и доказательства ассоциативной связи обозначения с иным лицом, связанным с заявителем, не могут быть приняты в качестве доказательств возникновения различительной способности.

Общество "МИРРОЛЛА" в отзыве и письменных пояснениях от 09.06.2015 обращает внимание на то, что с 13.01.2004 по 15.03.2004 изготовителем сульсеносодержащей продукции и отправителем этой продукции в Российскую Федерацию являлось ОАО "НПКК "Алые паруса", с 15.03.2004 отправителем соответствующей продукции, производимой ОАО НПКК "Алые паруса", являлось общество "Амальгама Люкс" и лишь с 20.02.2008, то есть уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака, общество "Амальгама Люкс" стало указываться в грузовых таможенных декларациях в качестве производителя данной продукции.

По мнению общества "МИРРОЛЛА", из материалов дела не следует, что ОАО "НПКК "Алые Паруса" и общество "Амальгама Люкс" представляют собой группу компаний, осуществляющих предпринимательскую деятельность совместно и в общих интересах.

Заявление общества "МИРРОЛЛА" о признании неотносимыми доказательствами судебных актов по делам N СИП-626/2014 и N СИП-81/2014, а также грузовых таможенных деклараций Украины, датированных после 22.08.2007 (дата приоритета спорного товарного знака), признано судом подлежащим рассмотрению на стадии исследования доказательств, их оценка, в том числе на предмет относимости к рассматриваемому делу, дана в настоящем судебном акте. Рассмотрение данного заявления на более ранней стадии судебного разбирательства, как об этом ходатайствовало общество "МИРРОЛЛА", могло привести к выводам, предопределяющим исход спора, что является недопустимым.

По аналогичным основаниям не может быть удовлетворено и заявление общества "МИРРОЛЛА" о признании недопустимыми доказательствами до стадии прений статьи руководителя отдела экономических оценок АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений" Посыпая Г.П.; заключения лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН N 73-2015 от 18.05.2015; сертификата акций серии А N 0002643, выпущенных 24.05.1999; выписки серии ААА N 337761 от 22.05.2007 из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Украины.

Поданное обществом "МИРРОЛЛА" в судебном заседании 14.07.2014 заявление о фальсификации доказательства - заключения лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН N 73-2015 от 18.05.2015 не подлежит рассмотрению в порядке, установленном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку представитель общества "Амальгама Люкс" согласился исключить данное доказательство из числа доказательств по делу.

Поданное обществом "МИРРОЛЛА" в том же судебном заседании заявление о фальсификации доказательства - статьи руководителя отдела экономических оценок АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений" Посыпая Г.П. также не подлежит рассмотрению в порядке, установленном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что исходя из указанных в этом заявлении доводов, они фактически направлены на оценку данной статьи, как содержащей сведения, противоречащие иным доказательствам по делу. При этом в заявлении о фальсификации доказательства отсутствуют доводы, опровергающие факт существования такой статьи в объективной реальности. Вместе с тем предметом заявления о фальсификации доказательства является только его форма, опровержение содержания доказательства есть опровержение его достоверности в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая отсутствие оснований для проверки вышеназванного заявления о фальсификации в порядке, установленном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом также отклонены поданные в развитие указанного заявления ходатайства общества "МИРРОЛЛА" об истребовании у ЗАО "Научно-исследовательский институт социологической экспертизы" результатов социологического опроса, проведенного в 2006 году, и вызове в качестве свидетеля директора ЗАО "Научно-исследовательский институт социологической экспертизы".

В судебном заседании представитель общества "Амальгама Люкс" на заявленных требованиях настаивал.

Представители Роспатента и третьих лиц возражали против удовлетворения заявления.

В судебном заседании 14.07.2015 объявлялся перерыв до 21.07.2015. После перерыва в судебное заседание явились те же представители, за исключением Семенова А.В.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 375705, представляющий собой словесное обозначение "СУЛЬСЕНА", выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.03.2009 по заявке N 2007725984 с приоритетом от 22.08.2007 в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ на имя общества "Амальгама Люкс".

В палату по патентным спорам 30.04.2014 поступило возражение общества "МИРРОЛЛА" против предоставления правовой охраны вышеназванному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Решением Роспатента от 20.12.2014 возражение от 30.04.2014 было удовлетворено, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 375705 признано недействительным полностью. При этом Роспатент усмотрел наличие оснований для признания указанного товарного знака не соответствующим требованиям абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, как указывающего на состав и свойства одной части товаров, содержащих "сульсен", и требованиям абзаца второго пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках, как способного ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств другой части товаров, не содержащих "сульсен".

Учитывая данные обстоятельства и полагая, что названное решение Роспатента является незаконным и нарушает права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, общество "Амальгама Люкс" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий по принятию решений по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать, что заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию обозначения (22.08.2007), правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон о товарных знаках (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила рассмотрения заявки).

Пунктом 1 статьи 10 Закона о товарных знаках предусмотрено, что экспертиза заявки осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и включает формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.

В силу пункта 1 статьи 12 названного закона экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении формальной экспертизы. В ходе экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктами 1 и 2 статьи 7 этого Закона, и устанавливается приоритет товарного знака.

По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в его регистрации (пункт 2 той же статьи).

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил рассмотрения заявки к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

При этом абзацами шестым и седьмым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках установлено, что такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения, а положения, предусмотренные этим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В силу пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил рассмотрения заявки, к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 14.4.1 названных Правил при проверке заявленного обозначения по абсолютным основаниям для отказа в регистрации устанавливается, является ли оно обозначением, указанным в подпунктах 2.3.1-2.3.2 подпункта 2.3 настоящих Правил, или включает такое обозначение.

Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов хотя бы одно из обозначений, указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.2 подпункта 2.3 настоящих Правил, или состоит только из обозначений, указанных в пунктах 2.3 и 2.4 этих Правил, то делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Исследовав представленные доказательства, Роспатент пришел к правильному выводу о том, что поскольку задолго до даты приоритета спорного товарного знака наиболее широкое распространение в качестве наименования указанной фармацевтической субстанции, имеющей международное непатентованное наименование "селена сульфид", получило именно наименование "сульсен", то словесный товарный знак "СУЛЬСЕНА", имеющий очевидное сходство с наименованием "сульсен", указывает на наличие в составе соответствующих товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначен данный товарный знак, фармацевтической субстанции "сульсен" и присущих ей соответствующих полезных свойств, позволяющих предупреждать и лечить себорею.

При этом Роспатентом обоснованно учтено, что согласно словарно-справочным источникам сульсен - это лекарственное средство в виде пасты или мыла, которое применяется при лечении себореи волосистой части головы; данное средство было зарегистрировано 31.12.1971 в Государственном реестре лекарственных средств в качестве фармацевтической субстанции с наименованием "сульсен" (в настоящее время лицом, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, является ЗАО "Биологические исследования и системы"), а приказом Минздрава СССР от 09.07.1974 N 614 "Об утверждении списка лекарственных средств, разрешенных для медицинского применения" в соответствующий список была включена "паста сульсена" в качестве лекарственной формы сульсена, применяемой при себорее; сульсен включен в Общероссийский классификатор продукции, утвержденный постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301, и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, утвержденный приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст; наименования "сульсен", "сульсена", "сульсеновое" неоднократно использовались в научно-популярной и учебной литературе, выпускавшейся значительными тиражами (журнал "Здоровье" N 8(260) 1976, N 5(317) 1981, N 4(352) 1984, N 5(353) 1984; журнал "Наука и жизнь" N 3 1962, N 7 1968; учебник "Основы производства парфюмерии и косметики", издание 1978, Товбин И.М., Залиопо М.Н., Журавлев А.М. Производство мыла - М.: Пищевая промышленность, 1976).

Ссылка общества "Амальгама Люкс" на то, что наименование "сульсен" сохранилось в Государственном реестре лекарственных средств без достаточных на то правовых оснований опровергается ответом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.07.2015 N 12-6/2040, поступившим на запрос суда (определение Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2015), согласно которому в силу части 2 статьи 71 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" реестровая запись на фармацевтическую субстанцию "сульсен" (международное непатентованное наименование "селена сульфид") являлась действующей по состоянию на 22.08.2007 и на момент получения определения Суда по интеллектуальным правам от 09.06.2015.

Довод заявителя о том, что наименование "сульсен" не было зарегистрировано в качестве лекарственного препарата на территории Российской Федерации следует признать обоснованным, однако указанный довод не опровергает факт существования государственной регистрации указанного наименования в качестве фармацевтической субстанции, которая является лекарственным средством.

Согласно отчету государственного научного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт жиров Российской академии сельскохозяйственных наук" от 30.01.2014 по теме "Анализ производства туалетного мыла, в том числе мыла сульсенового в России", патент на изготовление "сульсена" зарегистрирован в 1961 году (авторское свидетельство N 150204), с этого момента начинается производство в Советском Союзе сульсенового мыла, в состав которого входит "сульсен", обладающий лечебными свойствами при лечении некоторых кожных заболеваний. В соответствии с проведенным анализом с 1961 по 1969 годы производство сульсенового мыла осуществлялось по ВТУ 130-61, с 1969 по 1975 годы по МРТУ 18/276-69, с 1975 по 1985 годы - по ОСТ 18-235-75. Согласно сборникам Всесоюзного научно-исследовательского института жиров "Основные показатели работы предприятий масложировой промышленности" с 1960 по 1979 годы сульсеновое мыло производилось в значительных объемах (ежегодный суммарный объем производства достигал пяти тысяч тонн) Горьковским МЖК, Казанский ЖК, Куйбышевским ПМК, Краснодарским МЖК, Ленинградским МЗ, Московской фабрикой "Свобода" (что также следует из письма правопреемника данного предприятия), Новосибирским ЖК, Омским МЗ, Ростовским МЖК, Уссурийским МЖК, Воронежским ЖК, что свидетельствует о широкой "географии" распространения данного продукта на территории России. Кроме того, в соответствии с вышеназванным отчетом сульсеновое мыло производилось мыловаренными предприятиями Украины, Узбекистана и Белоруссии.

Таким образом, из представленных доказательств в совокупности следует, что с начала 60-х годов прошлого века потребителям на территории России широко известны как "сульсен" в качестве наименования лечебно-профилактического средства, так и товары, содержащие в качестве компонента это средство. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обозначение "сульсен" устойчиво ассоциируется у потребителей с лекарственным средством, входящим в состав товаров гигиенического назначения. При этом наличие у данного лекарственного средства иного международного непатентованного наименования ("селена сульфид") в рассматриваемом случае не исключает вышеприведенные выводы, поскольку во всеобщее употребление вошло именно торговое название указанного средства - "сульсен".

Судом не принимается довод общества "Амальгама Люкс" о том, что обозначение "сульсен" вышло из всеобщего употребления как наименование лечебно-профилактических средств против себореи и перхоти и утратило распространенность среди потребителей, поскольку наименование "сульсен" продолжает использоваться и в современных источниках информации (Общероссийский классификатор продукции, утвержденный постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 301; Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности, утвержденный приказом Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст, приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18.03.1997 N 79 "О перечне лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача, для аптечных учреждений, обслуживающий амбулаторных больных в Российской Федерации", от 31.12.1999 N 472 "О перечне лекарственных средств списков А и Б.", словарно-справочные издания и пр.).

Ссылка заявителя на отсутствие сходства до степени смешения между обозначениями "сульсен" и "сульсена" в силу фантазийного характера последнего подлежит отклонению в силу следующего.

Согласно пункту 14.4.2 Правил рассмотрения заявки, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 тех же Правил словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Признаки, перечисленные в этом пункте, могут учитываться как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу подпункта "а" пункта 14.4.2.2 названных Правил рассмотрения заявки звуковое сходство определяется, в том числе, на основании вхождения одного обозначения в другое.

Исходя из подпункта "б" того же пункта, графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют, в том числе, на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (подпункт "в" пункта 14.4.2.2 Правил).

Словесные элементы "сульсен" и "сульсена" являются сходными по звуковому признаку, так как имеют в своем составе практически одинаковый состав согласных и гласных букв, различие между ними заключается в одной гласной букве "а", расположенной в конце слова. При этом одно обозначение ("сульсен") полностью входит в состав другого обозначения ("сульсена").

Сравниваемые элементы также являются сходными по визуальному признаку, так как не имеют каких-либо оригинальных графических отличий, выполнены стандартным шрифтом в кириллице.

Смысловое сходство этих обозначений обусловлено тем, что они имеют в составе общий корень "сульсен", слово, вошедшее в употребление как наименование лечебно-профилактического средства определенного назначения.

Изложенное совпадает с позицией, содержащейся в представленном самим заявителем заключении от 16.07.2013, подготовленном патентным поверенным Орловой В.В., а также подтверждается результатами социологического опроса (заключение лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН от 31.07.2013 N 30-2013), согласно которому абсолютное большинство потребителей усматривают сходство до степени смешения между названиями продукции "сульсена" и "сульсен".

При вышеназванных обстоятельствах Роспатент в оспариваемом решении пришел к обоснованным выводам о том, что обозначение "СУЛЬСЕНА" представляет собой указание на состав и свойства товаров 3-го и 5-го классов МКТУ (относится к описательным), а также способно ввести в заблуждение потребителя относительно состава и свойств тех товаров 3-го и 5-го классов МКТУ, которые не содержат в своем составе лекарственное средство "сульсен", что свидетельствует о несоответствии данного обозначения абзацу четвертому пункта 1 и пункту 3 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Довод общества "Амальгама Люкс" о неприменении Роспатентом к рассматриваемым отношениям нормы, предусмотренной абзацем седьмым пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках, согласно которой положения, предусмотренные этим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования, не принимается Судом по интеллектуальным правам по следующим основаниям.

Проанализировав представленные заявителем доказательства, свидетельствующие об использовании обозначения "СУЛЬСЕНА", Роспатент установил отсутствие оснований для вывода о наличии у российских потребителей на дату приоритета оспариваемого товарного знака устойчивых ассоциаций, связывающих соответствующее обозначение с ОАО "НПКК "Алые Паруса" и, тем более, с правообладателем, который является иным юридическим лицом.

Роспатентом обоснованно указано на то, что из представленного самим же правообладателем заключения по результатам социологического опроса, проведенного лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, следует, что 48% опрошенных не знает вовсе производителя шампуней против перхоти "СУЛЬСЕНА", изготовленных правообладателем, а 23% ошибочно назвали иных производителей, и большинство опрошенных (61%) не знает производителя паст против перхоти "Сульсена", изготовленных правообладателем, а 24% опрошенных ошибочно назвали иных производителей.

Ссылка заявителя на содержащийся в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2015 по делу N СИП-626/2013 вывод о совершении правообладателем оспариваемого товарного знака начиная с 2004 года действий по продвижению на российском рынке продукции, маркированной обозначением "СУЛЬСЕНА", подлежит отклонению в силу того, что приведенное суждение было сделано судом применительно к обоснованию вывода об отсутствии в действиях общества "Амальгама Люкс" по подаче заявок на регистрацию спорных товарных знаков умысла на использование чужой деловой репутации.

Не принимается судом и ссылка заявителя на наличие противоречий между выводом Роспатента об отсутствии дополнительной приобретенной различительной способности в оспариваемом решении и выводами, сделанными в решениях Роспатента от 10.10.2008 и от 24.03.2009, поскольку последние выводы касались иного товарного знака (по свидетельству Российской Федерации N 328829) и основаны на иной доказательственной базе.

Утверждение заявителя о том, что словесное обозначение "СУЛЬСЕНА" начало использоваться впервые именно Николаевским парфюмерно-косметическим комбинатом "Алые паруса" с 60-х годов прошлого века для маркировки товаров против перхоти и ухода за волосами со ссылкой на справку архива Николаевской области, на технические условия 1980 и 1990 года по производству пасты сульсена, книгу рецептур пасты сульсена от 1985 года не может быть признано обоснованным, поскольку очевидно, что слово "сульсена" в этом случае использовалось не как фантазийное название, призванное индивидуализировать продукцию производителя, а как указание на состав пасты (в родительном падеже).

Ссылки общества "Амальгама Люкс" в качестве обоснования приобретения обозначением "СУЛЬСЕНА" дополнительной различительной способности применительно к данному лицу на то, что в соответствии с авторским договором N ПП-86 от 28.12.2003 все имущественные права на технологическую документацию, технологический процесс и состав пасты сульсена перешли от ОАО "НПКК "Алые паруса" к обществу "Амальгама Люкс", в связи с чем с 08.01.2004 товары против себореи и перхоти производились ОАО "НПКК "Алые паруса" исключительно по инициативе, заказу и под контролем заявителя подлежат отклонению, так как приобретенная различительная способность устанавливается на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака и в отношении лица, обратившегося с такой заявкой.

При этом наличии отношений аффилированности между лицами, осуществляющими введение в гражданский оборот товаров с использованием одного и того же обозначения, по мнению коллегии судей, не может являться основанием для вывода об "автоматическом" переходе различительной способности обозначения от одного производителя к другому. Следовательно, правообладателем прежде всего должны быть представлены доказательства того, что обозначение приобрело различительную способность по отношению к именно его товарам.

Анализ же имеющихся в материалах дела доказательств не позволяет с достаточной степенью определенности прийти к выводу о том, что обозначение "СУЛЬСЕНА" получило широкую известность у российских потребителей именно в отношении товаров 3-го и 5-го классов МКТУ общества "Амальгама Люкс". Так, наиболее ранний из представленных сертификатов соответствия на средство по уходу за волосами "Паста "Сульсена" 1% и "Паста "Сульсена" 2%, в котором общество "Амальгама Люкс" указано в качестве заказчика продукции производства ОАО "НПКК "Алые Паруса" датирован 29.06.2007, то есть менее чем за два месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Первые сертификаты соответствия на продукцию - "Паста "Сульсена" 1%, "Паста "Сульсена" 2% и Шампунь "Сульсена", в которых в качестве изготовителя указано общество "Амальгама Люкс", датированы 08.10.2007 (после даты приоритета оспариваемого товарного знака). Самое ранее санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию, производителем которой является общество "Амальгама Люкс", выдано 21.08.2007.

Представленные заявителем контракты на поставку продукции от 12.02.2004 (с индивидуальным предпринимателем Хлестовым В.В.) и от 13.11.2006 (с индивидуальным предпринимателем Криницыным С.В.) являются документами ограниченного доступа и наряду с сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями могут лишь свидетельствовать о подготовке к введению в гражданский оборот продукции, маркированной соответствующим обозначением.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 у Федеральной таможенной службы были истребованы сведения статистического учета за 2004-2008 годы о поставках на территорию Российской Федерации "пасты сульсена 2%", "пасты сульсена 1%" и шампуня "Сульсена", а также копии таможенных деклараций либо сведения о декларациях с указанием информации о поставках на территорию Российской Федерации вышеназванной продукции либо иных товаров, в наименовании которых использовалось обозначение "сульсен", "сульсена" или "сульсеновое" в качестве средства индивидуализации или наименовании действующего вещества.

Анализ поступивших из Федеральной таможенной службы сведений позволяет установить, что в указанный период времени ввоз в Российскую Федерацию соответствующей продукции осуществляли: ОАО "НПКК "Алые Паруса", ООО "Аромат", компания Вольфганг Мюельбауэр ГМБХ и общество "Амальгама Люкс". При этом общество "Амальгама Люкс" исходя из представленных сведений с 15.03.2004 по 03.06.2008 осуществляло поставку в Российскую Федерацию продукции, произведенной ОАО "НПКК "Алые Паруса", и лишь с 03.06.2008 (после даты приоритета оспариваемого товарного знака) заявитель стал осуществлять ввоз продукции, маркированной обозначением "СУЛЬСЕНА", собственного производства.

Самые ранние из представленных заявителем в материалы дела рекламных материалов датированы ноябрем 2006 года, при этом часть рекламных статей не содержат указание на производителя рекламируемой продукции, а в остальных указано, что продукция производится ОАО "НПКК "Алые Паруса" по заказу общества "Амальгама Люкс". При этом в материалах дела отсутствуют сведения о распространении указанных рекламных материалов среди российских потребителей, что не позволяет оценить степень их осведомленности.

Таким образом, период и объем поставок обществом "Амальгама Люкс" производимой им продукции не позволяет сделать вывод о возможности возникновения устойчивой известности у российских потребителей обозначения "СУЛЬСЕНА" применительно к продукции указанного лица.

С учетом изложенного Роспатентом был сделан обоснованный вывод об отсутствии факта восприятия российскими потребителями обозначения "СУЛЬСЕНА" в качестве средства индивидуализации, принадлежащего исключительно правообладателю, то есть об отсутствии факта наличия у данного обозначения приобретенной различительной способности для индивидуализации товаров только правообладателя.

Ссылка заявителя на наличие у него на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака исключительного права на товарный знак "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины N 45294 (бывший правообладатель - ОАО "НПКК "Алые Паруса"), признанного решением Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности Украины от 25.12.2008 N 301 хорошо известным в Украине в отношении общества "Амальгама Люкс", правомерно была отклонена Роспатентом, поскольку различительная способность как абсолютное условие для регистрации товарного знака должна быть установлена применительно к территории Российской Федерации. В рассматриваемом случае нарушение статьи 6 quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности отсутствует.

Также не принимается судом и довод общества "Амальгама Люкс" о том, что факт обладания обозначением "СУЛЬСЕНА" по состоянию на декабрь 2006 года различительной способностью подтверждается сведениями, содержащимися в статье руководителя отдела экономических оценок АНО "Центр развития экономической этики и правовых отношений" Посыпая Г.П., поскольку данная статья содержит ссылку на результаты социологического опроса, проведенного ЗАО "Научно-исследовательский институт социологической экспертизы", который в материалах дела отсутствует, в связи с чем суд лишен возможности проверить достоверность приведенной в статье информации.

При названных обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента не противоречит закону или иному нормативному правовому акту и не нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в связи с чем не может быть признано недействительным.

Учитывая отсутствие правовых оснований для признания недействительным оспариваемого решения Роспатента, не подлежат удовлетворению и требования общества "Амальгама Люкс" об обязании Роспатента восстановить нарушенные права и охраняемые законом интересы общества с ограниченной ответственностью "Амальгама Люкс" путем публикации в официальном бюллетене Роспатента извещения о действии регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 375705 и внесения соответствующей записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Вместе с тем судом не может быть признан в достаточной степени обоснованным довод общества "МИРРОЛЛА" о том, что действия общества "Амальгама Люкс" по обращению с заявкой на регистрацию обозначения "СУЛЬСЕНА" в качестве товарного знака следует рассматривать как злоупотребление правом.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действовавшей на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака) не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права (пункт 2 той же статьи).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 3 названной статьи разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Заявляя о злоупотреблении правом со стороны общества "Амальгама Люкс", общество "МИРРОЛЛА" видит его проявление в том, что регистрация оспариваемого товарного знака была осуществлена для получения исключительных прав на описательное обозначение "сульсен" и его производных ("сульсена", "сульсеновое" и других), ранее использовавшееся различными производителями и обладающее высокой репутацией и узнаваемостью среди специалистов и потребителей, с ущемлением прав других субъектов хозяйственной деятельности, что наделяет правообладателя необоснованными преимуществами от использования обозначения лекарственного средства (фармацевтической субстанции), созданного другими лицами за счет средств государственного бюджета.

Между тем такие утверждения носят предположительный характер и не в достаточной степени очевидны исходя из объема доказательств, имеющихся в материалах дела.

Обществом "МИРРОЛЛА" не учитывается, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 375705, представляющий собой словесное обозначение "СУЛЬСЕНА", фактически входит в серию товарных знаков ответчика, начало которой было положено товарным знаком N 328829, содержащим словесные элементы "СУЛЬСЕНА SULSENA SYLSENA" (зарегистрирован 29.06.2007). Кроме того, на дату подачи заявки обществу "Амальгама Люкс" также принадлежало исключительное право на товарный знак "СУЛЬСЕНА" по свидетельству Украины N 45294, зарегистрированный 15.12.2004. Начиная с 2004 года ОАО "НПКК "Алые Паруса" по заказу общества "Амальгама Люкс" производило продукцию, маркируемую обозначением "СУЛЬСЕНА", которая поставлялась, в том числе на территорию Российской Федерации.

При этом в рамках дела N СИП-626/2013 было установлено отсутствие на дату приоритета оспариваемого товарного знака конкурентных отношений на российском рынке сульсеносодержащей продукции, что свидетельствует об отсутствии со стороны общества "Амальгама Люкс" умысла на получение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности путем регистрации обозначения "СУЛЬСЕНА" в качестве товарного знака. При этом на момент обращения с соответствующей заявкой обществу "Амальгама Люкс" уже принадлежало исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 328829, препятствующее иным лицам без разрешения правообладателя использовать при маркировке однородных товаров обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения со словесным обозначением "СУЛЬСЕНА".

Ссылка общества "МИРРОЛЛА" на преюдициальный характер вывода о злоупотреблении правом со стороны общества "Амальгама Люкс", содержащегося в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2015 по делу N А40-160628/2013, не может быть признана обоснованной в силу того, что в соответствии с частью 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации преюдициальными (не подлежащими доказыванию вновь) являются только фактические обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, а не правовые выводы судов.

При таких обстоятельствах и с учетом совокупности имеющихся в деле доказательств, у Суда по интеллектуальным правам отсутствуют основания для вывода о наличии в действиях общества "Амальгама Люкс" по обращению с заявкой на регистрацию оспариваемого товарного знака злоупотребления правом.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на указанное лицо.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решил:

В удовлетворении заявления отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

судьи

Е.Ю. Пашкова

Р.В. Силаев