Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2015 г. N С01-573/2015 по делу N А40-32115/2014 Суд отменил принятое по делу решение и направил дело на новое рассмотрение, поскольку исследованными доказательствами подтверждается отсутствие правовых оснований для освобождения от доказывания обстоятельств, имеющих преюдициальное значение, которые установлены при рассмотрении другого дела

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2015 г. N С01-573/2015 по делу N А40-32115/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 15 сентября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 сентября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Булгакова Д.А., Голофаева В.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ"

на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015, принятое судьями Лаптевой О.Н., Верстовой М.Е., Лаврецкой Н.В. по делу N А40-32115/2014

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Теремок" (ул. Электрозаводская, д. 52, Москва, 107023, ОГРН 1057746005987)

к обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (ул. Мневники, д. 7, корп. 1, Москва, 123308, ОГРН 1097746034968)

о запрете нарушения исключительных прав и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Ломский С.М. (по доверенности от 25.02.2014), Гершбейн А.М. (ген. директор, выписка из ЕГРЮЛ),

от ответчика: Сергунина Т.В. (по доверенности от 26.01.2015), Михайлов А.В. (по доверенности от 24.08.2015), установил:

общество с ограниченной ответственностью "Теремок" (далее - общество "Теремок") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о запрете обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" (далее - общество "МОЗАИКА-СИНТЕЗ") производить и продавать книжки-раскраски серии "Водные Раскраски" как нарушающие патент на изобретение N 2244631; изъятии из оборота за счет ответчика детских книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры"; взыскании компенсации в размере 100 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2014 исковые требования удовлетворены частично, суд решил: запретить обществу "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" производить и продавать книжки-раскраски серии "Водные Раскраски" как нарушающие патент на изобретение N 2244631; изъять из оборота за счет ответчика детские книжки - раскраски серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры"; взыскать компенсацию в размере 50 000 руб.; в удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 решение суда первой инстанции отменено, обществу "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" запрещена продажа книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски" как нарушающих патент на изобретение N 2244631; в удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с постановлением суда апелляционной инстанции от 02.04.2015, общество "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального права - статей 425, 433, 452, 453, 1254, 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) и норм процессуального права - статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит его отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

При этом заявитель кассационной жалобы, полагает, что действия истца необходимо квалифицировать в качестве злоупотребления правом в соответствии со статьей 10 ГК РФ.

В судебном заседании представители общества "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" поддержали доводы кассационной жалобы и заявили ходатайство о приобщении дополнения к кассационной жалобе и дополнительных доказательств, отсутствовавших в материалах дела при его рассмотрении в судах нижестоящих инстанций. Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции ходатайство рассмотрел и считает его не подлежащим удовлетворению, так как исследование и оценка этих дополнений и приложенных к ним доказательств не предусмотрены нормами главы 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель общества "Теремок" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая принятый судебный акт законным и обоснованным по мотивам, изложенным в отзыве.

Выслушав представителей лиц, участвующих в деле, обсудив доводы кассационной жалобы и возражений на нее, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным ими по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

Обращаясь с иском в суд, общество "Теремок" ссылалось на то, что оно является лицензиатом по патенту Российской Федерации N 2244631 на изобретение "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)" на основании лицензионного договора от 24.07.2012, заключенного с Гершбейном Александром Михайловичем, зарегистрированного Роспатентом 31.08.2012 за N РД 0106426.

По информации истца общество "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" без разрешения правообладателя производит и продает детские книжки-раскраски серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры". В обоснование этого довода в материалы дела представлены распечатки страниц сайта ответчика, товарные и кассовые чеки о реализации товара. Полагая, что имело место нарушение его прав, истец на основании статей 1252, 1358 ГК РФ предъявил требования о запрете производства и продажи книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски", наименования: "Путешествие", "Цирк", "В деревне", "Животные" и "Динозавры", изъятии из оборота за счет ответчика указанных книжек-раскрасок и взыскании убытков 100000 руб. В судебном заседании суда первой инстанции 24.12.2014 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец уточнил имущественное требование и просил взыскать 100000 руб. компенсации.

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции исходил из доказанности наличия у истца исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2244631 и нарушении ответчиком этого права.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, постановил: решение Арбитражного суда города Москвы от 29 декабря 2014 года по делу N А40-32115/2014 отменить; запретить обществу "МОЗАИКА - СИНТЕЗ" продажу книжек-раскрасок серии "Водные Раскраски" как нарушающих патент на изобретение N 2244631, принадлежащий обществу "Теремок"; в удовлетворении остальной части иска отказать.

При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что суд первой инстанции верно установил факт наличия у истца права на подачу иска, а также факт нарушения ответчиком исключительных прав на изобретение, вместе с тем огласившись с апелляционной жалобой в части доводов о недоказанности факта производства продукции ответчиком и о необоснованности требований о запрете производства продукции и изъятия ее из оборота, а также о неприменимости к спорным правоотношениям нормы статьи 1406.1 ГК РФ.

Однако при вынесении постановления от 02.04.2015 Девятым арбитражным апелляционным судом не было учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 указанной статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В соответствии пунктами 1 и 2 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307-419) и о договоре (статьи 420-453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

Согласно статье 1254 ГК РФ если нарушение третьими лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, на использование которых выдана исключительная лицензия, затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора, лицензиат может наряду с другими способами защиты защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250, 1252 и 1253 указанного Кодекса.

Согласно пункту 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии - право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, Таким правом обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии.

Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

При этом в силу пункта 1 статьи 452 и пункта 3 статьи 453 ГК РФ соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1235 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент подписания сторонами изменений и дополнений к лицензионному договору от 03.03.2014) лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 указанного Кодекса. Согласно пунктам 2 и 3 статьи 1232 Кодекса в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляются посредством государственной регистрации соответствующего договора.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет за собой недействительность лицензионного договора.

Согласно пункту 1.1 лицензионного договора от 24.07.2012, зарегистрированного Роспатентом 31.08.2012 за N РД0106426, на основании которого общество "Теремок" обратилось в суд с настоящими требованиями, лицензиар (Гершбейн А.М.) предоставляет лицензиату (общество "Теремок") неисключительную лицензию на право использования патента N2244631 на изобретение "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)".

В соответствии изменениями и дополнениями от 03.03.2014 в вышеупомянутый лицензионный договор, зарегистрированными Роспатентом 24.10.2014 за N РД0160241, стороны внесли изменения в п. 1.1 договора и изложили его в редакции: "лицензиар предоставляет лицензиату исключительную лицензию на право использования патента N 2244631 на изобретение "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)". Кроме того, в пункте 3 вышеупомянутых изменений и дополнений указано, что "в соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса РФ стороны устанавливают, что условия, изложенные в настоящих Изменениях, применяются к их отношениям, возникшим с 01 января 2014".

Признавая за обществом "Теремок" право на иск с учетом указанных изменений в лицензионный договор, зарегистрированных в госреестре 24.10.2014, т.е. после подачи искового заявления, суд апелляционной не дал оценки соответствующим доводам заявителя апелляционной жалобы и не исследовал вопрос о возможности применения в данном случае к правоотношениям сторон договора нормы пункта 2 статьи 425 ГК Российской Федерации исходя из содержания и характера исключительного права.

Довод апелляционной жалобы ответчика о том, что патентом истца охраняется способ получения уже известного продукта и бремя доказывания использования запатентованного способа ложится именно на правообладателя, судом апелляционной инстанции также не исследован и его вывод о том, что "поскольку патент на изобретение N 2244631 "Способ получения изображения и печатная краска для осуществления этого способа (варианты)" не оспорен, не признан недействительным в установленном законом порядке, в связи с чем подлежит правовой охране" не имеет отношения к делу, так как обществом "МОЗАИКА-СИНТЕЗ" не заявлялись доводы о соответствии или несоответствии изобретения условиям патентоспособности. Кроме того, суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что копия патента в материалах дела отсутствует.

Вместе с тем суд кассационной инстанции соглашается с выводами суда апелляционной инстанции о том, что в данном случае отсутствуют правовые основания для применения положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об обстоятельствах, имеющих преюдициальное значение, которые, по мнению общества "МОЗАИКА-СИНТЕЗ", установлены Хорошевским районным судом города Москвы при рассмотрении иска Гершбейна Александра Михайловича к Обществу с ограниченной ответственностью "МОЗАИКА-СИНТЕЗ". При рассмотрении Арбитражным судом города Москвы дела N А40-32115/2014 в отличие от гражданского дела N 2-5619/12 имел место иной круг лиц, участвующих в деле, в связи с чем доводы кассационной жалобы о нарушении Девятым арбитражным апелляционным судом норм процессуального права - статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - несостоятельны. Также суд кассационной инстанции соглашается и с выводами суда апелляционной инстанции относительно отсутствия оснований для применения статьи 10 ГК РФ исходя из доводов, приведенных ответчиком.

Учитывая изложенное, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемый судебный акт принят с нарушением норм материального права, выводы, содержащиеся в постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем не может быть признан законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка необходимых доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе, установить, имелось ли у истца право на иск по состоянию на 05.03.2014, дать надлежащую правовую оценку доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам и принять судебный акт в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2015 по делу N А40-32115/2014 отменить. Дело N А40-32115/2014 направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Т.В. Васильева

Судьи:

Д.А. Булгаков

В.В. Голофаев