Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2015 г. по делу N СИП-261/2015 Суд удовлетворил требование заявителя о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, поскольку заявитель подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а ответчик не представил доказательств использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны

Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2015 г. по делу N СИП-261/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 23 сентября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Тарасов Н.Н.,

судьи - Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Увайской О.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТехМодерн" (пр-кт. Большой Сампсониевский, д. 60, лит У, оф.32, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1117847033138)

к закрытому акционерному обществу "БУЕР" (проспект Девятого Января, д. 3, корп. 2, Санкт-Петербург, 192289 , ОГРН 1037835018220);

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 269459, N 269460 вследствие их неиспользования.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом, своих представителей в судебное заседание не направили.

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ТехМодерн" (далее - общество "ТехМодерн") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к закрытому акционерному обществу "БУЕР" (далее - общество "БУЕР") о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 269459 и N 269460 вследствие их неиспользования в отношении товаров 7-го класса Международной классификация товаров и услуг для регистрации знаков, учрежденной Ниццким соглашением, заключенным в 1957 году (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения заявления, своих представителей в судебное заседание не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции ведомства, оставил рассмотрение дела на усмотрение суда, просил дело рассмотреть в отсутствие его представителя.

Исследовав материалы дела, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом на основании представленных в дело доказательств, ответчик является обладателем исключительного права на товарный знак со словесным обозначением "БУЕР" по свидетельству Российской Федерации N 269459, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.05.2004 (с приоритетом от 11.10.2002) в отношении, в том числе для товаров 7-го класса (машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы).

Кроме того ответчик является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным обозначением "БУЕР" по свидетельству Российской Федерации N 269460, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 31.05.2004 (с приоритетом от 11.10.2002), в отношении, в том числе для товаров 7-го класса (машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы) МКТУ.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

При этом в соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Применительно к приведенной норме названного Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака применительно к положениям статьи 1484 ГК РФ.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что, по мнению заявителя, ответчиком спорный товарный знак в течение последних 3 (трех) лет не используется, в связи с чем его правовая охрана подлежит прекращению по мотивам препятствия регистрации заявителю собственного товарного знака.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (28.05.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 28.05.2012 по 27.05.2015 включительно.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, распределенного законодательством, при рассмотрении данной категории споров заявитель обязан подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик, соответственно, подтвердить использование товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны.

Из представленных в материалы дела доказательств, в том числе копии устава общества "ТехМодерн", сертификата соответствия качества на продукцию N ТС RU C-RU.MH04.B.00107, договоров купли-продажи специализированной техники, производимой заявителем, от 29.12.2014 N 291214/А, от 26.08.2013 N 260813/А, от 25.03.2013 N 250313Б, от 14.04.2014 N 140414/А, от 25.12.2012 N 251212/А, актов приема-передачи, товарных накладных к ним, каталога продукции, свидетельства о присвоении международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (WMI) следует и сторонами по делу не оспаривается, что заявитель является производителем специализированной техники, а также осуществляет ее реализацию, используя для индивидуализации производимых товаров словесное обозначение "BUER".

О фальсификации названных доказательств ответчиком по настоящему делу не заявлено, представленные доказательства по существу не оспорены.

Кроме того, общество "ТехМодерн", обосновывает свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака подачей заявки N 2013726668 на регистрацию в качестве собственного товарного знака словесного обозначения "BUER", защита которого испрашивается для товаров 7-го класса МКТУ.

Между тем в результате формальной экспертизы названной заявки Роспатентом было установлено, что испрашиваемой регистрации препятствуют сходные с ней до степени смешения спорные товарные знаки, зарегистрированные для однородных товаров.

В связи с этим, по мнению регистрирующего органа, заявленное обществом "ТехМодерн" обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении однородных товаров на основании положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения спорного и противопоставленных товарных знаков, а также однородности товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана по названной заявке, а также товаров и услуг, которым предоставлена правовая охрана спорным товарным знаком, был разрешен по существу уполномоченным органом исполнительной власти и сторонами по делу это обстоятельство также не оспаривается.

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом, как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13 при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что с учетом вида противопоставленных товаров, правовая охрана которым предоставлена спорными товарными знаками, а также товаров, для которых испрашивается правовая охрана заявителя, их потребительских свойств и функционального назначения, условий их реализации (в том числе общее место и условия продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круга потребителей, не являющихся рядовыми потребителями розничной продукции, такие товары, как товары 7-го класса МКТУ по свидетельству Российской Федерации N 269459, N 269460 (машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств) являются однородными и тождественными товарам 7-го класса МКТУ, самостоятельные производство и реализацию которых обосновывал заявитель по настоящему делу.

Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице, являющемся производителем товаров.

Эти обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о наличии у заявителя заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков ответчика в обоснованной им части, касающейся тождественных и однородных товаров, а именно, в отношении таких товаров, как товары 7-го класса МКТУ - "машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств".

В силу пункта 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

При этом в силу частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

На основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Ответчик своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, допустимых и относимых доказательств какого-либо использования в спорный период товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 269459, N 269460 не представил, уважительных причин невозможности представить указанные доказательства в судебное заседание не привел, за содействием к суду не обращался, представленные другой стороной доказательства не оспорил.

В силу пункта 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

В силу изложенных доводов, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о документальном подтверждении заявленных по делу требований и о том, что правовая охрана спорных по делу товарных знаков подлежит досрочному прекращению в отношении части товаров, для которых зарегистрированы спорные товарные знаки, а именно в отношении товаров 7-го класса МКТУ - "машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств".

Расходы по государственной пошлины распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 269459, N 269460 в отношении указанных в перечнях их свидетельств товаров 07-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы).

Взыскать с закрытого акционерного общества "БУЕР" (проспект Девятого Января, д. 3, корп. 2, Санкт-Петербург, 192289 , ОГРН 1037835018220) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТехМодерн" (пр-кт. Большой Сампсониевский, д. 60, лит У, оф.32, Санкт-Петербург, 194044, ОГРН 1117847033138) 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев