Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2015 г. по делу N СИП-317/2015 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении части товаров, поскольку истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны в указанной части, а ответчик не представил доказательств использования товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 7 октября 2015 г. по делу N СИП-317/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 30 сентября 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 7 октября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Тарасов Н.Н.,

судьи - Голофаев В.В., Погадаев Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Увайской О.А. (после перерыва - помощником судьи Журид О.Ю.),

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению открытого акционерного общества "Московский мельничный комбинат N 3" (ул. 1-ая Магистральная, 14, Москва, 123007, ОГРН 1027739206098)

к открытому акционерному обществу "Московский мельничный комбинат N 4" (проезд Шмитовский, 39, стр. 1, Москва, 123290, ОГРН 1027739245170);

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 191389 вследствие его неиспользования.

В судебном заседании приняли участие:

от открытого акционерного общества "Московский мельничный комбинат N 3" (заявителя): Бышова О.А. (по доверенности от 25.02.2015);

от открытого акционерного общества "Московский мельничный комбинат N 4" (ответчика): Зотова И.Ю. (по доверенности от 21.11.2014), после перерыва Бикмаметова Р.Р. (по доверенности от 29.09.2015).

Третье лицо (Федеральная служба по интеллектуальной собственности) извещено надлежащим образом, своего представителя в судебное заседание не направило.

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "Московский мельничный комбинат N 3" (далее - общество "Московский мельничный комбинат N 3") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением к открытому акционерному обществу "Московский мельничный комбинат N 4" (далее - общество "Московский мельничный комбинат N 4") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 191389 вследствие его неиспользования в отношении товаров 30-го, 31-го и услуг 42-го классов Международной классификация товаров и услуг для регистрации знаков, учрежденной Ниццким соглашением, заключенным в 1957 году (далее - МКТУ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В целях предоставления сторонам возможности самостоятельного урегулирования спора в судебном заседании объявлялся перерыв до 11 часов 20 минут 30.09.2015.

После перерыва стороны в судебное заседание явились, суду пояснили, что урегулировать спор самостоятельно им не представилось возможным.

Представитель заявителя просил требования удовлетворить по мотивам, изложенным в заявлении.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возражал по мотивам, изложенным в письменных пояснениях.

Возражения ответчика, подтвердившего факт неиспользования им спорного товарного знака, сводятся к отсутствию заинтересованности у заявителя в досрочном прекращении правовой охраны чужого товарного знака.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения заявления, своего представителя в судебное заседание не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие, направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции ведомства, оставил рассмотрение дела на усмотрение суда, просил дело рассмотреть в отсутствие его представителя.

Исследовав материалы дела, внимательно выслушав представителей сторон, оценив представленные в дело доказательства в их совокупности, суд считает, что заявленные требования подлежат частичному удовлетворению в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом на основании представленных в дело доказательств, ответчик является обладателем исключительного права на объемный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 191389, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.07.2000 (с приоритетом от 09.12.1999) в отношении, в том числе товаров 30-го (кофе, чай, какао, сахар, рис, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; дрожжи, пекарные порошки; соусы [приправы]; пряности), 31-го (сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; семена; корма для животных) и услуг 42-го (обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров) классов МКТУ.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Применительно к приведенной норме названного Кодекса заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, а также осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Как разъяснено в пункте 2.4 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его не использования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Как следует из пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Таким образом, при разрешении спора по существу в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования правообладателем спорного товарного знака применительно к положениям статьи 1484 ГК РФ.

Из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ следует, что правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него.

Статьей 5C(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности, статьями 15, 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как отмечается в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 02.10.2003 N 393-О, законодатель, установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения.

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что, по мнению заявителя, ответчиком спорный товарный знак в течение последних 3 (трех) лет не используется, в связи с чем его правовая охрана подлежит прекращению по мотивам препятствия регистрации заявителю собственного товарного знака.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (23.06.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака исчисляется с 23.06.2012 по 22.06.2015 включительно.

Таким образом, исходя из бремени доказывания, распределенного законодательством, при рассмотрении данной категории споров истец обязан подтвердить свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчик, соответственно, подтвердить использование товарного знака в трехлетний период, предшествовавший обращению с заявлением о прекращении правовой охраны.

Отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска может быть расценено как признание им факта неиспользования товарного знака (на что указано в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13).

Однако отсутствие возражений ответчика против предъявленного к нему иска не является обстоятельством, освобождающем истца от доказывания своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, наличие которой обуславливает право на предъявление соответствующего иска (часть 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Такой методологический подход суда первой инстанции полностью соответствует правовой позиции, изложенной в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.08.2014 по делу N СИП-167/2014, от 27.08.2015 по делу N СИП-628/2014.

Между тем, из представленных в материалы дела доказательств, в том числе деклараций о соответствии Таможенного союза от 13.09.2013, от 09.12.2014, от 30.01.2015, договора поручения от 22.10.2014 N 14-314, договоров поставки от 11.06.2015 N 137, от 14.08.2014 N 266, от 27.03.2013 N 170, от 03.02.2014 N 46/1322, от 30.01.2013 N 80, от 01.06.2010 N 30978, от 19.09.2013 N 394, от 06.12.2006 N 446, от 30.07.2010 N F20045 H-E, от 01.04.2012 N F24395, товарных накладных к ним, рекламной продукции, содержащей адресованные широкому кругу лиц предложения к продаже, следует и сторонами по делу не оспаривается, что заявитель является производителем муки, хлебопекарных порошков и смесей, дрожжей и круп, а также осуществляет их реализацию через магазины розничной и оптовой торговли.

Заявленные по делу требования мотивированы тем, что для осуществления названной деятельности заявитель намерен использовать тождественный спорному товарному знаку собственный товарный знак, в ходе подготовки заявки в Роспатент на регистрацию которого он самостоятельно выявил наличие безусловных оснований для отказа в такой регистрации в связи с предоставлением правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 191389.

Доводы заявителя о сходстве до степени смешения противопоставленных товарных знаков по настоящему делу не оспариваются.

Согласно пункту 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При этом, как следует из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 N 5793/13, при установлении однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, с учетом правовой позиции, выработанной Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях его Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 по вопросу об однородности товаров, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что с учетом вида товаров, правовая охрана которым предоставлена спорным товарным знаком (товары 30-го (рис, мука и зерновые продукты, дрожжи, пекарные порошки) и 31-го (сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам) (к которым согласно пояснениям заявителя относится, в том числе необработанное зерно) классов МКТУ), а также товаров, которые заявитель намерен маркировать спорным товарным знаком, их потребительских свойств и функционального назначения, условий их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круга потребителей, такие товары являются однородными товарам 30 и 31-го классов МКТУ, самостоятельные производство и реализацию которых обосновывал истец по настоящему делу.

Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя ложного представления о лице, являющемся производителем товаров.

Указанные обстоятельства, по мнению суда, свидетельствуют о наличии у заявителя заинтересованности по смыслу статьи 1486 ГК РФ в досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака ответчика только в обоснованной им части, касающейся тождественных и однородных товаров, а именно, в отношении таких товаров, как товары 30-го (рис, мука и зерновые продукты, дрожжи, пекарные порошки) и 31-го (сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам) классов МКТУ.

Доказательства заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны в остальной части заявленных требований суду не представлены и иное не следует из материалов дела.

Кроме того, при оценке доводов о наличии заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении товаров 30-го (кофе, чай, какао, сахар, заменители кофе; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; соусы [приправы]; пряности) 31-го (семена; корма для животных), услуг 42-го (обеспечение пищевыми продуктами и напитками; реализация товаров), суд принимает заявленное в судебном заседании, о чем сделана отметка в протоколе судебного заседания, пояснение заявителя о том, что доказательства названной заинтересованности в материалы судебного дела не представлены, поскольку названные товары заявитель не производил и не производит, названные услуги не оказывает, а требования о прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении названных товаров и услуг заявлены исключительно из опасения противопоставления Роспатентом спорного товарного знака заявке на регистрацию собственного товарного знака.

При этом, как следует из правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.03.2015 по делу N СИП-261/2014, реализация своих товаров не подпадает под понятие услуги, поскольку под ней понимаются действия, направленные на оказание помощи, содействия другим лицам, то есть услуга оказывается третьим лицам. Реализация же своих товаров направлена на удовлетворение собственных потребностей, в том числе и заявителя по настоящему делу.

В силу пункта 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Ответчик своими процессуальными правами также распорядился самостоятельно, допустимых и относимых доказательств какого-либо использования в спорный период товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 191389 суду не представил, уважительных причин невозможности представить указанные доказательства в судебное заседание не привел.

Доводы ответчика об отсутствии у заявителя интересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака убедительно опровергнуты представленными в дело доказательствами, о фальсификации которых в установленном законом порядке суду не заявлено.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

При этом в силу частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Согласно статье 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

На основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Лица, участвующие в деле, своими процессуальными правами распорядились самостоятельно, объем доказательств, которые они представили в суд, определили также самостоятельно, за содействием к суду не обращались, представленные другой стороной доказательства не оспорили.

Согласно пункту 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В силу статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами, а неисполнение процессуальных обязанностей несет негативные последствия.

В силу изложенных доводов, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о документальном подтверждении только части из заявленных по делу требований и о том, что правовая охрана спорного товарного знака подлежит досрочному прекращению в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, а именно в отношении товаров 30-го (рис, мука и зерновые продукты, дрожжи, пекарные порошки) и 31-го (сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам) классов МКТУ.

Правовых оснований для удовлетворения требований в полном объеме суд по делу не усматривает.

Расходы по государственной пошлины распределяются между сторонами согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 191389 в отношении товаров 30-го (рис, мука и зерновые продукты, дрожжи, пекарные порошки) и 31-го (сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам) классов МКТУ.

В удовлетворении остальной части заявленных требований - отказать.

Взыскать с открытого акционерного общества "Московский мельничный комбинат N 4" (проезд Шмитовский, 39, стр. 1, Москва, 123290, ОГРН 1027739245170) в пользу открытого акционерного общества "Московский мельничный комбинат N 3" (ул. 1-ая Магистральная, 14, Москва, 123007, ОГРН 1027739206098) 6 000 (Шесть тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Тарасов

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев