Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2015 г. по делу N СИП-383/2015 Суд отказал в удовлетворении требований о признании незаконным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку словесное обозначение товарного знака не имеет различительной способности и сходно до степени смешения со словесным обозначением другого товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 13 октября 2015 г. по делу N СИП-383/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 7 октября 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 13 октября 2015 г.

ГАРАНТ:

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. по делу N СИП-383/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Рассомагиной H.Л.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Перемиловской Д.В., рассмотрел в открытом судебном заседании заявление Кузнецова Алексея Евгеньевича (Москва) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.04.2015 об отказе в удовлетворении возражения от 20.08.2014 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 294611.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество "Минеральная вата" (ул. Автозаводская, д. 48А, Москва, г. Железнодорожный, 143985, ОГРН 1025001547592), общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ХОТПАЙП" (ул. Буженинова, д. 16, Москва, 107023, ОГРН 1097746731785).

В судебном заседании приняли участие представители:

заявителя - Пухова T.Л. по доверенности от 16.07.2015 77 АБ 7584673;

Роспатента - Шеманин Я.А. по доверенности от 11.08.2015 N 01/32-525/41;

третьего лица (закрытого акционерного общества "Минеральная вата") - Суворов К.А. по доверенности от 30.01.2015 N 29;

третьего лица (общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ХОТПАЙП") - Пухова Т.В. по доверенности от 16.09.2015.

Суд по интеллектуальным правам установил:

Кузнецов Алексей Евгеньевич (далее - Кузнецов А.Е.) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.04.2015 об отказе в удовлетворении возражения от 20.08.2014 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 294611.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество "Минеральная вата" (далее - общество "Минеральная вата"), общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом ХОТПАЙП" (далее - общество "ХОТПАЙП"),

В судебное заседание явились представители заявителя, Роспатента и третьих лиц.

В судебном заседании представитель Кузнецова А.Е. заявил ходатайство об уточнении заявленных требований, просил признать решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 22.04.2015 об отказе в удовлетворении возражения от 20.08.2014 против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 294611 недействительным. При этом с целью восстановления своих прав заявитель просил признать недействительной правовую охрану названного товарного знака в отношении всех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован.

Изменение (уточнение) исковых требований не противоречит требованиям статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не нарушает прав и законных интересов иных лиц, в связи с чем, при отсутствии возражений других лиц, участвующих в деле, было принято судом.

Кузнецов А.Е. заявление о признании недействительным оспариваемого решения поддержал, просил его удовлетворить. Заявитель полагает, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), и нарушает его права и законные интересы в предпринимательской деятельности.

В частности, в обоснование заявленных требований Кузнецов А.Е. указал, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 294611 со словесным обозначением "ВАЙЭД-МАТ", зарегистрированный в отношении товаров 17-го, 19-го и услуг 35-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), не обладает различительной способностью, поскольку спорное обозначение на дату приоритета уже являлось термином и указывало на определенный вид товара.

Заявитель указывает, что словесное обозначение "ВАЙЭД-МАТ", зарегистрированное в качестве товарного знака, сходно с обозначением "Wired mat", которое широко использовалось на дату приоритета оспариваемого товарного знака и продолжает использоваться в настоящее время в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак.

В подтверждение названного обстоятельства заявителем в Роспатент был представлен фрагмент текста Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52953-2008 с прямым цитированием пункта 6.3.1 ЕН ИСО 3229:2004, содержащий термин "Wired mat" и раскрывающий его значение и перевод на 2004 год.

При этом Кузнецов А.Е пояснил, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании" стандарт - это документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.

Таким образом, по мнению заявителя, включение словосочетания "wired mat" в качестве термина в систему европейских (международных) стандартов 2004 года и российских (национальных) стандартов 2008 года напрямую свидетельствует о многократности его использования, и, как следствие, известности и применимости термина "wired mat" в международном товарообороте для обозначения определенного вида товара.

Также Кузнецов А.Е. не согласился с выводами Роспатента, изложенными в обжалуемом решении, о том, что словосочетание "wired mat" может иметь различные толкования и способно вызывать различные ассоциации у потребителя, сославшись на то обстоятельство, что указанное словосочетание имеет конкретное значение в системе европейских стандартов.

В подтверждение возможности возникновения у потребителя ассоциации словосочетания "wired mat" с оспариваемым товарным знаком заявитель указал на факт признания судами в актах, принятых по делу N А40-34488/2014, сходства до степени смешения обозначений "ВАЙЭД-МАТ" и "wired mat" до степени смешения, что послужило основанием для признания использования Кузнецовым А.Е. словосочетания "wired mat" нарушением исключительных прав общества "Минеральная вата" на оспариваемый товарный знак.

Кроме того, заявитель выразил свое несогласие с выводом Роспатента об отсутствии оснований для оценки обозначений "wired mat" и "ВАЙЭД-МАТ", как связанных между собой, указывая на то, что товарный знак имеет полное фонетическое сходство со словосочетанием "wired mat", что также подтверждается судебными актами, принятыми по делу N А40-34488/2014.

Представитель Роспатента с заявленными требованиями не согласился, указал, что оспариваемое решение соответствует требованиям действующего законодательства. Роспатент полагает, что заявителем не был доказан факт использования обозначения "ВАЙЭД-МАТ" до даты приоритета товарного знака в качестве термина или указания на вид, свойство и назначение товаров и услуг, в отношении которых оно зарегистрировано.

При этом Роспатент просил учесть, что документы, представленные заявителем в материалы административного дела, не относятся к периоду до даты приоритета товарного знака (16.03.2005) и не содержат сведений о широком использовании хозяйствующими субъектами конкретного обозначения "ВАЙЭД-МАТ" в отношении товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Заинтересованное лицо отметило, что ссылка заявителя на Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52953-2008 с цитированием пункта 6.3.1 ЕН ИСО 3229:2004 не могла быть принята Роспатентом во внимание, поскольку заявитель не представил доказательств того обстоятельства, что указанный стандарт был переведен на русский язык ранее 2008 года и был доступен для ознакомления российскому потребителю.

Также Роспатент указал, что заявитель не подтвердил факт использования обозначения "ВАЙЭД-МАТ" в качестве термина на дату приоритета, не привел в подтверждение названных обстоятельств ни одного специализированного или какого-либо иного словаря, где бы содержалось указанное обозначение.

В отношении доводов заявителя об установлении в деле N А40-34488/2014 фактов преюдициального значения о том, что словосочетание "ВАЙЭД-МАТ" является термином, Роспатент отметил, что, не являлся участником по названному делу, указанный факт не имеет для него преюдициального значения, а также то, что принятые судебные акты не содержат каких-либо указаний на то, что спорное обозначение является термином применительно к пункту 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Третьим лицом (общество "Минеральная вата") также представлен отзыв на заявление, в котором оно просит в удовлетворении требований Кузнецову А.Е. отказать, считает решение Роспатента законным и обоснованным.

Помимо доводов в поддержку позиции Роспатента, общество "Минеральная вата" отметило, что в материалы административного дела им был представлен проведенный по его заказу социологический опрос (приобщенный к материалам административного дела), согласно которому 31% опрошенных посчитали тестируемый товарный знак фантазийным, при этом 71% считают, что указанное обозначение для продажи своих товаров использует общество "Минеральная вата".

При рассмотрении спора судом установлены следующие обстоятельства.

Регистрация оспариваемого товарного знака "ВАЙЭД-МАТ" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.08.2005 за N 294611 по заявке N 2005705531 с приоритетом от 16.03.2005 на имя общества "Минеральная вата" для товаров 17-го, 19-го и услуг 35-го классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение "ВАЙЭД-МАТ", которое включает в себя два словесных элемента и выполнено через дефис стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Кузнецовым А.Е. совместно с обществом "ХОТПАЙП" 20.08.2014 в Палату по патентным спорам было подано возражение против предоставления правовой охраны названному товарному знаку с указанием на несоответствие его регистрации положениям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

В обоснование возражения заявители указали, что словесный товарный знак "ВАЙЭД-МАТ" представляет собой транслитерацию на русский язык английского словосочетания "wired mat", в связи с чем имеет с ним полное фонетическое сходство. Ранее правообладатель товарного знака обратился к лицам, подавшим возражения, с исковым заявлением о запрете использовать словосочетание "Wired mat", как сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком.

Решением Арбитражного суда города Москвы по делу N А40-34488/2014 от 09.06.2014 сходство указанных обозначений было установлено судом, в связи с чем требования правообладателя о запрете использования обозначения "wired mat" были удовлетворены частично, в отношении Кузнецова А.Е.

Вместе с тем податели возражения указали, что словосочетание "wired mat" на дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака не обладало различительной способностью и являлось термином, официально используемым в системе европейских стандартов, обозначающим товар определенного вида и переводимый как "прошивной мат с металлической сеткой": теплоизоляционный мат, покрытый с одной или обеих сторон гибкой металлической сеткой.

Кроме того, заявители отметили, что словосочетание "wired mat" в качестве обозначения теплоизоляционного материала определенного вида широко использовалось производителями и дистрибьюторами теплоизоляционных материалов на протяжении более 10 лет. При этом с целью идентификации однородной продукции производители и дистрибьюторы при использовании указанного словосочетания для маркировки товаров добавляют название производителя, к примеру: "PAROC Wired mat" или "PAROC Pro Wired Mat".

В обоснование доводов, изложенных в возражении, заявители представили в материалы административного дела следующие документы: Национальный стандарт Российской Федерации "Материалы и изделия теплоизоляционные" 2008 года ГОСТ Р 52953-2008 (является модифицированным по отношению к европейскому стандарту ЕН ИСО 9229:2004 "Теплоизоляция - Определения терминов"); распечатки с интернет-сайта, содержащие сведения о Вайред Матах (без указания даты); образец этикетки Матов, выпускаемых на ЗАО "Завод Минплита" 2012 года; скринщот интернет-страницы "paroc.ru" с указанием даты обновления информации 19.11.2012; скриншот интернет-страницы "www.isover.ru", содержащий сведения о продукции "ISOTEC WIRED МАТ" (скриншот выполнен 14.03.2014); скриншот интернет-страницы "www.rockwool.ru", содержащий сведения о продукции "WIRED МАТ" (скриншот выполнен 14.03.2014); каталог технической изоляции компании "ISOTEC" 2013 года; каталог на иностранном языке (без указания даты); сертификат соответствия продукции "материалы теплоизоляционные судостроительные, технические и строительные из минеральной (каменной) ваты PAROC (в том числе, материалов с использованием в названии словосочетания "wired mat") C-FI.ПБ01.B.00251 со сроком действия с 05.11.2009 по 05.11.2014, с приложением.

На заседании палаты по патентным спорам 19.03.2014 в материалы административного дела заявитель дополнительно представил каталоги продукции за май 2004 года и март 2005 года, содержащие сведения о продукции с использованием обозначения "wired mat".

Таким образом, по мнению подателей возражения, существование зарегистрированного товарного знака со словесным обозначением "ВАЙЭД-МАТ" создает препятствие к использованию словосочетания "wired mat" или его транслитерации на русском языке для производителей и дистрибьюторов теплоизоляционных материалов, поскольку такое использование может привести к нарушению прав правообладателя оспариваемого товарного знака.

В связи с названными обстоятельствами, по мнению подателей возражения, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 294611 должно быть признано недействительной.

Решением Роспатента от 22.04.2015 в удовлетворении названного возражения отказано, правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 232561 оставлена в силе.

Рассмотрев вопрос о наличии заинтересованности у заявителей в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, палата по патентным спорам, проведя анализ представленных судебных актов, принятых по делу N А40-34488/2014, признала наличие такой заинтересованности у Кузнецова А.Е.

Вместе с тем, ознакомившись со всеми представленными в материалах административного дела документами, палата по патентным спорам не нашла оснований для признания общества "ХОТПАЙП" заинтересованным в подаче вышеназванного возражения, указав на отсутствие доказательств, свидетельствующих об осуществлении обществом "ХОТПАЙП" деятельности в области производства или реализации теплоизоляционных материалов, а также в связи с отсутствием фактов использования оспариваемого обозначения или сходного с ним до степени смешения в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемое обозначение.

Отклоняя доводы, изложенные в возражении, палата по патентным спорам указала, что словосочетание "wired mat", являясь лексической единицей английского языка, имеет следующее значение в переводе на русский язык: "wired" - зашитый, соединенный проводом, армированный проволокой; "mat" - мат, ковер, циновка, коврик, подстилка, подставка, салфетка, матовая отделка, матовая краска, матрица.

Исходя из указанных вариантов перевода, палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что сочетание слов "wired mat" может иметь несколько вариантов перевода на русский язык и, следовательно, несколько вариантов толкования, что может потребовать дополнительных рассуждений и домысливания, а также вызывать различные ассоциации у потребителя, что не позволяет прийти к однозначному выводу, что обозначение "ВАЙЭД-МАТ" на дату приоритета воспринималось российским потребителем в значении ассоциирующегося с обозначением "wired mat" или в качестве описательной характеристики товара.

Кроме того, палата по патентным спорам указала, что все материалы, представленные вместе с возражением, содержат обозначение "wired mat", но имеют более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака (16.03.2005).

В отношении каталогов 2004-2005 годов, представленных после подачи возражения, палата по патентным спорам отметила, что указанные документы не могли быть учтены при рассмотрении возражения на основании пункта 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам, утвержденных приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Также палата по патентным спорам указала, что подателем возражения не было представлено ни одного доказательства, подтверждающего использование оспариваемого обозначения в качестве термина, не приведено ни одного специализированного или иного словарного источника, где бы содержалось обозначение "ВАЙЭД-МАТ".

Таким образом, палата по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленного возражения и признания правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительной.

На основании заключения палаты по патентным спорам Роспатентом вынесено оспариваемое решение.

Не согласившись с вышеназванным решением Роспатента, Кузнецов А.Е. обратился в суд с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы заявителя, представителя органа, принявшего оспариваемый акт, и третьих лиц, оценив представленные доказательства в совокупности и взаимной связи, суд считает, что заявленные требования не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 года N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"),

Согласно части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.

Установленный законом трехмесячный срок для подачи заявления об оспаривании ненормативного акта государственного органа заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения Кузнецова А.Е. и общества "ХОТПАЙП" в отношении предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 294611 и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в рамках своих полномочий.

Оспариваемым решением в удовлетворении возражения заявителей отказано, правовая охрана товарного знака, правообладателем которого является общество "Минеральная вата", оставлена в силе.

В соответствии с пунктом 2.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введение в действие главы четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (здесь и далее в редакции, действовавшей на момент подачи возражения) предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 этого Кодекса (основания, указанные в пункте 1 названной статьи, соответствуют основаниям, указанным в возражении и ранее определенным в пункте 1 статьи 6 Закона о товарных знаках основание).

В силу пункта 2 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 названного Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Таким образом, в качестве субъектов, имеющих право подачи возражений по указанным основаниям, в законе названы не "любые лица", а "заинтересованные".

Вместе с тем, к заинтересованным лицам может быть отнесен достаточно широкий круг лиц, имеющих законный интерес в оспаривании правовой охраны товарного знака по заявленному основанию.

Признавая Кузнецова А.Е. лицом, заинтересованным в оспаривании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 294611, Роспатент исходил из того, что между указанным лицом и обществом "Минеральная вата" имеются судебные споры относительно использования обозначения "wired mat", признанного судами сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также из того, что заявитель возражения использует названное обозначение в своей деятельности в отношении товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован указанный товарный знак.

Одновременно Роспатент пришел к выводу об отсутствии заинтересованности у общества "ХОТПАЙП" в подаче такого возражения, поскольку в материалы административного дела не было представлено ни одного доказательства, подтверждающего осуществление им деятельности в сфере производства и реализации теплоизоляционных материалов, то есть товаров, однородных тем, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Кроме того, Роспатент отметил, что в судебных актах, принятых по делу N А40-34488/2014, суды пришли к аналогичному выводу.

Судебная коллегия полагает, что выводы Роспатента относительно наличия заинтересованности у Кузнецова А.Е. в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку и отсутствия такой заинтересованности у общества "ХОТПАЙП" являются верными.

В оспариваемом решении Роспатент правильно указал, что с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.03.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон о товарных знаках и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

В силу абзацев 2, 3, 4 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках (в редакции, действовавшей на дату приоритета товарного знака) не допускается регистрация товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил N 32 к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

При этом термин - это слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. Они существуют лишь в рамках определенной терминологии. Основным источником, позволяющим отнести обозначение к общепринятому термину, являются терминологические словари и специализированная литература.

Как указано в пункте 2.3.2.3 Правил N 32, к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Как разъяснено в пункте 2.2 Методических рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, заявляемые на регистрацию обозначения могут включать описательные элементы или состоять из них. Описательные элементы - это обозначения, используемые для указания вида товара, описания характеристик товара и сведений об изготовителе. К числу описательных элементов относится также понятие "общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров", а также могут относиться подпадающие под указанное в той же норме понятие "общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры". Заявленным обозначениям, состоящим только из описательных элементов, не предоставляется правовая охрана, а производителям - исключительное право на их использование, т.к. у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар. Такие обозначения называются описательными.

Следует, однако, различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы:

(1) Понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания?

(2) Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе?

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, можно использовать любую информацию, касающуюся семантики анализируемого словесного элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальную, в частности техническую, литературу, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

К обозначениям, представляющим собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров относятся трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением (пункт 3.2.1 Правил N 32).

Согласно пункту 4.8 Правил N 56 при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3, 1.5-1.8 этих Правил, коллегия палаты по патентным спорам ограничивается материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы.

В случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Таким образом, при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку повторная проверка соответствия заявленного обозначения условиям охраноспособности на момент подачи возражения не осуществляется, а рассматриваются конкретные доводы подателя возражения относительно неохраноспособности этого обозначения на дату его приоритета, а также документы, представленные им в подтверждение своих доводов.

В свою очередь, при судебной ревизии решения Роспатента, вынесенного по результатам рассмотрения возражения, судом проверяется соответствие применимым нормам материального права выводов, содержащихся в оспариваемом решении, сделанных в отношении доводов, изложенных в возражении и приложенных к нему материалах.

С учетом названных правовых норм, а также разъяснений по их применению, изложенных в указанных Методических рекомендациях, Суд по интеллектуальным правам считает правильным выводы Роспатента о том, что спорное обозначение нельзя считать не имеющим различительной способности; что подателем возражения не представлено надлежащих документов, подтверждающих совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию с целью признания обозначения на дату приоритета характеризующим товары, в том числе указывающих на их вид, для обозначения товаров или услуг; не представлено доказательств того, что спорное обозначение является термином, употребляемым применительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак. Кроме того, является очевидным, что оспариваемый товарный знак является словесным, в силу чего не может быть отнесен к трехмерным объектам, определяющим форму товара.

При этом не представлялись словарные и (или) энциклопедические источники, раскрывающие значение слов "ВАЙЭД-МАТ" в русском языке или "wired mat" в английском на дату приоритета товарного знака. Равным образом не представлялась и профессиональная литература, подтверждающая довод о том, что названные обозначения на указанную дату в Российской Федерации являлись терминами, использующимся в сфере обращения товаров и (или) услуг, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

Что касается европейского стандарта 2004 года, суд полагает, что указанный документ, принятый за рубежом, не может свидетельствовать об известности потребителю, проживающему на территории Российской Федерации, упомянутого в нем обозначения "wired mat", на дату приоритета оспариваемого товарного знака ни в качестве термина, ни определенного вида товара.

Коллегия судей также отклоняет довод заявителя о том, что словосочетание, являясь лексической единицей иностранного языка, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, в связи со следующим.

Поскольку слова "wired" и "mat" являются самостоятельными лексическими единицами английского языка, а их использование в словосочетании имеет несколько вариантов перевода, суд приходит к выводу о том, что "wired mat" само по себе способно вызывать достаточные и необходимые ассоциации для запоминания его российскими потребителями. В связи с этим суд соглашается с выводом Роспатента об отсутствии оснований считать названное словесное обозначение утратившим различительную способность применительно к товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

При этом само по себе отнесение в каком-либо языке определенного словосочетания к описательным обозначениям не свидетельствует о восприятии такого обозначения в качестве описательного для российского потребителя, а равно как и для специалиста в какой-либо области.

Предложенное заявителем толкование правовых норм привело бы к невозможности регистрации в качестве товарного знака на территории Российской Федерации применительно к определенным товарам или услугам любого обозначения, имеющего по отношению к таким товарам описательный характер хотя бы на одном из языков мира.

В связи с изложенным при обращении с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку в силу описательности зарегистрированного обозначения на одном из языков мира, подателю возражения следует привести доказательства использования такого обозначения российским потребителем и приобретения для российского потребителя этим обозначением свойств описательности применительно к определенным товарам или услугам.

Однако таких доказательств подателями возражения представлено не было.

В отношении представленных Кузнецовым А.Е. каталогов 2004-2005 годов суд считает необходимым отметить, что указанные документы правомерно не были учтены Роспатентом при рассмотрении возражения и вынесения решения Роспатентом в силу пункта 2.5 Правил N 56.

Согласно названному пункту возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Поскольку каталоги 2004-2005 годов не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, Роспатент справедливо указал на представление дополнительных источников информации, не указанных в первоначально поданном возражении.

Вместе с тем суд обращает внимание, что Кузнецов А.Е. не лишен права обратиться в Роспатент с повторным возражением против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку, представив необходимый и достаточный для подтверждения своей позиции комплект документов, в том числе и документы, не принятые Роспатентом в рамках рассмотрения другого возражения.

Доводы заявителя о том, что оспариваемый товарный знак в настоящий период времени потерял различительную способность, поскольку сходное с ним словосочетание "wired mat" на данный момент широко используется производителями и дистрибьюторами в отношении определенной группы товаров - "теплоизоляционных материалов", судом не принимаются, поскольку такие сведения не могут служить основанием для признания предоставления правовой охраны товарного знака недействительной на дату его приоритета.

При изложенных обстоятельствах судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента о том, что заявителем не представлено доказательств несоответствия регистрации оспариваемого товарного знака с требованиям пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках.

Так как оспариваемое решение Роспатента принято с соблюдением требований действующего законодательства, оснований для признания его недействительным не имеется.

С учетом изложенного требование Кузнецова А.Е. также не подлежит удовлетворению.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела подлежат отнесению на Кузнецова А.Е..

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 110, 167-170, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования Кузнецова Алексея Евгеньевича оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

H.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин