Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2015 г. по делу N СИП-435/2015 Суд удовлетворил ходатайство общества об отказе от исковых требований и досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку истец подтвердил наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, при этом ответчик не доказал факт использования им спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий обращению истца с настоящим иском

Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 декабря 2015 г. по делу N СИП-435/2015

Резолютивная часть решения объявлена 1 декабря 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 2 декабря 2015 года.

ГАРАНТ:

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 апреля 2016 г. N С01-132/2016 по делу N СИП-435/2015 настоящее решение оставлено без изменения

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Лапшина И.В., Рассомагина Н.Л.,

при ведении протокола помощником судьи Шмуратовым А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" (ул. Маяковского, дом 3-Б, г. Советск, Калининградская область, 238758, ОГРН 1023902001947)

к обществу с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (ул. Силикатная, д. 3/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, ОГРН 1110280024832)

о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186534, 264826, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), при участии в судебном заседании представителей истца - Ковалева Е.В. (по доверенности от 09.10.2015), Грибанова О.М. (по доверенности от 28.11.2015), установил:

общество с ограниченной ответственностью "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" (далее - общество "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ", общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" (далее - компания) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "СВЕТСКИЕ" по свидетельству Российской Федерации N 186534 и словесного товарного знака "Советские" по свидетельству Российской Федерации N 264826 в отношении ряда товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба" в связи с неиспользованием в течение трёх лет, предшествующих подаче настоящего заявления (с учетом уточнения исковых требований, принятого судом в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, т. 1, л.д. 89).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2015 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая направила в Суд по интеллектуальным правам отзыв, указав в нем, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к её компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может, одновременно заявив ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие своего представителя.

Компания, являющаяся юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации, и Роспатент явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Дело рассматривалось на основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей компании и Роспатента.

В ходе судебного заседания представителями истца заявлено устное ходатайство об отказе от исковых требований в части досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186534, 264826 в отношении товаров 29-го класса МТКУ "фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке".

В соответствии с частями 1, 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Как установлено в части 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

В связи с изложенным и принятием судом частичного отказа истца от заявленных требований производство по делу в указанной части подлежит прекращению, поскольку отказ заявителя от части первоначально заявленных требований не противоречит закону и не нарушает охраняемые законом права и интересы других лиц.

С учетом изложенного дело подлежит рассмотрению в отношении требований о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров 29-го класса МТКУ "овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба".

Суд по интеллектуальным правам, выслушав доводы представителей общества, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, пришёл к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в силу нижеследующего.

Как следует из материалов дела, компания согласно данным Реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации является правообладателем следующих товарных знаков:

по свидетельству Российской Федерации N 186534 "СОВЕТСКИЕ", зарегистрированного Роспатентом 28.03.2000 с приоритетом от 14.05.1998, в том числе относительно товаров 29-го (желе, варенье, компоты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба; яйца) класса МКТУ;

по свидетельству Российской Федерации N 264826 "Советские", зарегистрированного Роспатентом 09.03.2004 с приоритетом от 09.03.2004 в том числе товаров 29-го (желе, варенье, компоты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба; яйца) класса МКТУ.

Ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанных товарных знаков в отношении товаров 29-го класса МКТУ: "овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба" и неиспользование их правообладателем в отношении названных товаров в течение трёх лет, предшествующих дате подачи искового заявления, общество обратилось с настоящим исковым заявлением в суд.

В обоснование своей заинтересованности истец сослался на то, что с 2002 года является одним из крупнейших в мире предприятий по производству продукции из рыбы и сурими, которой торгуют в Российской Федерации, Украине, Белоруссии, Казахстане, Молдавии и прочих странах. При этом его деятельность подразделяется как на производство продуктов из сурими: крабовые палочки, крабовое мясо, креветки сурими, крабовые клешни, крабовый рулет, так и на производство рыбных продуктов и морских даров: сельди (копченой и маринованной) и продуктов из неё, соленая, копченая и мороженая рыба, морские дары в маринадах, масле; салаты и замороженный картофель фри.

Ассортимент производимой обществом продукции превышает 1500 различных наименований.

Более того, обосновывая свою заинтересованность, истец сослался на аффилированность с литовской компанией - , UAB/ЗАО "ВичюнуГруппе" (регистрационный номер 303211678), и наличия зарегистрированных на ее имя доменных имен (viciunaigroup.eu и e-vici.lt), а также словесного товарного знака "VICIUNAI GROUP" по международной регистрации 1251996, в отношении товаров по которым заявлены требования.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Из представленных в материалы дела доказательств усматривается, что Общество осуществляет производство рыбной продукции, готовой рыбы (копченой, соленой, маринованной), изделий из картофеля (картофель-фри) и салатов с морковью.

Осуществление фактической деятельности общества в указанных сферах подтверждается представленными в материалы дела документами: информационной выпиской из ЕГРЮЛ (т. 1, л.д. 18-31); каталогом замороженной продукции за 2013 год (т. 1, л.д. 85-148): информацией опубликованной в Информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: http: //e-vici.lt/ru/produkte/salati.html, http://www.viciunaigroup.eu/drugie-dejatelnosti/be-pavadinimo-4/be-pavadi nimo-3, http://www.e-vici.lt/ru/produkte/izumitelnie-vici-pelmeni.html (т. 1, л.д. 97-100, 116-117); дипломами и сертификатами (т. 1, л.д. 101- 115); сертификат соответствия N РОСС RU.AE34.H09878 со сроком действия с 07.10.2015 по 07.10.2018; актом экспертизы от 16.10.2015 N 5610032 для оформления заключения о статусе товара формы ТТС; декларацией о соответствии; международное свидетельство N 1251996 на словесный товарный знак "VICIUNAI GROUP"; договором поставки от 30.07.2013 N 887 и дополнительным соглашением к нему; договором купли-продажи от 10.06.2014; товарными накладными; декларациями на товары; контрактами от 04.08.2015 N RUS-03172/VR/2015 и дополнительным соглашением к нему от 30.09.2015; образцами упаковок, изготавливаемой продукции; удостоверением качества от 16.10.2015 N MS4304_4/15.

Означенные документы в установленном законом порядке правообладателем не оспорены, равно как и не оспорена однородность товаров, реализуемых истцом, с товарами, указанными в оспариваемых товарных знаках.

Таким образом, истец фактически участвует на территории Российской Федерации в организации деятельности, связанной с оборотом продукции, относящейся к 29-му классу МКТУ: "овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба".

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров (услуг), их потребительские свойства, функциональное назначение, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пунктом 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным. Вместе с тем при определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду.

При этом необходимо учитывать, что степень однородности товаров (услуг) тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Проанализировав товары производимые истцом, и товары 29-го класса МКТУ, для которых зарегистрированы оспариваемые товарные знаки, о прекращении регистрации в отношении которых заявлены настоящие требования, судебная коллегия приходит к выводу об их однородности.

Кроме того, истцом представлены доказательства осуществления приготовлений к использованию обозначения, содержащего словесный элемент "СОВЕТСКИЕ", в частности, обращения в Роспатент с заявкой N 2015723959 от 31.07.2015 на регистрацию обозначения "СОВЕТСКИЕ" в качестве товарного знака в отношении товаров 29-го класса МКТУ "рыба неживая; рыба соленая; продукты пищевые рыбные; икра рыб обработанная; консервы рыбные; крабовые палочки; креветки неживые; моллюски неживые".

В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении общество сослалось на то, компания обратилась с иском к обществу о взыскании компенсации за незаконное использование спорного товарных знаков в сумме 100 000 рублей (дело N А21-8468/2015 Арбитражного суда Калининградской области).

Учитывая изложенное, а также правовые позиции, приведенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.12.2002 N 10268/02, от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.09.2013 N 5793/13, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, полагает, что истец является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемых товарных знаков в отношении следующих товаров 29-го класса МКТУ: "овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба".

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ предусмотрено, что для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьёй 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трёхлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

С учётом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарных знаков (05.08.2015) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование спорных товарных знаков, исчисляется с 05.08.2012 по 04.08.2015 включительно.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что правообладатель спорных товарных знаков своими процессуальными правами распорядился самостоятельно, доказательств надлежащего использования их в отношении всего перечня товаров, по которому истцом заявлены требования, суду не представил.

Более того, судебная коллегия отмечает, что правообладатель, будучи надлежащим образом извещенный о времени и месте, судебных заседания назначенных на 21.09.2015 и 03.11.2015, реализовывая посредством электронной системы "Мой Арбитр" право предусмотренное пунктом 3 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, об отложении судебных заседаний для подготовки правовой позиции, так и не представил какой-либо правовой позиции по настоящему спору, в то время как данная категория дел с учетом установленных статьями 41, 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с положением пунктам 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации требований не возлагает на правообладателя каких-либо трудностей для формирования правовой позиции при использовании товарного знака.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны спорных товарных знаков в отношении товаров, для которых истец подтвердил свою заинтересованность, вследствие его неиспользования, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Вывод суда о наличие оснований для удовлетворения требований заявителя, является, в свою очередь, в соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отнесения бремени судебных расходов по оплате госпошлины на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 110, 150, 151, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

ходатайство общества с ограниченной ответственностью "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" об отказе от исковых требований в части удовлетворить.

Производство по делу в части досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186534, 264826 в отношении товаров 29-го класса МТКУ "фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке" прекратить.

Требования общества с ограниченной ответственностью "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 186534, 264826 в отношении товаров 29-го класса МТКУ "овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; рыба".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания "Бизнесинвестгрупп" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВИЧЮНАЙ-РУСЬ" 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

С.П. Рогожин

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Л. Рассомагина