Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2015 г. N С01-847/2014 по делу N А40-141314/2013 Суд оставил принятые ранее судебные постановления без изменения, кассационную жалобу общества - без удовлетворения, поскольку материалами дела подтверждено нарушение ответчиком исключительного права истца на товарные знаки; кроме того, при определении размера компенсации не требуется определения объема использования прав на товарный знак между сравниваемым простым (неисключительным) лицензионным договором и объемом нарушения исключительного права на товарный знак

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 декабря 2015 г. N С01-847/2014 по делу N А40-141314/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 1 декабря 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 декабря 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Лапшиной И.В.,

судей Рогожина С.П., Химичева В.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Элит паркет" (2-й Рощинский пр., д. 8, стр. 4, Москва, 115419, ОГРН 1037725048151) на решение Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2015 (судья - Стрижова Н.М.) по делу N А40-141314/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2015 (судей - Верстовой М.Е., Лаврецкой Н.В., Левченко Н.И.) по тому же делу, возбужденному по исковому заявлению компании "Таркетт ВГЛ С.А."/Targett GDL S.A. (2 Op der Sang L 9779 Lentzweller, Luxembourg) и закрытого акционерного общества "ТАРКЕТТ" (Территория, Промзона-1, г. Отрадный, Самарская обл., 446300, ОГРН 1026303207226)

к обществу с ограниченной ответственностью "Элит паркет" (ОГРН 1037725048151) и обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор Доменов" (Алтуфьевское ш., д. 37, 1, Москва, ОГРН 1047796108744)

о защите исключительных прав на товарные знаки и фирменное наименование.

В судебном заседании приняли участие представители:

компании "Таркетт ВГЛ С.А."/Targett GDL S.A.: Кадышева О.В. по доверенности от 12.01.2015;

закрытого акционерного общества "ТАРКЕТТ": Кадышева О.В. по доверенности от 03.02.2015;

общества с ограниченной ответственностью "Элит паркет": Симонов И.Б. по доверенности от 21.05.2013 N 09.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания "Таркетт ВГЛ С.А."/Targett GDL S.A. (далее - компания "Таркетт ВГЛ С.А.") и закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ" (далее - общество "ТАРКЕТТ") обратились в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, уточненным в порядке, установленном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью "Элит паркет" (далее - общество "Элит паркет") и обществу с ограниченной ответственностью "Регистратор Доменов" (далее - общество "Регистратор Доменов") о запрете обществу "Элит паркет" администрировать доменное имя "tarkett-parquet.ru"; об обязании общества "Регистратор Доменов" аннулировать регистрацию доменного имени "tarkett- parquet.ru"; о взыскании с общества "Элит паркет" в пользу компании "ТАРКЕТТ ВГЛ С.А." компенсации в размере 736 544 рублей 49 копеек за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.03.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2014, исковые требования компании "Таркетт ВГЛ С.А." и общества "ТАРКЕТТ" были удовлетворены частично, суд запретил обществу "Элит паркет" администрировать доменное имя "tarkett-parquet.ru", а в удовлетворении остальной части иска отказал.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2014 решение суда первой инстанции от 28.03.2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2014 отменены в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации, в данной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2015, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2015 требования компании "Таркетт ВГЛ С.А." и общества "ТАРКЕТТ" удовлетворены в полном объеме.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, общество "Элит паркет", ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, нарушение норм материального права, просит оспариваемые судебные акты отменить, передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанции в пределах Московского судебного округа.

В обоснование кассационной жалобы общество "Элит паркет" указывает на то, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к неправильному выводу о доказанности истцами размера истребуемой компенсации и неверно применили положения подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Так, общество "Элит паркет" считает, что обстоятельства, в соответствии с которыми произведен расчет суммы, обычно взимаемой за правомерное использование товарного знака, не являются сравнимыми и не могут служить критерием взыскания компенсации.

Также общество "Элит паркет" полагает, что судами первой и апелляционной инстанций неверно определен период, в течение которого он выступал администратором спорного доменного имени, что повлияло на взыскание компенсации в большем размере.

Кроме того, по мнению общества "Элит паркет", судами не оценен довод о том, что оно не является нарушителем, поскольку при реализации продукции истцов общество "Элит паркет" указало на своем сайте, что не является представителем компании "Таркетт ВГЛ С.А.".

Кампания "Таркетт ВГЛ С.А." в отзыве на кассационную жалобу ссылается на то, что избранный ими вид подлежащей взысканию компенсации определяется путем расчета и не должен быть обоснован судом по аналогии с положениями подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Также компания "Таркетт ВГЛ С.А." считает, что, так как общество "Элит паркет" использовало товарный знак в доменном имени для продажи всего ассортимента своего интернет-магазина, основным видом деятельности которого является продажа продукции под товарными знаками истцов, размер компенсации должен рассчитываться по аналогии с неисключительной лицензией общества "ТАРКЕТТ". При этом установленный размер ставки лицензионных отчислений значительно ниже стандартной ставки, применяемой в отрасли.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

В судебном заседании представитель общества "Элит паркет" поддержал доводы кассационной жалобы, просил оспариваемые судебные акты отменить, передать дело на рассмотрение другого арбитражного суда первой или апелляционной инстанций в пределах Московского судебного округа.

Представитель компании "Таркетт ВГЛ С.А." и общества "ТАРКЕТТ", основываясь на доводах, изложенных в отзыве компании "Таркетт ВГЛ С.А.", против удовлетворения кассационной жалобы возражал, просил решение Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2015 оставить в силе.

Общество "Регистратор Доменов" своего представителя в судебное заседание не направило, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещено надлежащим образом.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, компания "Таркетт ВГЛ С.А." является правообладателем исключительного права на территории Российской Федерации на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 144266 "TARKETT" в отношении товаров 19-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): "паркет, паркетные полы, паркетные фризы, клепка, полы (доски для настилов полов), полы (плитки неметаллические для настилов полов), полы из неметаллических плиток, полы неметаллические"; а также правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 134605 "ТАРКЕТТ" в отношении товаров 27-го класса МКТУ: "настилы для полов, в том числе изоляционные, линолеум, половики, циновки, циновки для вытирания ног, циновки тростниковые, ковры, в том числе гимнастические, для ванных комнат, для вытирания ног, препятствующие скольжению".

Также компании "Таркетт ВГЛ С.А." принадлежит исключительное право на международный товарный знак N 900179 в виде графического изображения сине-голубого шара в отношении товаров 19-го и 27-го классов МКТУ. Данный товарный знак распространен и на территорию Российской Федерации.

В соответствии с лицензионным договором на использование товарного знака от 02.08.2012, заключенным между истцами (зарегистрированным 06.11.2012 под N 0112570), компания "Таркетт ВГЛ С.А." предоставила обществу "ТАРКЕТТ" неисключительную лицензию и право на использование вышеуказанных товарных знаков в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Кроме того, общество "ТАРКЕТТ" является обладателем исключительного права на товарный знак "ТАРКЕТТ" по свидетельству Российской Федерации N 451936 в отношении товаров 20-го класса МКТУ: "мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.; изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, панциря черепах, раковины, янтаря, перламутра, морской пенки, из заменителей этих материалов или из пластмасс".

Общество "ТАРКЕТТ" производит напольные покрытия, в том числе под товарными знаками "TARKETT" и "ТАРКЕТТ", осуществляет оптовые и розничные продажи своей продукции, а также продукции международного холдинга по производству напольных покрытий TARKETT.

Факт нарушения обществом "Элит паркет" исключительного права на товарные знаки, принадлежащие истцам, а также вопрос о тождественности или сходстве до степени смешения обозначения, используемого в доменном имени второго уровня "tarkett-parquet.ru" и словесных элементов спорных товарных знаков был установлен судом в решении от 28.03.2014.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.10.2014 решение суда первой инстанции от 28.03.2014 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2014 отменены в части отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации, в данной части дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При повторном рассмотрении судами первой и апелляционной инстанции изучен вопрос в части определения размера взыскиваемой компенсации.

При этом истцы выбрали такой способ взыскания компенсации, как выплата в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 6.1 лицензионного договора от 02.08.2012 на использование товарного знака, заключенного между компанией "Таркетт ВГЛ С.А." и обществом "ТАРКЕТТ", лицензионное вознаграждение за предоставление простой (неисключительной) лицензии на использование спорных товарных знаков "TARKETT" составляет 1,5% в год от выручки нетто от продаж товаров под товарными знаками за минусом НДС.

Для определения сравнимых обстоятельств при расчете компенсации судами первой и апелляционной инстанций был установлен размер выручки общества "Элит паркет" за период неправомерного использования товарных знаков на основании данных бухгалтерской и налоговой отчетности, представленных в материалы дела ИФНС N 25 по городу Москве.

Размер выручки общества "Элит паркет" составил 24 551 483,00 рублей. Таким образом, учитывая размер лицензионных отчислений в 1,5% от данной суммы, компенсация в виде двукратного размера стоимости права использования товарного знака составила 736 544,49 рублей.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, выслушав мнения представителей участвующих в деле лиц, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, возражения относительно жалобы, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для их отмены в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ установлено, что товарным знаком, то есть обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно положениям пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу положений подпункта 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 43.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 5/29) если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав или товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.

При этом требования пункта 43.3 Постановления N 5/29 о том, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован, применяются в случае выбора правообладателем способа выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с доводом общества "Элит паркет" о неверном определении размера компенсации в связи с отсутствием критерия сравнимых обстоятельств, а именно использовании условий лицензионного договора от 02.08.2012 для определения размера лицензионных отчислений.

Условия определения размера компенсации в выбранной истцами форме требуют установления цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование. Так, обществом "ТАРКЕТТ" и компанией "Таркетт ВГЛ С.А." в материалы дела представлен лицензионный договор от 02.08.2012 предусматривающий предоставление права использования товарные знаки в форме простой (неисключительной) лицензии, заключенный в момент совершения правонарушения. При этом по смыслу положений пункта 43.4 Постановления N 5/29 не требуется определение объема использования прав на товарный знак между сравниваемым простым (неисключительным) лицензионным договором и объемом нарушения исключительного права на товарный знак.

Довод общества "Элит паркет" о том, что судами первой и апелляционной инстанции неверно определен период, в течение которого нарушалось исключительное право на товарные знаки, направлен на переоценку обстоятельств дела. При этом фактические обстоятельства правонарушения установлены вступившим в законную силу решением суда первой инстанции от 28.03.2014 и не рассматриваются при повторном рассмотрении настоящего спора.

Кроме того, несмотря на то, что общество "Элит паркет" указывало на своем сайте, что не является представителем истцов, тем не менее, использование без разрешения товарных знаков в сети "Интернет", является нарушением исключительного права на товарные знаки. А вопрос степени добросовестности или недобросовестности конкуренции не является предметом рассмотрения по настоящему спору.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций о применении норм права соответствуют установленным по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, Судом по интеллектуальным правам не установлено.

С учетом изложенного оснований для отмены или изменения судебных актов по доводам, изложенным в кассационной жалобе, не имеется. Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение кассационных жалоб в силу положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя этой жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2015 по делу N А40-141314/2013 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Элит паркет" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин

Судья

В.А. Химичев