Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2015 г. по делу N СИП-586/2015 Суд удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истцом подтверждена заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих об использовании им спорного товарного знака, и не заявлено об объективных обстоятельствах, препятствующих использованию спорного товарного знака

Решение Суда по интеллектуальным правам от 18 декабря 2015 г. по делу N СИП-586/2015

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 14 декабря 2015 г.

Полный текст решения изготовлен 18 декабря 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Кручининой Н.А., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Субботиной Т.С.,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, Москва, 107076, ОГРН 1037739476312)

к индивидуальному предпринимателю Богуславской Карине Ирековне (д. Матюшино, Лаишевский р-н, Республика Татарстан, ОГРНИП 310774627100232) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака со словесным обозначением "МАГНОЛИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 434952,

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200);

при участии в судебном заседании представителей:

от истца: Шляпникова Н.А. (по доверенности от 01.01.2015 N 76),

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (далее - общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Богуславской Карине Ирековне (далее - предприниматель Богуславская К.И.) о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака "МАГНОЛИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 434952 в отношении следующих товаров 3-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для чистки зубных протезов.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В судебном заседании представитель истца выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении и письменных возражениях на отзыв, просил удовлетворить исковые требования в полном объеме, полагая, что ответчик не подтвердил использование спорного товарного знака в отношении товаров 3-го класса МКТУ, указанных в исковом заявлении, в трехлетний период, предшествующий дате подачи искового заявления.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку представителей не обеспечил, направил отзыв, в котором возражал против удовлетворения настоящего заявления, а также ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика и третьего лица.

Как следует из материалов дела, предприниматель Богуславская К.И. является правообладателем словесного товарного знака "МАГНОЛИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 434952 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, в частности таких, как: аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для чистки зубных протезов (с датой приоритета от 21.10.2009, сроком действия до 21.10.2019).

Общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", ссылаясь на свою заинтересованность и полагая, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 434952 не используется правообладателем в отношении товаров 3-го класса МКТУ, указанных в исковом заявлении, на протяжении последних трех лет, обратилось в суд с настоящим заявлением.

Заявление мотивировано тем, общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" с 2000 года производит и вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации профессиональные средства по уходу за полостью рта, терапевтические и специальные зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, зубные нити и щетки, детские зубные пасты и пенки.

С целью производства новой линейки продукции для полости рта обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" совершены подготовительные действия по использованию собственного словесного обозначения "Magnolia", в частности подана в Роспатент заявка для его регистрации в качестве товарного знака, однако Роспатентом оно было признано сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком ответчика в отношении однородных товаров 3-го класса МКТУ.

Истец отмечает, что им предприняты действия к выяснению обстоятельств использования ответчиком спорного товарного знака в отношении указанных в исковом заявлении товаров, однако информации о такой деятельности ответчика им выявлено не было.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, доводы сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

В силу пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях от 01.03.2011 N 14503/10 и от 17.09.2013 N 5793/13, системное толкование норм статей 1484 и 1486 ГК РФ позволяет сделать вывод об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать реальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.

Применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки. При этом согласно пункту 3.1.2 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, при определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06 и от 17.09.2013 N 5793/13.

В обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака, а также в подтверждение осуществления подготовительных действий к использованию заявленного на регистрацию обозначения обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" в материалы дела представлены: протоколы испытаний зубной пасты серии Special "SPLAT (СПЛАТ) Magnolia/Магнолия" от 30.06.2014 N 1094, от 02.07.2014 N 988/1/T, от 30.07.2014 N 988/1/КЛ; отчет по определению/подтверждению профилактических свойств средств индивидуальной гигиены полости рта зубной пасты серии Special "SPLAT (СПЛАТ) Magnolia/Магнолия" (за ноябрь-декабрь 2012 года); декларация ТС N RU Д-RU.ПК12.В.01865 от 30.07.2014 о соответствии зубной пасты серии Special "SPLAT (СПЛАТ) Magnolia/Магнолия"; экспертное заключение общества с ограниченной ответственностью "Центр исследования качества душистых веществ и косметики "КОСМЭКС" с протоколами испытаний зубной пасты серии Special "SPLAT (СПЛАТ) Magnolia/Магнолия" от 10.10.2012 N 1984, 1985, 1986, 1987, 1988; распечатки от 25.09.2015 с официального интернет-сайта истца http://www.splat.ru/с информацией о зубной пасте "MAGNOLIA".

В судебном заседании 23.11.2015 истцом на обозрение суда представлены тюбик зубной пасты и упаковка к нему, приобщенная к материалам дела, что отражено в протоколе и аудиозаписи судебного заседания. Судебная коллегия отмечает, что согласно информации на представленной упаковке отбеливающая зубная паста для чувствительных зубов "MAGNOLIA" изготовлена обществом с ограниченной ответственностью "Органик Фармасьютикалз" по оригинальным рецептурам и под контролем общества "СПЛАТ-КОСМЕТИКА".

Кроме того, обществом "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" подана в Роспатент 06.06.2014 заявка N 2014719083 для регистрации словесного товарного знака "Magnolia" в отношении товара 3-го класса МКТУ "зубные пасты".

Уведомлением от 09.07.2015 Роспатент сообщил о наличии препятствия в регистрации названного обозначения вследствие его сходства до степени смешения со словесным товарным знаком ответчика "МАГНОЛИЯ", зарегистрированного в отношении товаров 3-го класса МКТУ, признанных Роспатентом однородными заявленным товарам 3-го класса МКТУ.

Исходя из совокупности всех представленных доказательств и обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком предпринимателя Богуславской К.И. в отношении указанных в исковом заявлении товаров.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 3-го класса МКТУ, в отношении которых истцом испрашивается правовая охрана и в отношении которых предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку ответчика, тождественны либо однородны и имеют одно назначение, один круг потребителей, одни условия реализации, взаимозаменяемы, обладают сходными потребительскими свойствами.

Исследовав доводы истца и оценив в совокупности и взаимосвязи представленные им доказательства и иные материалы дела, суд приходит в выводу, о том что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 434952 в отношении следующих товаров 3-го класса МКТУ: аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для чистки зубных протезов.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 названного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что решая вопрос о прекращении правовой охраны товарного знака досрочно вследствие его неиспользования, суды должны исходить из трехлетнего срока такого неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) вне зависимости от даты подачи заявки на товарный знак.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (27.10.2015), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование спорного товарного знака, включает промежуток с 27.10.2012 по 26.10.2015 включительно.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком в материалы дела представлены: лицензионный договор от 20.06.2011; приложение от 20.06.2011 N 1 к договору от 20.06.2011; дополнительные соглашения от 17.10.2011, 27.04.2012, 06.06.2013, 21.04.2014, 02.09.2014, 22.04.2015 к договору от 20.06.2011; свидетельство Таможенного союза о государственной регистрации от 20.07.2015 N RU.16.11.13.015.Е.000069.07.15; товарно-транспортные накладные от 05.12.2011, 02.12.2012, 07.12.2012, 09.12.2012.

Предприниматель Богуславская К.И. пояснила, что между ней и открытым акционерным обществом "Нэфис Косметикс" - Казанский химический комбинат имени М. Вахитова (мыловаренный и свечной завод N 1 бывших Крестовниковых) (далее - общество "Нэфис Косметикс") заключен лицензионный договор от 20.06.2011, зарегистрированный в Роспатенте 18.08.2011 за N РД0085750. По условиям указанного договора предприниматель Богуславская К.И. предоставляет обществу "Нэфис Косметикс" право использования, в том числе, спорного товарного знака (пункт 1.1 договора, приложение от 20.06.2011 N 1 к договору). Предприниматель Богуславская К.И. отмечает, что общество "Нэфис Косметикс" производит и вводит в гражданский оборот товары, относящиеся к 3-ему классу МКТУ, а именно: шампуни, гели для душа, мыло, стиральные порошки, кондиционеры для белья.

В обоснование использования оспариваемого товарного знака ответчик также указывает, что представленные им доказательства об использовании лицензиатом спорного товарного знака в отношении товаров "шампуни, гели для душа, кондиционеры, жидкое мыло, мыло туалетное" свидетельствуют об использовании товарного знака в отношении всех товаров 3-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован, в том числе для товаров "аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для чистки зубных протезов", поскольку, по мнению ответчика, указанные товары являются однородными.

Вместе с тем, судебная коллегия не может согласиться с данным доводом предпринимателя Богуславской К.И. в связи со следующим.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 41 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается, то есть для сохранения правовой охраны товарный знак должен использоваться для тех товаров и услуг, для которых он непосредственно зарегистрирован, а не для однородных с ними.

На основании изложенного довод ответчика о том, что им используется спорный товарный знак в отношении товаров 3-го класса, однородных товарам 3-го класса, в отношении которых испрашивается прекращение правовой охраны, правового значения не имеет, поскольку критерий однородности товаров/услуг при доказывании использования товарных знаков не применим, в отличие от установления обстоятельств заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Между тем предприниматель Богуславская К.И. как правообладатель товарного знака обязана его использовать, что является условием сохранения права на него в отношении каждого товара 3-го класса МКТУ, для индивидуализации которых он зарегистрирован.

Кроме того, ссылка ответчика на лицензионный договор от 20.06.2011 о предоставлении права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 434952, заключенный с обществом "Нэфис Косметикс", признается судом не имеющей правового значения для разрешения настоящего спора.

Сам по себе установленный судом факт наличия лицензионного договора в отношении товарного знака не подтверждает использования товарного знака, поскольку в материалы дела не представлено ни одного доказательства, подтверждающего осуществление действий, связанных с введением правообладателем или третьим лицом (лицензиатом) в гражданский оборот товаров 3-го класса МКТУ, указанных в иске.

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что из представленных ответчиком документов не следует, что он осуществляет использование спорного товарного знака в отношении указанных в исковом заявлении товаров 3-го класса МКТУ, а именно: аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для чистки зубных протезов.

При этом иных доказательств использования спорного обозначения в отношении данных товаров 3-го класса МКТУ ответчиком не представлено.

Исходя из распределения бремени доказывания, предусмотренного пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ и статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ответчику надлежало представить доказательства использования в спорный период спорного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 434952 в отношении товаров 3-го класса МКТУ, указанных в исковом заявлении.

С учетом того, что предпринимателем Богуславской К.И. не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в указанной части товаров, в то время как общество "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" подтвердило свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 3-го класса МКТУ "аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для чистки зубных протезов", суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признаются такие действия, которые связаны с непосредственным введением в гражданский оборот товара, маркированного спорным товарным знаком или товарным знаком с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность, либо оказание услуг в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

В соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается на основании принятого в соответствии со статьей 1486 ГК РФ решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

досрочно прекратить правовую охрану товарного знака со словесным обозначением "МАГНОЛИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 434952 в отношении товаров 3-го класса МКТУ: аэрозоль для освежения полости рта; гель для отбеливания зубов; пасты, порошки зубные; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для чистки зубных протезов, вследствие его неиспользования.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Богуславской Карины Ирековны (ОГРНИП 310774627100232) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПЛАТ-КОСМЕТИКА" (ОГРН 1037739476312) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

Н.Н. Тарасов