Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 февраля 2016 г. N С01-1153/2015 по делу N А19-3691/2014 Суд отменил принятые по делу судебные акты, которыми требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки удовлетворено частично, и направил дело на новое рассмотрение, поскольку, рассматривая спор о защите прав на товарные знаки, суды должны были установить факт наличия у истца права на иск, а также оценить на предмет сходства до степени смешения обозначений, размещенных на приобретенной у ответчика футболке, и товарных знаков истца, чего фактически сделано не было

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 февраля 2016 г. N С01-1153/2015 по делу N А19-3691/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 16 февраля 2016 г.

Полный текст постановления изготовлен 24 февраля 2016 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Погадаева Н.Н.,

судей - Кручининой Н.А., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу компании Смешарики ГмбХ/Smeshariki GmbH (Hochbrueckenstrasse 10, 80331, Muenchen, Germany, регистрационный номер 172758) на решение Арбитражного суда Иркутской области от 04.08.2014 (судья Кулик Е.Н.) по делу N А19-3691/2014 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2015 (судьи Скажутина Е.Н., Капустина Л.В., Юдин С.И.) по тому же делу

по исковому заявлению компании Смешарики ГмбХ/Smeshariki GmbH к индивидуальному предпринимателю Александровой-Дитрих Елене Александровне (г. Ангарск, Иркутская обл., ОГРНИП 306380133500060) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

В судебном заседании отсутствовали представители лиц, участвующих в деле, извещенные надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Смешарики ГмбХ/Smeshariki GmbH (далее - компания "Смешарики") обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Александровой-Дитрих Елене Александровне (далее - предприниматель) о взыскании компенсации за девять случаев нарушения исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 282431 (логотип "Смешарики"), N 321870 ("Лосяш"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 321815 ("Копатыч"), N 335001 ("Пин"), N 384580 ("Бараш"), N 321933 ("Крош"), N 332559 ("Нюша") и N 384581 ("Ежик") в размере 225 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 04.08.2014 исковые требования удовлетворены частично; с предпринимателя в пользу компании "Смешарики" взыскана компенсация в размере 10 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 282431 (логотип "Смешарики") и 333 рублей 33 копеек расходов по уплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2015 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, компания "Смешарики" обратилась в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, неприменение закона, подлежащего применению (положений статей 1229 и 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации), несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит обжалуемые судебные акты отменить и направить дело на новое рассмотрение.

В обоснование доводов кассационной жалобы заявитель указывает на неправомерный вывод судов первой и апелляционной инстанций о том, что на спорном товаре, представленном в материалы дела в качестве доказательства нарушения исключительных прав заявителя на товарные знаки, имеется репродукция изображения мультипликационных персонажей сериала "Смешарики", которые не могут быть признаны, по мнению судов, обозначением, используемым для индивидуализации товара.

Компания "Смешарики" отмечает, что судам следовало сравнить изобразительные части спорных товарных знаков с изображением, размещенным на товаре предпринимателя, применив положения Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации). Компания "Смешарики" также ссылается на то, что судами не учтено, что перечень способов использования товарных знаков для индивидуализации товаров, работ или услуг, установленный пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), не является исчерпывающим, в связи с чем представленные в материалы дела доказательства являются, по мнению истца, достаточными для установления факта нарушения предпринимателем ее исключительных прав на все указанные в иске товарные знаки путем размещения их изображения на реализованном предпринимателем товаре.

Предприниматель направила отзыв, в котором не согласилась с доводами кассационной жалобы, просила в ее удовлетворении отказать, оставив решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения ввиду их законности и обоснованности.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2016 судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы отложено с целью предоставления оригинала документа об оплате государственной пошлины при подаче кассационной жалобы. Оригинал платежного поручения от 15.12.2015 N 462 поступил 25.01.2015 в Суд по интеллектуальным правам.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

В силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о наличии правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции и постановления апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи со следующим.

Как следует из материалов дела и установлено судами, компания "Смешарики" является правообладателем товарных знаков:

по свидетельству Российской Федерации N 282431 ("Смешарики") в отношении товаров 3, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и услуг 38, 41-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 17.03.2004, дата регистрации от 16.02.2005);

по свидетельству Российской Федерации N 321870 ("Лосяш") в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 38, 41, 42-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 18.07.2006, дата регистрации от 01.03.2007);

по свидетельству Российской Федерации N 321868 ("Кар-Карыч") в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 38, 41, 42-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 18.07.2006, дата регистрации от 01.03.2007);

по свидетельству Российской Федерации N 321815 ("Копатыч") в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 38, 41, 42-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 18.07.2006, дата регистрации от 01.03.2007);

по свидетельству Российской Федерации N 335001 ("Пин") в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 42-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 18.07.2006, дата регистрации от 02.10.2007);

по свидетельству Российской Федерации N 384580 ("Бараш") в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 38, 41, 42-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 18.07.2006, дата регистрации от 24.07.2009);

по свидетельству Российской Федерации N 321933 ("Крош") в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 38, 41, 42-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 18.07.2006, дата регистрации от 02.03.2007);

по свидетельству Российской Федерации N 332559 ("Нюша") в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 38, 41, 42-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 18.07.2006, дата регистрации от 27.08.2007);

по свидетельству Российской Федерации N 384581 ("Ежик") в отношении товаров 16, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 32-го классов МКТУ и услуг 42-го и 43-го классов МКТУ (дата приоритета от 18.07.2006, дата регистрации от 24.07.2009).

В торговой точке предпринимателя, расположенной по адресу: ул. Олега Кошевого, д. 19, г. Ангарск, Иркутская область, 18.06.2013 был реализован товар - футболка, на которой, по мнению истца, содержатся обозначения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками компании "Смешарики".

Поскольку компания "Смешарики" как правообладатель товарных знаков не давала разрешения предпринимателю использовать эти средства индивидуализации, она обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с вышеуказанными исковыми требованиями.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции, установив факт нарушения предпринимателем прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 282431 логотип "Смешарики"), пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска в части взыскания компенсации за один случай неправомерного использования указанного товарного знака.

Отказывая в удовлетворении остальной части иска, суд первой инстанции пришел к выводу, что нарушение прав на иные товарные знаки отсутствует, так как на реализованном товаре имеется репродукция кадра из мультипликационного фильма (принт), которая служит для придания футболке привлекательного внешнего вида, а не для индивидуализации товара.

Учитывая однократный случай нарушения ответчиком исключительных прав истца, отсутствие прямого умысла на совершение правонарушения со стороны ответчика, стоимость реализуемого товара (100 рублей), отсутствие в материалах дела доказательств совершения такого правонарушения ранее, суд первой инстанции счел разумным и справедливым взыскать с ответчика компенсацию в размере 10 000 рублей за один доказанный истцом случай нарушения исключительного права на товарный знак.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции как в отношении наличия факта нарушения исключительных прав компании "Смешарики" в отношении одного товарного знака, так и установленного судом размера компенсации.

Между тем судами не учтено следующее.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Статьей 1482 ГК РФ установлено, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

При этом основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любыми не противоречащими закону способами (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи.

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 названной статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно статье 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

При нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Вместе с тем, отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований о защите прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 321870 ("Лосяш"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 321815 ("Копатыч"), N 335001 ("Пин"), N 384580 ("Бараш"), N 321933 ("Крош"), N 332559 ("Нюша") и N 384581 ("Ежик"), суды не учли, что нарушением исключительных прав является не только использование обозначений, тождественных товарным знакам, но и обозначений, сходных с ними до степени смешения.

При этом при анализе и оценке сходства до степени смешения товарных знаков с учетом даты возникновения спорных правоотношений принимаются во внимание положения, изложенные в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, и Методических рекомендациях, а также правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 2979/06 от 18.07.2006, N 16577/11 от 17.04.2012, N 2050/13 от 18.06.2013, которые сохраняют свою силу до принятия соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона от 04.06.2014 N 8-ФКЗ "О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" и статью 2 Федерального конституционного закона "О Верховном Суде Российской Федерации".

Выводы судов о том, что на футболке, приобретенной у ответчика, содержится репродукция (принт) из мультипликационного фильма, не основаны на доказательствах, представленных сторонами в материалы дела. Кроме того, судами не принято во внимание, что изображения героев аудиовизуального произведения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков как самостоятельно, так и в композиции с иными обозначениями (словесными, изобразительными и т.д.). С момента такой государственной регистрации эти обозначения становятся средствами индивидуализации для тех товаров, для которых им предоставлена правовая охрана, и пользуются этой правовой охраной как средства индивидуализации в соответствии с нормами части 4 ГК РФ. Размещение какого-либо обозначения на товаре так или иначе индивидуализирует товар.

Рассматривая спор о защите прав на товарные знаки, суды должны были установить факт наличия у истца права на иск, а также оценить на предмет сходства до степени смешения обозначений, размещенных на приобретенной у ответчика футболке, и товарных знаков истца по свидетельствам Российской Федерации N 321870 ("Лосяш"), N 321868 ("Кар-Карыч"), N 321815 ("Копатыч"), N 335001 ("Пин"), N 384580 ("Бараш"), N 321933 ("Крош"), N 332559 ("Нюша") и N 384581 ("Ежик"), чего фактически сделано не было.

Согласно частям 1 и 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального и процессуального права.

Учитывая несоответствие выводов судов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права, обжалуемые судебные акты подлежат отмене. Принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, в том числе установить факт наличия у истца права на иск, наличие либо отсутствие нарушения исключительных прав истца на соответствующие товарные знаки, в частности определить, имеется ли сходство до степени смешения между товарными знаками истца и обозначениями, использованными на спорном товаре, и при наличии соответствующих правовых оснований определить размер подлежащей взысканию компенсации.

Вопрос о распределении расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы судом кассационной инстанции не рассматривается. В силу абзаца второго части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Иркутской области от 04.08.2014 по делу N А19-3691/2014 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2015 по тому же делу отменить, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Н.А. Кручинина

Судья

С.М. Уколов